以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的司法规制

（上海市高级人民法院 王静 曹闻佳）

　　【案号】

　　（2014）沪一中民五（知）初字第113号
　　（2015）沪高民三（知）终字第96号

　　【裁判要旨】

　　对于商标权利人利用非自身使用目的注册的商标，意图通过恶意诉讼获取多重赔偿，造成相对人利益和社会公共利益巨大损失的，法院应基于公平合理、诚实信用的民法原则，对商标法的赔偿条款进行突破性适用，除了不支持经济赔偿的诉讼请求外，还可责令商标权利人自行承担因恶意诉讼所产生的相关费用。

　　【案情介绍】

　　主要从事经营展览活动策划的指南针公司等系“”注册商标权利人，该商标核定使用在包括服装在内的第25类商品上。此外，指南针公司等还持有2600余件注册商标，且曾将持有的多个注册商标转让给他人。涉诉前，其曾欲将该商标高价转让给优衣库公司。

　　优衣库公司从事服装经营活动，光启城店系其无独立法人资格的分公司。该店正门上方等处均使用“”商标，在售服装的标牌和纸质吊牌上标有“”标识，该发票记载收款单位为优衣库公司。优衣库公司和案外人讯销公司的母公司曾向国家工商行政管理总局商标局申请“”商标领土延伸，被驳回复审。

　　指南针公司等以优衣库公司及其下属分公司侵犯涉案注册商标专用权为由，分别向全国多家法院提起诉讼，要求停止侵权并赔偿损失。一审法院判决优衣库公司停止侵犯指南针公司等享有的“”注册商标专用权；并驳回其余诉讼请求。双方均不服一审判决，提起上诉。上海市高级人民法院经审理后驳回上诉请求，维持原判。

　　【法官评析】

　　根据我国商标法规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

　　一、商标权恶意诉讼是知识产权滥用的一种形态

　　知识产权作为一种民事权利，存在民法上权利滥用的可能。知识产权滥用的主要形态包括恶意主张权利的滥用，实践中又常以恶意诉讼为表现形式。恶意诉讼是指故意以他人受到损害为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为，可分为无诉权和有诉权的恶意诉讼。而作为知识产权单行法之一的商标法，亦存在滥用商标权的行为，常体现在恶意抢注商标、不恰当使用商标防御策略、利用商标恶意诉讼等方面。

　　二、以非使用为目的注册商标并恶意诉讼行为的判定

　　对于滥用商标权进行恶意诉讼的行为，可以依据是否符合造成损害的客观情况以及行使权利是否以损害他人为主观目的两方面特征进行判断。

　　1.主观要件：不以商标实际使用为目的且有滥用诉权的恶意。

　　如果商标权恶意诉讼行为构成商标权滥用，那么该商标权滥用的行为主观上是以损害他人利益为目的的，可以通过客观行为综合推定主观意图的方法来分析。

　　构成商标权滥用的商标权恶意诉讼行为的主观要件包括两点，一是注册后即不以商标的实际使用为目的，即以理性商业经营者角度判断是否有商标实际使用或准备将商标投入使用等属于正常使用商标的商业行为。在该案中，权利人注册后就反常地未实际使用商标并试图将该商标高价转让，并在注册后不久就开展大规模侵权诉讼。二是存在滥用诉权的主观恶意，可从一般商标维权人的角度考虑，在行使诉权主张涉案商标权利时有无不合理或有害行为，即是否存在针对同一事实的重复起诉的大批量诉讼、提出的索赔金额远大于权利人的损失等情况。在该案中，在原本可通过只起诉优衣库公司从而制止其侵权行为的情况下，权利人却选择以总公司加上其名下一家不具有独立法人资格的门店在全国各地开展系列诉讼，明确具有通过制造系列诉讼获取多重赔偿的意图，而且这种不当行使诉权的方式明显加重了涉案对方的诉累。

　　2.客观要件：造成他人合法利益或社会公共利益的损害或可能的损害后果。

　　对于以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的行为，可以从客观上比较该行为所获得的利益与对他人以及整个社会可能带来的损失的方式来具体衡量。

　　（1）非实际使用商标所产生的损害。

　　我国商标法的立法目的之一就是促进商标的实际使用。如果商标权人长期不实际使用商标又不允许他人使用该商标，那么该商标的核心功能就无法发挥，不仅不会带来有利于经济发展的现实消费，也无助于维护通过商标识别效能和区别效能的保护来保障商标权人利益所建立起来的正常经济竞争秩序。

　　（2）滥用商标诉权所产生的影响。

　　商标权利人的多重恶意诉讼行为，不同于正当维权，极大地增加了诉讼相对方的诉累。如果放任这种恶意诉讼行为的发生，将极大挤占原本有限的司法资源，降低司法诉讼效率，损害司法公信力。

　　三、以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼行为的司法规制

　　一般而言，被判定构成商标侵权的被告应当对原告给予包括合理开支在内的赔偿；即使在原告未实际使用其商标、在无实际经济损失的案件中，被告也应当对原告因诉讼所支出的相关费用予以赔偿。然而在该案中，上海市高级人民法院认为，对于商标恶意诉讼不应机械适用法条，而应对商标权利人启动诉讼主观状态及其客观损失的认定，以公平合理、诚实信用原则为价值取向，通过平衡各方利益的方式裁判，具体应当考量以下两个方面。

　　1.未实际使用商标且不存在业已发生的经济损失。

　　如果商标权利人未实际使用注册商标，首先，该注册商标因未发生区别商品来源的功能而没有产生相应的市场价值；其次，由于权利人在相关市场上并无带有其商标的产品流通，因此侵权行为在同一市场上也不会产生侵占其市场份额的后果。因此，权利人缺乏因被控侵权行为所产生实际经济损失的事实基础。

　　2.因商标恶意诉讼所支出的“维权”费用不应予以支持。

　　以该案为例，权利人明显具有通过利用注册商标批量诉讼以获取多重赔偿的主观恶意的情况下，对于这种恶意诉讼所产生的批量的相关费用，上海市高级人民法院认为：首先，从注册商标目的角度，虽然同一主体注册多个商标的行为不违反我国法律规定，但如果注册商标的目的并非为了使用，而是为了通过高价转让商标等方式“不劳而获”，则其注册商标的目的显然有悖商标法鼓励商标使用的原则，具有非正当性；其次，从合理费用赔偿的立法原意角度，商标法责令侵权人对权利人因制止侵权行为所支出的合理费用，旨在鼓励权利人积极维权以遏制侵权行为的发生，但在已有其他法院生效判决针对优衣库公司的侵权行为，责令其承担了商标权利人相关维权合理费用的情况下，两原告再在全国启动批量诉讼所产生的律师费、公证费、购买产品费用等诉讼成本均系本可避免的重复支出，并不属于商标法所鼓励之权利人维权合理费用范畴；第三，我国诉讼收费法规在确立败诉人负担原则的同时也有例外规定，也就是当事人应负担由其不当诉讼行为所导致的额外诉讼费用，从该条款的立法精神可以类推出既然增加的诉讼费用要求不当诉讼行为人负担，那么不当诉讼行为所产生的诉讼成本也应由其自行承担；最后，如果机械适用法条，在侵权认定的基础上责令被告承担本案相关诉讼支出费用，客观上无法对这种批量诉讼起到遏制作用，还可能鼓励权利人使用该种诉讼策略进行维权。从引导社会公众诚信诉讼、节约司法资源的角度出发，法院的司法裁判显然不应起到这样的导向作用。

　　因此，基于诚实信用等民法原则，最终法院对商标法的赔偿条款进行了突破性适用，责令商标权利人自行承担因恶意诉讼所产生的相关费用。上海市高级人民法院审理的这起以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼的案件，是国内法院首次认定原告的批量诉讼具有恶意并进而判决免除被告对合理费用赔偿义务的生效案件。该判决既体现了商标法鼓励商标使用、激励经济发展的立法目的，又实现了司法裁判所追求的社会效果和司法效果的统一，起到了以裁判正确引导诉讼的积极意义。