未注册商标被许可使用人不享有先用权

作者：姚建军 陕西省西安市中级人民法院

一、案情回放

1、2011年12月21日，美国爱贝国际教育有限公司(以下简称爱贝公司) 申请注册“ABIE·C”商标。

2、2013年2月28日，取得注册，核定服务项目为教学等。
后爱贝公司许可上海布来斯教育投资有限公司（以下简称布来斯公司）在中国范围内使用并有权许可他人使用“ABIE·C”注册商标,如发生商标侵权行为，布来斯公司有权单独诉讼。

3、2012年8月11日，布来斯公司许可西安逾青商务信息咨询有限公司（以下简称逾青公司）开设爱贝国际少儿英语培训中心,使用“ABIE”标识至2015年10月9日。

4、2013年12月31日爱贝公司申请注册“ABIE”商标，2016年4月7日取得注册。

5、2015年9月21日布来斯公司致函逾青公司，称合同到期不再授权。

6、2016年3月，逾青公司仍在使用“ABIE”标识。
布来斯公司诉至法院,请求判令逾青公司停止侵权行为；赔礼道歉，消除影响；赔偿损失6万元。
逾青公司辩称，布来斯公司与逾青公司签订合同时虚构商标，欺诈加盟商，合同应撤销;逾青公司使用的ABIE与ABIE.C是两个独立的商标，不构成侵权。请求驳回布来斯公司的诉讼请求。

陕西省西安市中级人民法院经审理后判决：逾青公司停止侵权行为；赔偿布来斯公司损失（含合理费用）1.5万元。

二、【不同观点】

第一种观点认为，由于布来斯公司取得授权的商标许可使用合同签署地不明且未经公证认证，因此布来斯公司诉讼主体不适格；只有经商标局合法注册的商标才可以签订商标许可使用合同，当事人签订合同时“ABIE”标识并未注册，因而布来斯公司存在欺诈行为，应确认商标许可使用合同无效。

爱贝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商标注册申请，2016年4月7日被核准注册，逾青公司在爱贝公司“ABIE”注册商标申请日之前，于2012年8月11日已经开始使用“ABIE”标识，享有在先使用权。

逾青公司使用的“ABIE”商标是依法取得，既然“ABIE·C”“ABIE”可以通过国家商标局分别获得商标注册，因此二者各自独立，不构成近似；因逾青公司是通过商标许可使用合同使用的“ABIE”标识，不存在商标侵权行为，故不应向布来斯公司赔偿损失。

第二种观点认为， 布来斯公司与爱贝公司通过在中国上海签订商标许可使用合同取得使用“ABIE·C”注册商标权，因该合同系在中国内地形成，无需经过公证认证，因而布来斯公司作为本案原告主体适格。

布来斯公司作为“ABIE·C”商业标识的使用者，在法律并未禁止未注册商标签订许可使用合同的情形下，有权与逾青公司签订商标许可使用合同。

逾青公司是通过布来斯公司的授权使用“ABIE”商业标识，不存在商标在先使用权的问题。逾青公司在商标许可使用合同期限届满后在其经营场所内继续使用“ABIE”标识，与布来斯公司主张的权利基础“ABIE·C”注册商标构成近似，足以引起消费者的混淆、误认，侵害了“ABIE·C”注册商标权，对此应承担相应的责任。

三、法官回应

商标许可使用合同期限届满后继续使用构成侵权

1.涉外商标许可使用合同中原告主体资格的确认

涉外知识产权案件中,当事人经常会提供在中国境外形成的证据。对在域外形成的证据未经公证认证能否作为认定事实的依据，存有争议。

司法实践中，除非涉及主体资格和身份关系的证据，域外证据无论是否办理公证认证手续，法院均应组织当事人质证，并结合质证意见审核认定证据的真实性与证明力，不能以未办理公证认证手续而直接否定证据的效力。这里的主体资格是涉及当事人的主体资格，而非合同等相关证据。

具体到本案中，布来斯公司的主体资格是否适格，关键在于对爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同的认定问题。

笔者认为爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同中虽然未明确签订地，但因爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同补充协议明确约定，双方确认于2013年12月12日在中国上海签订了商标使用许可合同；

同时上述商标使用许可合同即使是在中国境外形成的证据，业经当事人质证，结合逾青公司对商标使用许可合同的真实性不持异议的质证意见，对商标使用许可合同无须再行公证认证。

为此，依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼”的规定，布来斯公司有权提起本案诉讼，因此其作为本案原告诉讼主体适格。

2.尚未注册的商标可以许可他人使用

商标标识是指与商品配套一同进入流通领域的带有商标的有形载体，既包括注册商标标识,也包括未注册商标标识。

商标法第四十三条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。这里的法律用语为“商标注册人”“注册商标”等字样，仅仅从字面解释，该条规定中的“商标使用许可合同”的“商标”似乎仅指注册商标。

但值得注意的是法律对未注册的商标并未规定不得许可他人使用，大量的未注册商标在商业活动中被广泛使用,有不少未注册商标使用许可的情形。

最高人民法院审理的再审申请人天津开发区泰盛贸易有限公司与被申请人北京业宏达经贸有限公司等商标许可使用合同纠纷案中，最高人民法院认为，未注册商标能否许可他人使用，法律法规对此没有禁止性规定，且在业宏达公司与泰盛公司签订的合同中，亦未限定许可泰盛公司使用的三个商标必须均为注册商标。由此说明未注册的商标同样可以许可他人使用，在当事人意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的前提下，以未注册的商标作为使用客体的商标使用许可合同应确认有效。因此，可以认为尚未注册的商标可以许可他人使用。

3.未注册商标被许可使用人不享有先用权

商标法第五十九条规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

由此可知，侵害商标权纠纷中适用商标在先使用抗辩应符合的条件是：在注册商标申请日之前他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似商标的行为；该在先使用的商标应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为；使用主体应限于在先使用人本人。

具体到本案中，虽然逾青公司在爱贝公司注册商标“ABIE”申请日之前，已经使用了“ABIE”标识，但其使用系基于布来斯公司的许可，双方在授权协议中的合同地位及“ABIE”权利来源的因果关系是客观存在，并不会因“ABIE”商标注册申请、核准注册时间在授权与被授权关系形成之后而发生逆转。

逾青公司也未能证明其对“ABIE”商标形成了独立的品牌价值或使之与逾青公司之间建立了稳定的联系。同时，逾青公司在其经营场所、物品上使用有“ABIE”标识，也表明其服务来源指向“爱贝国际少儿英语”这一培训项目。因此，相对于授权人布来斯公司，逾青公司不存在对于未注册商标“ABIE”产生在先使用权的时间和空间条件。

4.商标许可使用合同到期后被许可人继续使用构成侵权

商标法第九条规定:申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。由此说明，申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。对于申请人而言，在多个类别申请与其注册商标相同或者近似的商标，法律并不禁止，否则就不会出现商标法第四十二条“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让”之规定。

对于注册商标申请人之外的他人而言，不得与申请人已经注册的商标相冲突。具体到本案中，逾青公司所从事的教育培训行业包含在涉案“ABIE·C”商标核准使用的服务类别范围内，“ABIE”标识与涉案诉争的“ABIE·C”商标相比较，系使用了“ABIE·C”商标的主要组成部分，且与“ABIE·C”商标的主要组成部分“ABIE”的字母元素及其排列顺序完全相同，整体观察与“ABIE·C”商标构成近似。

逾青公司在商标使用许可合同到期后本应停止使用，但其在经营场所内继续使用“ABIE”标识，已无合法化的基础，且“ABIE”与“ABIE·C”注册商标构成近似，足以造成相关公众对逾青公司提供的服务来源产生混淆、误认，因而逾青公司继续使用被授权的商标标识的行为构成侵权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。