可能直接表示商品特点的标志不宜认定为具有的“欺骗性”的标志

（作者：苏志甫 北京市高级人民法院知识产权庭）

【本案要旨】

对于使用在指定商品上可能直接表示商品特点的申请商标，如标志本身不足以导致相关公众对商品特点产生错误认识的，不宜适用商标法第十条第一款第（七）项认定其构成“欺骗性标志”，而应适用商标法第十一条第一款第(二)项进行审查。

【案情】

申请商标为国际注册第1128541号“dr.organic及图”商标（详见下图），于2009年10月1日在欧盟进行了基础注册，于2011年12月1日申请中国领土延伸保护，指定使用的商品为国际分类第5类膳食物质、保健药剂、食物补充剂、维生素、矿物质等商品。

(申请商标图样)

2013年11月8日，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）发出编号为201303276的《驳回通知》，驳回申请商标在中国的领土延伸保护申请。

有机博士公司不服，向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）申请复审。其复审理由为：一、申请商标由有机博士公司独创，有机博士公司拥有对申请商标的在先权利。二、申请商标与引证商标区别明显，未构成近似商标。三、申请商标指定使用的第5类商品确实由有机材料制成，不存在商标局驳回理由中所述的导致消费者对质量产生误认的情形。

2015年1月19日，商标评审委员会作出商评字〔2015〕第9310号《关于国际注册第1128541号“dr.organic及图”商标驳回复审决定》（简称被诉决定）。商标评审委员会认为：申请商标与引证商标在视觉效果、文字构成等方面具有一定区别，相关消费者施以一般注意力不易将申请商标与引证商标相混淆，两商标未构成同一种或类似商品上的近似商标。申请商标中“organic”通常含义为“有机的、有机物”，使用在申请商标指定使用的膳食物质和制剂、保健药剂、食物补充剂等商品上易使消费者对其成份产生误认，误认其商品为有机的或含有有机成分，且有机博士公司并未提交相关证据证明其商品为有机材料制成，故申请商标使用在指定商品上易导致相关消费者对商品的成份等特点产生误认，构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形。商标评审遵循个案审查原则，有机博士公司所称与本案类似情况商标核准注册的事实无法成为申请商标获准初步审定的当然依据。依照商标法第十条第一款第（七）项、第三十条和第三十四条的规定，商标评审委员会决定：申请商标指定使用在第5类复审商品上在中国的领土延伸保护申请予以驳回。

有机博士公司不服被诉决定，向中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）提起行政诉讼。

在一审诉讼过程中，有机博士公司提交了以下四份证据：

1.有机产品注册证书及其翻译，用于证明其产品符合有机标准；

2.有机博士公司销售的部分有机产品配方列表、供应商的有机产品注册证书、发票、提货单及翻译，用于证明其还向具有生产销售有机产品认证的供应商购买相关有机产品并作为其所生产有机产品的成份；

3.申请商标在其他国家或地区获准注册的商标注册证复印件及其翻译件，用于证明申请商标在多个国家或地区获准注册；

4.有机博士公司的申请商标等品牌产品在国内多家网站上的相关宣传网页及在百度网上以“Dr.Organic”为关键词的搜索结果网页，用于证明申请商标的产品早已进入中国市场，在中国消费者中具有一定认知度和知名度，且未造成消费者的误认。

【判决】

北京知识产权法院认为：根据2013年8月30日修正、2014年5月1日起施行的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十条第一款第（七）项的规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。本案中，申请商标中的显著识别部分“organic”的通常含义为“有机的、有机物”，申请商标指定使用在膳食物质和制剂、保健药剂、食物补充剂等商品上易使相关公众对产品的成分等特点产生误认，误认其商品完全由有机成分组成，已构成商标法第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形。有机博士公司提交的证据尚不足以证明申请商标指定使用的商品由有机材料制成。此外，商标评审遵循个案审查原则，有机博士公司所述的其他商标在我国获准注册的情况不能成为申请商标获准注册的当然依据。商标注册具有地域属性，申请商标在其他国家或地区获准注册的事实亦不能成为申请商标获得注册的当然依据。综上，商标评审委员会作出被诉决定证据确凿，符合法定程序，有机博士公司的诉讼请求缺乏事实或法律依据，不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回有机博士公司的诉讼请求。

有机博士公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理，认为:申请商标使用在指定商品上,不构成商标法第十条第一款第(七)项规定的情形。原审判决和被诉决定适用法律错误，对此予以纠正。但，申请商标在指定商品上使用，缺乏商标应具有的显著性,不能起到识别和区分商品来源的作用,构成商标法第十一条第一款第(二)所指情形，应当不予核准注册。原审判决适用法律虽有不当，但裁判结论正确，仍应予以维持。据此，二审判决：驳回上诉，维持原判。

【评析】

本案涉及商标法第十条第一款第（七）项和商标法第十一条第一款第(二)项的适用问题，其典型意义在于明确：对于使用在指定商品上可能直接表示商品特点的申请商标，如标志本身不足以导致相关公众对商品特点产生错误认识的，不宜适用商标法第十条第一款第（七）项认定其构成“欺骗性标志”，而应适用商标法第十一条第一款第(二)项进行审查。

商标法第十条第一款第（七）项和商标法第十一条第一款第(二)项均属于商标注册的绝对条件，但二者存在区别。前者属于商标注册的禁用条件，后者属于商标注册的禁注条件。所谓商标注册的禁用条件是指申请注册的商标标志依照商标法的相关规定本身不得作为商标使用，即使进行了使用，这种使用也不能产生注册为商标的结果；禁注条件则是指申请注册的商标标志依照商标法的相关规定原则上不得作为商标注册，但并不限制其作为商标使用，如果经过使用能够使相关公众将其作为商标识别的，可以例外地准许其注册。由此可见，两类条件对于当事人注册、使用商标的影响存在明显差别。对于同一商标标志而言，如果认定其属于禁用情形，意味着该标志自始不得作为商标使用，更无法获得注册；如果认定其构成禁注情形，意味着其在申请之时缺乏作为商标应具有的显著性，但并不禁止使用人继续使用该标志，而且，经过使用取得显著性的，仍可以获准注册。在实践中，对于禁用条款的适用，应当严格把握其适用要件，避免因禁用条款适用范围的扩张不当影响当事人的权益。

根据商标法第十条第一款第（七）项的规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志，不得作为商标使用。该条款的适用应当是在申请商标注册的标志足以使公众对商品的描述产生错误认识，即构成欺骗公众的情形下，才能适用。标志本身是否构成欺骗，应当从社会公众的普遍认知水平及认知能力出发，结合指定使用的商品进行界定。

就本案而言，申请商标由“dr”、“organic”及图形组合而成。按照社会公众的通常认知习惯，会将“dr.organic”作为申请商标的显著部分进行识别。由于“dr”通常被理解为“doctor”的缩写，含义为博士或医生 ；“organic”系常见的英文词汇，其常用含义为“有机的、有机物”。因此，申请商标整体使用在膳食物质、保健药剂、食物补充剂等指定商品上，容易使相关公众认为其是对商品的原料、成份等特点的直接描述。考虑到在日常生产生活中商品包装上均会标注商品的原料构成、具体成份等信息，且有机博士公司就其产品含有有机成份进行了举证，仅从申请商标标志本身不足以认定申请商标使用在指定商品上将使相关公众对商品的成份等特点产生错误认识，难以认定构成对公众的欺骗。因此,申请商标指定使用在前述商品上,不构成商标法第十条第一款第(七)项规定的情形。基于以上理由，二审法院认为原审判决和被诉决定认定申请商标构成商标法第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形，系法律适用错误。

不论申请商标属于禁用条件，还是属于禁注条件，均系商标注册的绝对条件，属于依职权审查的范围。在商标授权审查过程中，当申请注册商标的标志符合禁用条件时，可以对注册申请直接予以驳回；当该标志不符合禁用条件时，为实现争议的实质性解决，还应审查该商标是否属于禁注条件，以避免授权程序不必要的重复循环。本案中，二审法院即遵循了上述处理思路。二审法院认为：在申请商标不属于禁用条件时，还应审查该商标是否属于禁注条件。本案中，虽然申请商标不构成商标法第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标使用的情形，但其属于商标法第十一条第一款第(二)项规定的情形，仍不应核准注册。理由在于：根据商标法第十一条第一款第(二)项的规定,仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的不得作为商标注册。按照有机博士公司的自述，申请商标所指定商品主要由有机原料组成。如前所述，申请商标用于指定使用商品，直接表示了商品的原料、成份等特点,易使相关公众认为是对其指定使用商品的直接描述,而难以将其作为商标进行识别,不会将其与商品的提供者相联系。故申请商标缺乏商标应具有的显著性,不能起到识别和区分商品来源的作用,构成商标法第十一条第一款第(二)项所指情形，应当不予核准注册。据此，二审法院认定：原审判决适用法律虽有不当，但裁判结论正确，仍应予以维持，故对有机博士公司的上诉请求未予支持。