论在先申请可比照现有设计作不侵权抗辩

（作者：石静涵 广东省高级人民法院知识产权审判庭）

【要旨】

现有设计抗辩制度的法理基础在于外观设计专利权应当不属于现有设计，在申请日前为公众所知晓的设计属于损害专利新颖性的因素，不应被授予专利权。据此，在先申请作为在专利申请日前进入公共领域的设计，损害了涉案专利的新颖性，被诉侵权人可以援引在先申请，比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩，充分体现司法保护知识产权的权威性，有效提高专利侵权纠纷的审理效率。

【案情】

李健开于2009年7月3日申请了名称为“脚架”的外观设计专利，并于2010年5月12日获国家知识产权局授权，专利号为ZL200930081693.1，该专利至今有效。李健开诉称，黄泽凤的侵权行为严重侵害了李健开所拥有专利的合法权益。为此李健开于2011年9月19日向法院提起诉讼，请求判令黄泽凤停止侵权并赔偿损失。

【判决】

一审江门市中级人民法院认定黄泽凤构成侵权。 黄泽凤不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，请求改判原审判决，驳回李健开的全部诉讼请求。

二审判决认为：上诉人黄泽凤提交的对比文件为网板折叠圆桌，该外观设计专利的申请日在涉案专利申请日之前，上诉人可以援引该证据比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。将被诉侵权产品与对比文件相比对，被诉侵权产品为脚架，对比文件为网板折叠圆桌，被诉侵权产品为产品零部件，在此情况下，应当将对比文件中与被诉侵权产品相对应的零部件部分作为判断对象，其余部分不予考虑。将对比文件与被诉侵权产品相对应的零部件部分作为判断对象，与被诉侵权产品相比较，两者均为整体上以圆形钢管组成的脚架，均由一长一短两组H形支架连接而成，打开状态下呈近似X形，较短的H形支架上以旋转式连接一U形支架，两者不存在实质差异，属于同样的外观设计。本案中，被诉侵权产品使用了申请在先的设计方案，并未侵害李健开的专利权，应当认定其不侵权抗辩成立，无需承担侵权责任。原审法院认定被诉侵权产品的外观设计与上诉人黄泽凤提供的对比文件的外观设计在整体视觉效果上存在差异，不能认定为相同或近似，并据此认定上诉人黄泽凤提出的现有设计抗辩不成立，该认定有误，本院予以纠正。黄泽凤的该项上诉请求成立，本院予以支持。据此，二审法院判决驳回李健开的全部诉讼请求。

【评析】

本案是全国首例以在先申请比照现有设计抗辩制度作不侵权抗辩并予以认定的专利侵权案件。本案审理中，需要解决两个关键问题：

1、对比对象的问题。黄泽凤提交的作为不侵权抗辩证据的外观设计专利是“网板折叠圆桌”，而本案涉案专利是“脚架”，涉案专利产品属于对比文件外观设计产品的零部件，两者是否可以进行对比。根据《专利审查指南》（2010年版）第四部分第五章5.2.3条规定，在被诉侵权产品为产品零部件的情况下，仅将对比文件中与其相对应的零部件部分作为判断对象，其余部分不予考虑。因此，将对比文件中与被诉侵权产品相对应的零部件部分作为判断对象，与被诉侵权产品相比较，两者均为整体上以圆形钢管组成的脚架，两者不存在差异，可以认定两者为相同的设计。

2、在先申请是否可以比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。本案中，黄泽凤提交的作为不侵权抗辩证据的对比文件外观设计专利在2008年12月5日即涉案专利申请日之前向国务院专利行政部门提出申请，并记载在涉案专利申请日以后公告的专利文件中，属于涉案专利的抵触申请。但是，本案涉案专利及对比文件的外观设计专利申请日均在2008年修正的专利法正式实施之前，因此，本案在不侵权抗辩部分应当适用2000年修正的专利法，而2000年修正的专利法中，针对外观设计专利权，并未对抵触申请进行规定，只规定如在发明和实用新型专利中出现抵触申请，则专利不具备新颖性，因此本案无法适用抵触申请的相关规定。因此，对比文件三仅能作为在先申请文件与本案专利进行比对。关于在先申请能否作为不侵权抗辩的证据的问题，在先申请作为影响专利新颖性的因素，此前一直不属于法院审理的事项，但是，专利侵权诉讼中现有技术抗辩知道的法理基础在于授予专利的发明、实用新型或外观设计必须具备新颖性和创造性，在先申请作为一项在专利申请日之前提出的专利申请，其已于专利申请日前进入公共领域，与抵触申请一样属于损害专利新颖性的因素，并可能导致在后申请不能获得授权，在这一层面上，其与现有设计的性质相同。因此，我们认为，被诉侵权人可以援引申请日在涉案专利申请日之前的外观设计专利，比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。本案中，我们将对比文件三作为在先申请，直接与被诉侵权产品进行比对，二者构成相近似。因此，本案被诉侵权产品使用了申请在先的设计方案，并未侵害李健开的专利权，应当认定其不侵权抗辩成立，无需承担侵权责任。