在法律禁止流通的商品上使用的商业标识是否产生在先的商标权益？

（作者：张伟君 同济大学法学院知识产权与竞争法研究中心主任）

一、问题的提出

围绕最高人民法院再审中的“捕鱼达人“商标行政纠纷案，我国知识产权界最近讨论非常热烈。争议的焦点是如何适用《商标法》第三十二条”申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标“，其中引申出来的一个问题是：即便他人已经在先使用的商标确实具有了一定影响，但是，如果该商标所使用的商品是属于被法律禁止在市场中销售或流通的商品[1]，那么，在先使用者是否仍然可以“在先使用并有一定影响的商标”为理由来撤销在先注册的商标？

这个问题的答案如何，将会对今后的法律实践产生直接的影响。除了涉及到《商标法》第32条的适用问题，它还会涉及到在“撤三”案件中如果商标权人提供了在被法律禁止流通的商品上使用的证据，能否作为“撤三”的抗辩理由；它还会影响到在驰名商标的认定中，与此相类似的商标使用行为所产生的市场知名度是否可以作为驰名商标保护的依据；以及在《反不正当竞争法》的适用中，一个未注册的商业标识使用在非法商品上产生了知名度，能否享有反不正当竞争法保护的问题。

对于这个问题的讨论，还牵涉到了在知识产权领域中普遍存在的争议： 一个知识产权的产生或存在是否应该受公序良俗以及公共利益的限制和约束，以及知识产权的合法存在与该权利的非法行使之间究竟具有怎样的关系。

因此，本文试对此进行粗浅的分析，抛砖引玉，以引起大家更多的讨论和思考。

二、从权利存在与权利行使二分法说起

据某学者文章在分析“非法商品或服务的在先使用标识到底能不能产生商标专用权”的问题时，试图以权利存在与权利行使二分法的理论为基础来进行论证。其指出：

知识产权这种私权的行使可能会与公权力对于某一知识产权商品或服务的管制而发生法律冲突……对此问题的解决无论是学术界还是实践领域都有了定论。那就是：知识产权私权的产生和存在由自身的知识产权法律所决定，但知识产权私权的行使可能受到公权力管制法的限制。

随后，其又进一步说明：

……前者不能违反后者的强制性规定，后者只能基于公共利益依法对于前者的权利行使进行限制，但并不能剥夺前者的产生和存在。

如果我没有猜错的话，该学者的上述观点应该是来自欧盟竞争法在处理知识产权领域的反垄断问题时而提出的观点。如何划定欧盟法律干预权利人依据本国知识产权法行使权利的界线？欧洲法院试图画出这样的一条界线：权利的存在或所有（existence or ownership）属于国内法的问题，而权利的行使（exercise）则受欧盟法律的管辖，即所谓的“权利存在/权利行使区分” 原则。[2]

这项原则本身是没有什么问题的[3]。确实，在反垄断法（竞争法）的适用中，知识产权的行使要受反垄断法的约束，但是，即使权利人的行为违反了反垄断法的规定，构成对知识产权的滥用，也无法因此而废除或者否定知识产权的合法存在。这样的推理，在知识产权纠纷案件中有时也是可以同理适用的。比如，一部享有我国著作权法保护的外国电影作品，如果它尚未取得中国政府颁发的准映证，就不得在中国境内发行和放映，这时，著作权人授权某个机构在中国放映该电影也是非法的，但是，这并不妨碍著作权人及其授权的机构对那些未经著作权人许可而盗映、盗播该电影作品的行为提起侵权之诉，而最高人民法院的判决也已经明确在这样的情况下法院仍应该保护合法的著作权。再比如，在商标“撤三”案件中，最高人民法院的有关判决也已经明确：使用商标的经营活动违反《商标法》以外的其他法律规定，并不导致商标权人不能作为“撤三”的抗辩理由。在2014年发布的第30号指导案例之“小拇指”商标侵权与不正当竞争纠纷案中，我国法院也明确: “经营者是否具有超越法定经营范围而违反行政许可法律法规的行为，不影响其依法行使制止商标侵权和不正当竞争的民事权利”。

但是，这个原则只是告诉我们：行使或者使用知识产权的行为违法，并不代表知识产权本身不合法；这个原则并没有告诉我们：即便行使或者使用知识产权的行为违法，知识产权本身总归是合法的。相反，这个原则其实也蕴含着这样的意思：知识产权本身是否合法，仍然需要根据一国知识产权权利产生的法律规则去判断。

而正如该学者所言，这里所争议的问题是: “能不能产生商标权？”，而不是：“行使这个商标权的行为是不是合法”。如果“捕鱼达人”牌的游戏机属于赌博工具，只能得出在市场中销售“捕鱼达人”牌的游戏机的行为应该受到法律（与商标法无关）的禁止的结论，但依然无法得出在这样的游戏机上使用“捕鱼达人”的商业标识是否产生合法的商标权益的结论——这是依据“权利存在/行使二分法”而应该得出的逻辑判断。因此，如果说不能因为这样的违法行为而“根本上否定根据商标法产生和存在的商标专用权”，这个我也同意——因为这只是涉及权利行使是否合法的问题；但是，如果说因为捕鱼达人”牌的游戏机是法律禁止在市场流通的产品，就得出这个“捕鱼达人”是“根据商标法产生和存在的商标专用权”的结论，这样的逻辑推理显然是无法成立的，我无法苟同——因为这涉及的是权利本身是否合法有效的问题。

所以，即便按照该学者所称的二分法，权利的产生是否合法有效，是依据知识产权法律规则来判断的，与权利行使行为是否合法无关。权利行使不合法，确实不等于权利非法；但是不能反过来说：权利行使不合法，权利即合法——这样荒诞的结论，其本身就是违反权利存在和行使二分法原则的。因此，要回答“非法商品或服务的在先使用标识到底能不能产生商标权”的问题，还得回到商标法本身。

三、回到知识产权法本身

在知识产权法中，一个知识产权的产生或存在确实应该受公序良俗以及公共利益的限制和约束。比如，受知识产权法保护的客体（文艺作品、技术发明、商业标识等）如果本身违反公序良俗，其是否应该受到知识产权的保护就会受到质疑。但是，对于不同的知识产权，以及在不同的国家，这个问题的答案其实并非总是一致的。

首先，就我国而言，依据《专利法》的规定，对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权；依据《商标法》的规定：有害于社会主义道德风尚和其他不良影响的标识，就不得作为商标使用，当然也不可能成为注册商标。但是，在《著作权法》中，这个规则就有所不同了。虽然我国《著作权法》曾经规定：依法禁止出版传播的作品不受本法保护，也就是不能产生著作权，但是随着2009年中美知识产权WTO争端裁决的做出和2010年著作权法修改后删除了这个规定，也就意味着即便是依法禁止出版传播的作品（一般是违反公序良俗的作品），也可以依然享有著作权的保护。因为著作权是自动产生的权利，不能因为后来可能被禁止出版传播而否定其著作权的存在，这是与专利权、注册商标权是依授权产生的权利有所不同的。所以，依据《著作权法》的这个规定来讨论商标法中的相关问题，并没有什么可比性。

其次，在这个问题上，著作权和专利权有类似的地方：两者的客体都是创造性成果，一般来说，如果一项发明创造并不违反法律和公序良俗的，那么依据该技术发明制造产品也是允许市场流通的；如果一个作品本身没有违反法律和公序良俗的，那么该作品的出版物也是允许合法流通的。然而，《商标法》保护的商业标识只是一个标识性成果，即便受《商标法》保护的注册商标是合法的，并不代表其所使用的商品一定是合法的或允许市场流通的——即便该商品是属于核定使用的商品的范畴，比如，游戏机，也不排除该商品所使用的特定的商品可能是非法的（用于赌博的游戏机）。因此，在一个商标已经获准合法注册的情况下，如果商标权人将该商标用于非法的商品上，他人是否可以依据“连续三年不使用”为理由来撤销该商标，就会产生争议。笔者以为，这个需要根据“非法”的不同情形来进行分析。正如我国法院在“卡斯特”商标行政纠纷案以及“小拇指”商标侵权与不正当竞争纠纷案中的结论那样，如果这个非法的情形只是因为行政许可法的规定（销售许可、经营范围许可等）导致的，并不妨碍该商标权的继续合法存在和有效——因为这样的违法是可以通过以后的许可程序得到补救的。但是，如果这个非法的情形是由于该商业标识使用的商品本身就是法律禁止流通的商品，那么，行为人仅仅在这样的商品上使用，是否可以对抗他人的“撤三”请求，就值得怀疑——因为这样的违法是根本性的，也是无法通过补救性的程序合法化的，如果《商标法》对这样的行为仍然加以支持的话，未免过于偏向私权，而放弃了对公共利益和公共秩序的维护。

最后，商标权（包括未注册商标的权益）还有一个与著作权和专利权都不一样的地方: 商标权的产生既不同于著作权的自动产生，也不同于专利权的授权产生。除了可以依据注册而产生注册商标专用权外，还可以通过商标使用产生未注册商标的权益——包括驰名商标的权益、知名商品特有名称包装装潢的权益、以及以在先使用具有一定影响的商标来对抗他人注册的权益——而这也恰恰是“捕鱼达人”商标行政纠纷案所涉及的问题。如前所述，即便在通过注册产生注册商标权的情形，如果商标权人仅仅在法律禁止流通的商品上使用该注册商标，而没有在其他核定使用的商品上使用该商标，为了维护公共利益和公序良俗，可以依据“撤三”规则撤销该注册商标；那么，同理，对于一个未注册的商标，如果标识使用人仅仅在法律禁止流通的商品上使用该商品，即使该商品在市场上具有影响力，无论是《商标法》还是《反不正当竞争法》都不应该保护因这样的非法行为而产生的市场声誉。当然，标识使用人的行为如果仅仅是涉及销售许可或者经营许可等违法问题，尚可以通过后续的补救程序来消除违法行为的，那么，《商标法》或者《反不正当竞争法》也不妨保护因这样的违法行为而产生的市场声誉。

如果依据上述思路来分析在先使用的“捕鱼达人”标识是否可以对抗在后注册的商标，那么，答案是不言而喻的，即在法律禁止流通的商品上使用的商业标识并不会产生在先的商标权益。 


注释：
[1]自90年代中期以来包括公安部、文化部等各主管部门不断发文严禁退分退币功能游戏机进入市场，最高法、最高检等司法部门明确指出退分退币功能游戏机系赌博工具、相关生产销售行为情节严重者构成刑事犯罪，至少有数百份刑事判决书认定“捕鱼达人”游戏机具有退分退币功能，为赌博机，相关的地下游戏厅老板因放置捕鱼达人游戏机而获罪入刑。参见Isabella：《飞吧，私法的子弹，只是莫以私权的名义穿破公共道德的底线！》，2017-02-18，载于《中国知识产权杂志》微信公号。
[2] Valentine Korah，An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice （7th edtion），Hart Publishing， 2000，at 258。转引自张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社，2008年第一版，第104页。
[3] 但是，在法律理论上，到底什么是存在什么是行使，除非在极端情形下，要在这两者之间划一条线完全是不可能的，因为权利存在本身就包含了权利可能行使的所有方式，权利的内容也就是权利的行使范围，事实上不可能通过逻辑分析来对这两者作出明确区分。所以，权利存在/权利行使的区分并没有解决实质问题。“欧洲法院无非是借此创造了一个非常具有弹性的工具来运用和解释法律，并降低利用一国的知识产权来分隔共同市场的可能性。” 参见张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社，2008年第一版，第105页。