美、德职务发明制度中的“厚雇主主义”趋势及其借鉴（二）

　　（作者：和育东，北京知识产权研究基地、北京化工大学文法学院教授）

　　二、发明前转让协议效力的承认 

　　发明前转让协议，是指将未来完成的发明转让给他人的明示或默示协议。由于雇员未来可能做出发明、也可能做不出发明，将一种不确定的、无具体表现形态的利益作为合同标的是可疑的。⑦美国法院曾一度认为，发明前转让协议实质上是对人脑思维过程的抵押，这种抵押将约束雇员大脑思维的未来全部产品，是对从业自由的限制，因而违反公共政策。19世纪末，美国法院才开始从实际出发，转向于承认发明前协议符合公共政策。比如法院曾在判决书中论述道：⑧“本案中一个没有发挥其才能的机会、在困难中挣扎的天才，据此协议可获得一家生气勃勃的大公司的雇佣，在那里他可以充分发挥其才能而一展宏图”，而倘若没有这份雇佣协议，“公众将失去他的发明所带来的益处。以是观之，这样的协议不能说是违反公共政策的”。 

　　在趋向厚雇主主义的法律变革中，承认发明前转让协议效力的意义，不亚于职务发明权属法定规则的确立。第一，提高了雇主对未来发明权益的确定性。尽管美国判例法规则是厚雇主主义的，但法院对规则的适用具有很强的不确定性。相比之下，合同条款是针对当事人的特定情形而订立，其效力得到确认后，雇主对未来发明权益有明确的预期，会积极地将企业积累的技术秘密无保留地分享给雇员，让雇员在占有企业已有技术条件的基础上充分履行发明职责。第二，消解了判例法与制定法规则的紧张状态。美国判例法的职务发明规则与制定法的发明人原始权利规则是相冲突的，为此，20世纪70年代曾有议案提出修改专利法关于发明人享有初始所有权的规定，但未获通过。拜杜法案将受联邦政府资助的科研项目的成果权归于项目承担者，曾被误读为修改了专利法的发明人原始权利规则，但美国最高法院在罗斯案中予以澄清，重申了发明人享有原始权利。⑨在法院承认发明前转让协议的效力后，判例法规则沦为发明前协议不存在或者无效时的缺省规则，适用得少了，与制定法规则的冲突也就少了。第三，扩大了雇员职务发明的范围。发明前转让协议由雇主拟订，当然会向雇主利益倾斜，比如约定研发雇员在受雇期间做出的任何发明归雇主所有，要求非研发雇员也签订发明前转让协议，协议中设置拖延条款等，从而使更多的雇员发明划入职务发明。 

　　德国对发明前转让协议的态度，也经历了由不承认到承认的转变过程。德国早期的雇员发明前转让协议采取了集体合同的形式。法院起初不承认集体合同的效力，认为作为私法上的契约只具有债权性效力。签订集体合同的当事人是工会，而工会无权为其成员设置权利与义务，成员有权随时退出工会，集体合同没有可执行性。随着团体主义法律观的发展，集体合同获得了作为社会直接立法的效力即法规性效力。⑩《德国雇员发明法》就是源于雇员发明的集体合同。《雇员发明法》规定雇员向雇主申报、雇主选择是否作为职务发明的程序等，本质上就是具有统一法规性效力的发明前转让协议。 

　　为了防止发明前协议不合理地损害雇员利益，美国有8个州的劳动法规定，(11)将与雇主资源、雇佣时间、雇主业务及雇员工作等因素不相关的雇员自由发明约定归雇主的合同条款无效。《德国雇员发明法》第22条第1款也规定了“任何合同不能修改本法规定损害雇员利益”。这一限制恰好佐证了法律承认发明前转让协议的效力，根本上讲是有利于雇主的。 

　　注释： 

　　⑦Steven Cherensky,A Penny for Their Thoughts:Employee-Inventors,Preinvention Assignment Agreements,Property,and Personhood,81 California Law Review 595(1993).
　　⑧Hulse v.Bonsack Machine Co.,65 F 864,868(4th Cir 1895).
　　⑨Stanford v.Roche,131 S.Ct.2188(2011).
　　⑩吴文芳：《德国集体合同“法规性效力”与“债权性效力”之研究》，载《法商研究》2010年第2期。
　　(11)8个州为加利福尼亚、特拉华、伊利诺伊、堪萨斯、明尼苏达、北卡罗来纳、犹他、华盛顿。