理论假定是否可以用于评判化合物的创造性

　　（作者：胡杨 国家知识产权局专利复审委员会）

　　【弁言小序】

　　如果权利要求请求保护中间体化合物，现有技术中公开了同样作为中间体出现的与其结构相似的化合物且两者制备同一（或同类）终产品的情形下，通常本领域技术人员认为请求保护的中间体化合物相对于现有技术公开的中间体化合物不具备创造性。然而，如果现有技术公开的与请求保护的中间体化合物结构相似的中间体化合物仅处于理论上的假定阶段，在实践中不能成立，应当如何看待现有技术的披露是否能够用于评判请求保护的中间体化合物的创造性？本文借助一个复审案例，阐述现有技术公开的理论假定的中间体化合物是否能够作为评判请求保护的中间体化合物不具备创造性的事实基础。

　　【理念阐述】

　　对于请求保护的中间体化合物是否具备创造性的评判，应当在制备同一（或同类）终产品中寻找结构相似的中间体化合物作为创造性评判的事实基础，如果现有技术中公开了与本申请请求保护的中间体化合物结构相似且同样为制备同一（或同类）终产品的中间体化合物，则本领域技术人员通常认为本申请请求保护的中间体化合物不具备创造性。但是，也存在例外的情形。

　　化学是一门实验科学，本领域技术人员应当知晓化合物合成的研发思路。首先，研发人员会对目标产物进行理论研究，借鉴本领域已知的合成机理和/或现有技术公开的结构类似化合物的合成方法设计理论合成路线；然后，依照理论设计的路线以实验的方式尝试对目标产物的合成，发现能够完成目标产物制备的有效路线。如果所设计的路线无法被成功地运用于实践，则需根据实验结果修正、更换或重新设计合成路线，然后再以实验去验证，直至所尝试的合成路线顺利得到目标产物为止。可见，在化合物合成的研发过程中，有很多初期设计的合成路线仅仅是理论上的假定，由于其不能完成合成使命，无法得到目标产物，会被研发人员弃之不用。只有那些由实验证明可以实现合成目标产物的路线才会成为后续研发的借鉴资料。中间体的选择是合成路线设计的一个重要环节，本领域技术人员会相应设计与所设计的合成路线理论上相匹配的化合物作为中间体，同样，该设计的中间体也需要实验的验证。同理，若实验证实该设计的中间体无法被合成，则该设计的中间体将成为无用的理论设计，本领域技术人员需要调整思路修正或重新设计路线以及与之相匹配的新中间体，直至顺利完成合成路线为止。

　　依据上述本领域的研发思路，如果现有技术中有证据证实在先公开的与本申请请求保护的中间体化合物结构相似的中间体化合物的合成仅处于理论上的假定阶段，在实践中不能成立，不能获得目标产物，则与本申请请求保护的中间体化合物结构相似的中间体化合物仅仅为理论上假定的中间体化合物，不存在应用该假定中间体化合物获得目标产物的可能。基于此，本领域技术人员不可能去改变事实上并不存在的假定中间体化合物的结构，更遑论得到本申请请求保护的中间体化合物。

　　如果在审查过程中不考虑本领域的上述例外情形，将现有技术中不能成立、不可能应用的假定中间体化合物作为基础用以评判请求保护的中间体化合物的创造性，则有悖于专利法鼓励发明创造、提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展的宗旨。

　　【案例演绎】

　　某案涉及合成石杉碱甲的最后一步中间体化合物、其制备方法及其在合成石山碱甲中的用途。说明书背景技术中公开了两条制备石山碱甲的合成路线，但均未涉及本申请请求保护的中间体、其合成方法以及应用该中间体合成石山碱甲的路线。说明书实施例5-6记载了本申请经过3步反应制备得到合成石杉碱甲的最后一步中间体化合物。本申请的发明构思在于开发一种新的中间体化合物。

　　对比文件1公开了石山碱甲的反合成分析，合成路线包括3个步骤，其中合成石山碱甲的最后一步中间体化合物2与本申请请求保护的中间体化合物结构相似，区别仅为本申请请求保护的中间体化合物的1位上为单Boc保护的氨基，而对比文件1公开的中间体化合物2的相应位置为双Boc保护的氨基。对比文件1还公开了在经过大量尝试后，发现在反合成过程中，由化合物3经环合反应得到的产物被错误的认定为中间体化合物2，而实际的产物并非中间体化合物2。即比文件1仅仅是在对石杉碱甲的反合成分析中根据理论设计出了中间体化合物2，但其并未真正合成得到中间体化合物2。

　　对比文件2公开了经过10多个步骤合成石山碱甲的路线，其公开的第4-5步反应由化合物6经化合物7a环合得到的化合物9，化合物9再经过6个步骤得到合成石山碱甲的最后一步中间体。其中，对比文件2公开的化合物6与对比文件1公开的制备中间体化合物2的原料化合物3，两者主结构相同，但两者有2个位置的取代基和1个位置的构型不同；对比文件2公开的化合物9与对比文件1公开的中间体化合物2，两者都经过环合反应得到且母环结构相同，但两者有3个位置的取代基和1个位置的构型不同。

　　驳回决定认为，对比文件1公开了与本申请请求保护的中间体化合物结构相似而且同样作为合成石杉碱甲的最后一步中间体的化合物，因此本申请请求保护的中间体化合物相对于对比文件1不具备创造性。前置意见认为，即使对比文件1公开的方法未能得到合成石杉碱甲的中间体化合物2，但并不意味着改变对比文件1的反应条件或增加反应步骤也不能得到对比文件1的中间体化合物2。本领域技术人员可以根据对比文件2公开的方法实现对比文件1的石山碱甲中间体的合成，进而得到本申请请求保护的中间体化合物。本申请请求保护的化合物相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。

　　复审请求人认为对比文件1并未公开合成石杉碱甲的中间体化合物，因为对比文件1公开了制备所述中间体化合物的实验，但结果证实无法通过环合反应得到所述中间体，因此对比文件1自身否认了其合成石杉碱甲的推断。进而，无法依据否定的事实与对比文件2结合得到本申请请求保护的中间体化合物。

　　依照本领域技术人员的研发思路，经过实验证实可以获得目标产物的合成路线以及与之相匹配的中间体化合物是设计新合成路线及其中间体化合物的研究基础，而经实验证实失败的理论假定则不在研究基础之列。在对比文件1披露的中间体业已被实验证实在实践中不能成立的情形下，不存在应用该假定中间体合成石杉碱甲的可能性。对比文件1公开的石山碱甲的反合成路线及其涉及的中间体化合物2仅仅是无用的理论设计，对后续设计新的合成路线及其中间体没有指导作用。

　　对比文件2与对比文件1合成路线完全不同，对比文件2经过10多个步骤才能合成石山碱甲，而对比文件1仅需3个步骤即可完成石山碱甲的合成。虽然两者都包括环合反应的步骤，但对比文件1的环合反应得到的产物是合成石山碱甲的最后一步中间体，对比文件2环合反应得到的产物需要再经过6个步骤才能得到合成石山碱甲的最后一步中间体；而且对比文件1和2进行环合反应的原料的主结构上有3处差异，除2个取代基不同外还有1个取代基的构型不同。分析得知正是对比文件1和2环合原料上的这3处差异影响着环合反应的结果，在对比文件1已经明确公开其环合反应无法得到中间体化合物2的情形下，本领域技术人员没有动机用对比文件1的原料尝试对比文件2的环合反应，以期获得对比文件1理论设计的假定中间体化合物2，并进一步获得本申请请求保护的中间体化合物。

　　综上所述，对于权利要求请求保护的中间体化合物，在现有技术文献披露了同样作为中间体出现的与其结构相似的化合物且两者制备同一（或同类）终产品的情形下，如果这种对结构相似化合物的披露仅处于理论上的假定阶段，有证据证明该假定在实践中并不能成立，对于本领域技术人员而言不存在应用该假定中间体化合物的可能性，则应当认为，现有技术对该中间体化合物结构的披露不能提供在其结构基础上进一步通过结构改造获得本申请请求保护的中间体化合物的技术启示，进而不能依据该现有技术评判请求保护的中间体化合物的创造性。