在确认不侵害专利权诉讼中不宜支持原告要求被告赔偿合理开支的诉讼请求案

近日，最高人民法院知识产权法庭对上诉人南京某科技公司与被上诉人无锡某科技公司确认不侵害专利权纠纷一案作出终审判决，认定在确认不侵害专利权诉讼中，不宜支持原告无锡某科技公司要求被告南京某科技公司赔偿合理开支的诉讼请求。

原告无锡某科技公司制造、销售一款全自动抗渗仪设备。被告南京某科技公司系“混凝土抗渗性能试验装置”实用新型专利的专利权人。南京某科技公司向无锡某科技公司的设备销售商发送侵权警告函，告知其所销售的全自动抗渗仪设备涉嫌侵害专利权，南京某科技公司已对侵权行为进行证据保全，若继续销售将涉及知识产权纠纷。无锡某科技公司知悉该侵权警告函后即向南京某科技公司发出律师函，称无锡某科技公司是涉嫌侵权设备的制造商，要求南京某科技公司撤回侵权警告函或在一个月内向人民法院提起侵权诉讼。因南京某科技公司既未撤回侵权警告函，亦未向人民法院起诉，无锡某科技公司遂起诉请求确认其不侵害南京某科技公司专利权，并要求南京某科技公司承担其为此支出的律师费2.2万元。

一审法院经审理认为，无锡某科技公司制造、销售的被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围，本案为专利侵权纠纷，聘请律师参与诉讼确有必要，所产生的律师费属合理诉讼开支，据此判决确认无锡某科技公司不侵害南京某科技公司专利权，并判令南京某科技公司支付无锡某科技公司因本案支出的律师代理费1万元。

南京某科技公司不服原审判决，提起上诉，认为不应判决其支付无锡某科技公司律师代理费。

最高人民法院经审理认为，在确认不侵害专利权诉讼中，不宜支持被警告人或者利害关系人要求权利人赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求。

首先，从现行法律和司法解释的规定来看，并无在确认不侵害专利权纠纷中支持原告律师代理费等合理开支的特别规定。

合理开支是权利人为维护知识产权市场价值，进行调查取证和制止侵权行为而遭受的间接损失，是知识产权侵权损害赔偿中的特殊制度设计，体现了严格知识产权保护的政策和全面赔偿的原则，在制裁侵权、救济权利中具有重要价值。根据专利法第七十一条及相关司法解释的规定，侵害专利权的赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。

但是，在确认不侵害专利权纠纷中主张赔偿合理开支，并不满足法定的适用条件，上述规定的适用范围限于侵害专利权纠纷，并不及于确认不侵害专利权纠纷。因此，无锡某科技公司主张南京某科技公司赔偿其包含律师费在内的合理开支，缺乏法律依据。

其次，从确认不侵害专利权诉讼涉及的具体争议来看，亦不存在律师代理费转付的基础。确认不侵害专利权纠纷系保护被警告人或利害关系人免受是否侵害他人专利权这一不确定状态干扰的补救性诉讼，在诉的分类上属于民事消极确认之诉，一般不涉及损害赔偿责任的承担。除有证据证明专利权人存在权利滥用或者实施商业诋毁等不正当竞争行为之外，通常也难以认定专利权人具有主观上的可责性。

本案中，双方当事人的争议为无锡某科技公司制造、销售的全自动抗渗仪是否侵害了南京某科技公司专利权，解决的是无锡某科技公司是否存在专利侵权行为的争议，无锡某科技公司并未在本案中主张南京某科技公司存在权利滥用、不正当竞争等行为，在不涉及损害赔偿争议的情形下，本案单独审理律师费转付的争议缺乏基础。

而且，无锡某科技公司在确认不侵害专利权纠纷中聘请律师是其根据自身情况主动选择确定的民事行为，与南京某科技公司的行为之间亦不存在必然的因果关系，在没有法律特别规定的情形下，损害赔偿的构成要件不成立。

第三，专利侵权判断具有较强的专业性，不宜对专利权行使方式施加严格限制或者在没有明确法律依据的情况下判令权利人承担责任。实施严格的知识产权保护，需要公正、便捷、高效的维权机制维护专利权人的权益，激发其创新创造活力。侵权警告函是较为简便、有效、广泛使用的专利维权方式，仅因发出侵权警告函而让专利权人承担不利后果，既缺乏法律依据，也不利于专利权保护。因此，专利权人不应仅因其发送侵权警告的行为而承担赔偿责任。

当然，需要指出的是，专利权人对其所发侵权警告也负有必要的审慎注意义务，使其行为符合合法性、正当性要求，遵循诚实信用、权利不得滥用等原则，防止对被警告人或利害关系人权利的正当行使和正常经营秩序造成妨害。

最后，如果专利权人存在权利滥用、实施不正当竞争等行为致被警告人或利害关系人权益受损的，受损害方可以依据反不正当竞争法及其司法解释的规定另行主张损害赔偿。

最高人民法院在该案中明确了在确认不侵害专利权诉讼中不适用合理开支反赔制度，亦指明了若专利权人存在权利滥用或者不正当竞争而致被警告人或利害关系人权益受损的救济渠道，对于此类纠纷的审理具有参考意义。