浅议本领域技术人员在修改超范围判断中的作用

在目前中国的专利实践中，修改超范围一直是审查意见中经常提出的问题，同时也是最令申请人和代理人困惑且难以解决的问题之一，尤其是如何证明修改的内容是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，更困扰着广大申请人和代理人。本文将结合具体的案例，浅议本领域技术人员在修改超范围判断中的作用。

引论

“修改不得超范围”对应的法条是《专利法》第三十三条。该条第一款规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”

《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节对修改的内容与范围规定：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”

上述内容规定了判断修改超范围的两种基本方法：一是修改的内容在原说明书和权利要求书有无“文字记载”；二是修改的内容是否能够根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定。其中，文字记载的内容在专利实践中很好把握，而“直接地、毫无疑义地确定的内容”则被解释为虽然在原申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的、没有任何歧义的信息。

 

案例分析

以下将通过两个具体案例，说明所属技术领域的技术人员在证明修改的内容能够根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定这一过程中的作用。

案例一：

本案涉及一种基于实际访问的计算机安全策略自动地替换基于用户安全组的计算机安全策略，如本案的附图之一所示，用实际访问数据库来替换访问权限数据库。

申请人根据上述附图，将技术特征“自动地移除所述预选组对所述网络对象的所有访问权限，而不管所述预选组中的成员是否实际在访问所述网络对象；以及自动地向所述网络对象的之前对所述网络对象具有实际访问的用户提供对所述网络对象的访问权限，之前对所述网络对象具有实际访问的用户在自动移除所有访问权限步骤中其访问权限被自动移除”，补入到权利要求1中。审查员在第五次审查意见通知书中指出上述修改超范围，因为在原说明书和原权利要求书中均未涉及自动替换的细节是如何实现的，自动移除访问权限和自动提供访问权限的步骤均未明确地记载在原说明书和权利要求书中。

那么，这样的修改是否超范围呢？笔者在答复第五次审查意见通知书时，引入了修改是否超范围的判断主体——本领域技术人员。根据《审查指南》第二部分第二章第2.4节的规定：“本领域的技术人员是指一种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力……”不言而喻，具有这样知识水平的人，在阅读了专利申请的权利要求书、说明书、说明书附图之后，所获取的信息并不仅仅是说明书中文字记载的内容，还应当包括其根据对该文字记载的内容的理解所能够唯一并且毫无歧义地确定的内容。

在本案例中，权利要求1的主题文字记载了“计算机安全策略自动地替换”的相关特征，本申请的发明名称中文字记载了“自动移除”的相关特征。基于此，本领域的普通技术人员根据本申请说明书的上述附图中所示出的使用基于实际访问的计算机安全策略为图1中所示的118、基于用户安全组的计算机安全策略为图1中所示的116，必然能够毫无歧义地得出：用基于实际访问的计算机安全策略替换基于用户安全组的计算机安全策略，是先将基于用户安全组的计算机安全策略移除之后，再提供基于实际访问的计算机安全策略。因此，本案权利要求1中记载的自动替换必然需要通过两个步骤“自动移除和自动提供”来实现。

此外，基于本领域普通技术人员知晓的申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够毫无歧义地确定以下内容：首先存在的是基于用户安全组的计算机安全策略，而且基于用户安全组的计算机安全策略所包括的访问权限的范围，必然大于基于实际访问的计算机安全策略所包括的访问权限的范围。因此，根据上述说明书附图产生的访问权限建议，可以毫无疑义地确定，在本案中，并不存在用基于实际访问的计算机安全策略部分替换基于用户安全组的计算机安全策略，这是因为基于用户安全组的计算机安全策略中的某些人的访问权限已经不存在。

基于上述理由，上述修改并未超出原申请文件记载的范围，符合《专利法》第三十三条的规定。最终，该论述也被审查员所接受。
就本案而言，原说明书的内容与原权利要求的内容基本上一致，而且并没有具体地描述如何进行替换。在这种情况下，申请人修改时在权利要求中补入了大量在说明书中没有文字记载的内容，便很容易产生修改超范围的问题，因为从字面上看，新补入权利要求1中的大量技术特征在原说明书中并没有文字记载。

但是，在专利审查过程中，也千万不应忽略基于本领域的普通技术人员所具有的知识和能力，能够从原始说明书、权利要求和附图所毫无疑义地得出的内容，因为该内容可能恰恰就是修改的依据。

案例二：

本案涉及一种白光光源的制作方法，为了克服创造性缺陷，申请人在修改权利要求时，在权利要求中补入了“第一荧光材料”“第一参照波长”“第一激发波长谱带”“第一发射波长谱带”“第一颜色”“第二荧光材料”“第二参照波长”“第二激发波长谱带”“第二发射波长谱带”“第二颜色”这些相关技术特征。

审查员认为，所补入的这些技术特征在原说明书中没有记载，因此，该修改超出了原申请文件记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。

专利复审委认为，虽然从字面上看，说明书中并没有文字记载上述补入的技术特征，但是本领域的普通技术人员在阅读和了解说明书所记载的技术内容之后，能够毫无疑义地确定出本案的实质技术内容为：一种荧光材料被光源激发产生一种光，而这种光能够激发另一种荧光材料，从而获得两种颜色的光，这两种颜色的光按一定比例混合能够得到白光，且可以通过色度坐标图来选择混合比例。

专利复审委进一步认为，由哪两种颜色的光混合能够得到白光，是本领域普通技术人员所公知的，因此，本领域的普通技术人员能够毫无歧义地确定第一颜色和第二颜色；当选定了第一颜色和第二颜色之后，哪种荧光材料受激发后可以发出特定颜色的光，是本领域普通技术人员从已知技术中能够推导得出的，因此，第一荧光材料和第二荧光材料的选择是唯一的并且是确定的；对于选定的荧光材料，它受波长为多少的光源的激发可以发出特定颜色的光，也是本领域的技术人员可以从已知技术中推导得出的。因此，“第一参照波长”“第一激发波长谱带”和“第二参照波长”“第二激发波长谱带”也都是毫无疑义地由此确定的。因此，修改后的权利要求的技术方案是从原申请文件中能够直接地、毫无疑义地确定的，未超出原申请文件记载的范围，符合《专利法》第三十三条的规定。

从专利复审委的上述意见可以看出，在判断是否能够直接地、毫无疑义地确定修改的内容时，其判断主体是本领域的普通技术人员，并且判断时应当参照本案申请时本领域的普通技术人员所掌握的公知常识或惯用技术手段等，将原申请文件的实质技术内容与公知常识或惯用技术手段等合理结合。在此基础上，进而判断修改后的技术方案是否是从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定的技术方案，即判断将原申请文件的实质技术内容与公知常识或惯用技术手段等合理结合得到的技术方案是否是毫无歧义的。如果判断结果是肯定的，则证明修改后的权利要求的技术方案能够从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定，从而未超出原申请文件记载的范围；如果判断的结果为否，则修改后的权利要求的技术方案并不是唯一的，超出了原申请文件记载的范围。

 

结论

从上述两个案例中可以看出，在判断申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，不但要基于原申请文件明确记载的实质技术内容，还应当考虑将原申请文件明确记载的技术内容与本领域普通技术人员在申请日之前所具有的公知常识或惯用技术手段等相结合所能够直接地、毫无疑义地得出的内容。

换言之，在判断修改的内容是否超范围时，不应忽略本领域普通技术人员所具有的知识和能力，亦即，在答复修改的内容是否超范围时，不应忽略“本领域技术人员”这一主体的视角，而仅根据原始申请文件文字记载的内容进行判断。一个“门外汉”可能认为，修改或增加了一个词就会超出范围，而本领域的普通技术人员基于自身所具有的知识和能力根据原始文件能够毫无歧义地得出的内容远多于此。

在我国的专利实践中，修改超范围的审查标准非常严格，大部分审查员通常会依据原说明书和权利要求书文字记载的内容来判定修改是否超范围，而且证明修改后的内容能够根据原始记载内容毫无疑义地确定，往往是非常困难的。但是，笔者在此强调，有困难并不等于无路可循，在证明修改后的内容能够根据原始记载内容毫无疑义地确定时，不应忽略本领域技术人员所具备的知识和能力。