作用、效果不同的技术特征不能成为创造性评判中的技术启示

　　（作者：孔庆兵 北京市高级人民法院知识产权庭）

　　【要旨】

　　本领域技术人员在最接近现有技术的基础上，结合自身知识，通过对比文件中披露的相关技术特征，能够想到利用该技术特征来解决本专利面临的技术问题，且不需要付出创造性劳动的，可以认定该对比文件具有技术启示。但对于对比文件中披露的技术特征与本专利的区别特征作用、效果并不相同的，则不能认定该对比文件具有技术启示。

　　【案情】

　　专利号为201120551379.7、名称为“塑料袋冲口机”的实用新型（简称本专利）申请日为2011年12月27日，授权公告日为2012年8月29日，专利权人为王秀来。本专利授权公告时共5项权利要求。其中，独立权利要求1为：“1、塑料袋冲口机，包括机架；冲切装置，由气液增压缸、导杆、冲刀座、冲刀组成，安装在所述机架的上方，用于对放置在砧板上的塑料膜实施冲切；砧板旋转装置，由砧板、转盘、转轴及旋转驱动机构组成，安装在滑动板上，用于在冲切装置冲切后使砧板转动一定角度；砧板移位装置，安装在所述机架的下部，与所述冲切装置上下对应，由滑动板、传动机构、移位驱动机构组成，用于横向或纵向移动砧板，挪动所述砧板与所述冲刀的相对位置。”

　　针对本专利，刘盈华于2013年11月13日向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了证据1－5，其中：证据1公开了一种自动冲口制袋机；证据2公开了一种旋转冲切机构；证据3公开了一种在重心位置驱动的转台；证据4公开了一种塑料袋冲切机；证据5公开了一种三面切书机，包括有机座、刀座、支架及传动机构，所述刀座上设有切刀，所述机座上设有制动电机，所述支架上设有丝杆，并在丝杆上连接有压盘，其特征在于所述制动电机上设有摇线针轮减速器，所述摇线针轮减速器上设有带活节螺栓的拉杆和摇杆，所述摇杆的一端通过拉杆与制动电机转轴铰接，另一端经连杆铰接后与刀座连接，所述托板上设有与支架连接的转盘，支架上设有起转动转盘和定位作用的压杆，其转盘的每一分级转动角度为90度；所述机座上设有托板手轮，托板手轮旋转时，带动托板作前后移动，用以调节书刊的半径长度尺寸；所述支架上设有推书手轮，该推书手轮和压盘配合用以固定裁切的书本。刘盈华以本专利不具备创造性为由，请求宣告本专利权无效。

　　2014年9月17日，专利复审委员会作出被诉决定，认定：证据1和证据4都未公开本专利权利要求1所限定的 “砧板移位装置，安装在所述机架的下部，与所述冲切装置上下对应，由滑动板、传动机构、移位驱动机构组成，用于横向或纵向移动砧板，挪动所述砧板与所述冲刀的相对位置”这些技术特征。证据2、3、5所公开的技术方案均未给出通过砧板移位装置使得砧板横向或者纵向移动，挪动砧板和冲刀的相对位置，使得上下几次冲切的刀痕不会在砧板上的同一个圆的轨迹上，使刀痕在砧板上分布均匀的技术启示。本专利具有实质性特点和进步，具有创造性。据此，专利复审委员会决定：维持本专利有效。

　　在原审程序中，刘盈华表示其在无效阶段提出了本专利说明书没有记载砧板移动装置如何横向移动或纵向移动、权利要求1不能得到说明书支持的无效理由，但被诉决定对上述无效理由未予评述。专利复审委员会对此认可。

　　【判决】

　　北京知识产权法院一审认为：被诉决定遗漏了刘盈华的部分无效理由，构成行政程序违法。此外，证据5给出了将区别技术特征应用到证据1或证据4中，从而使本领域技术人员能够获得本专利权利要求1技术方案的技术启示。本领技术人员在证据1或证据4的基础上，结合证据5和公知常识，能够得到本专利权利要求1所要保护的技术方案。本专利不具备创造性。依照修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、3目之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、专利复审委员会重新作出审查决定。

　　王秀来不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为：原审判决关于本专利是否具有创造性的认定有误，但对被诉决定是否存在漏审认定正确，在对原审判决进行纠正的基础上，维持其撤销被诉决定的结论。依照修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

　　【评析】

　　技术启示是采用“三步法”判断专利创造性的重要内容。由于采用“三步法”判断本专利是否具备创造性时，要求判断本专利相对于现有技术是否显而易见，而是否显而易见来自于现有技术是否存在技术启示。因此确定现有技术整体上是否存在某种技术启示在专利创造性判断中较为关键。技术启示即现有技术是否给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对上述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得本专利。

　　我们知晓，发明的目的在于解决现有技术的技术问题。 “三步法”从最接近的现有技术出发，确定其与本专利的区别特征及本专利需要解决的技术问题，最终从相关技术启示中得出本专利对本领域技术人员而言是否显而易见。由于在确定区别特征及本专利需要解决的技术问题时，裁决者已了解并掌握了本专利的技术方案，在此情况下，对于是否“显而易见”的判断自然产生指引，容易导致“事后诸葛亮”的逻辑错误。为克服该错误，理想状态是本领域技术人员在掌握现有技术的基础上，并在完全没有看到本专利的技术方案的情况下，只是根据现有技术的不足和需要解决的问题，去寻找对比文件技术方案才是比较客观的。而寻找技术方案的线索可能有多种方法，对于不同类型的现有技术以及需要解决的不同问题，寻找方法也会不同，比如机械领域常从构造、形状等入手，化学领域常从材料、成份等入手，通信领域常从阻率、功耗等入手，通过这些方法一旦找到了与现有技术的不足或问题相匹配的对比文件技术特征，并不等于就完成了现有技术与对比文件的结合。而是要进一步探究该特征实现的技术手段在该对比文件中所起的作用、效果与本专利中为解决该重新确定的技术问题所起的作用、效果是否相同。因此，技术启示不仅是寻找解决问题的线索，还要实现线索背后的技术方案与现有技术的重新结合，进而产生本专利的作用和效果。

　　一般而言，在最接近现有技术的基础上，本领域技术人员结合自身的技术知识，通过对比文件中披露的相关技术特征，能够想到利用该技术特征来解决本专利面临的技术问题，并达到基本相同的作用和效果，且在解决问题的过程中不需要付出创造性劳动的，才能认定对比文件具有技术启示。但是，对于对比文件中披露的技术特征与本专利的区别特征作用、效果并不相同，则不能认定该对比文件具有技术启示。

　　该案由于被诉决定行政程序违法，二审维持了原审判决作出的撤销被诉决定的结论，但对本专利是否具备创造性的判断作出了与原审判决不同的认定。针对本专利的创造性判断，法院和专利复审委员会均采用了“三步法”判断方法。该方法在该案适用的关键是，以证据1或4为最接近的现有技术，面对本专利所要解决的技术问题，本领域技术人员有没有理由和动机将证据2、3或者5所公开的托板移动装置结合到证据1或者4所公开的技术方案以获得本专利权利要求1所限定的技术方案。

　　该案本专利所要解决的技术问题是：在现有的塑料袋冲口机中，砧板会转动一定角度，由于冲击力大、频率高，刀痕总是集中在砧板的几道环形位置上，即都处在同一个圆的轨迹上。砧板出现刀痕的地方就必定有损耗，工作不长时间就会形成环形深度不一的沟槽，每道沟槽之间存在高凹不平的台阶。这严重影响冲口效果，存在冲切不整齐、冲切不彻底、撕裂等问题，砧板也须经常更换，生产成本高。本专利权利要求1所限定的技术方案通过砧板移位装置能够挪动砧板和冲刀的相对位置，使得上下几次冲切的刀痕不会在砧板上的同一个圆的轨迹上，使刀痕在砧板上分布均匀，从而克服现有技术中存在的技术问题。

　　根据上述发明目的，本专利权利要求1所限定的技术方案与证据1或4所公开的技术方案相比，区别主要在于：证据1和证据4均未公开砧板移位装置的所有技术特征。证据5公开了一种三面切书机，可用托板手轮带动托板（被诉决定认定相当于砧板）前后移动，虽然二者均做冲切或裁切运动，且托板或砧板能够移动，但二者整体技术方案解决的技术问题、实际发生的作用及所产生的技术效果均不相同，本专利是为了解决使刀痕在砧板上分布均匀、延长砧板寿命问题，而证据5是为了调整切书机工作台面上的书本与基准面之间的距离；本专利的冲刀直接与砧板接触，使得砧板出现刀痕产生损耗，而证据5并未公开切刀与托板接触，使托板产生损耗；本专利通过挪动砧板和冲刀的相对位置，使得上下几次冲切的刀痕不会在砧板上的同一个圆的轨迹上，而证据5并未给出相关的技术效果，也无此功能。因此，证据5所公开的技术方案未给出通过砧板移位装置使得砧板横向或者纵向移动，挪动砧板和冲刀的相对位置，使得上下几次冲切的刀痕不会在砧板上的同一个圆的轨迹上，使刀痕在砧板上分布均匀的技术启示。本领域技术人员没有任何理由和动机将证据5所公开的托板移动装置结合到证据1或者证据4所公开的技术方案以获得本专利权利要求1所限定的技术方案。因此，原审法院仅从本专利与证据5的移位装置的运转方式，得出证据5给出了将区别技术特征应用到证据1或证据4中，从而使本领域技术人员能够获得本专利权利要求1技术方案的技术启示，缺乏依据，应予纠正。