无锡知产法庭首例生效民事案件阐明权利要求保护范围案民事二审判决书

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2023）最高法知民终532号

当事人

上诉人（原审被告）：孔伟清。

被上诉人（原审原告）：冯敏德。

审理经过

上诉人孔伟清因与被上诉人冯敏德侵害发明专利权纠纷一案，不服江苏省无锡市中级人民法院于2022年11月22日作出的（2022）苏02民初531号民事判决，向本院提起上诉。本院于2023年3月20日立案后，依法组成合议庭，并于2023年4月23日询问当事人，上诉人孔伟清的委托诉讼代理人孔原，被上诉人冯敏德及其委托诉讼代理人季翔到庭参加询问。本案现已审理终结。

上诉人诉称

孔伟清上诉请求：依法改判孔伟清未侵害涉案专利权，并由冯敏德承担全部诉讼费用。

事实与理由如下：1.被诉侵权产品由于工艺误差形成的“毛边”并非涉案专利的“收缩式弧形锥体”，即被诉侵权产品不具备“收缩式弧形锥体”这一技术特征，故未落入涉案专利权的保护范围。2.即便认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，原审判决对侵权故意、情节严重以及侵权数量的认定错误。

被上诉人辩称

冯敏德辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回孔伟清的上诉请求。

一审原告诉称

冯敏德以江阴市百灵乐器有限公司（以下简称百灵公司）为被告向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，江苏省苏州市中级人民法院经审理裁定将本案移送原审法院审理。原审法院于2022年7月28日立案受理后，冯敏德于2022年9月6日申请追加孔伟清作为本案被告，并申请撤回对百灵公司的起诉，原审法院均予准许。冯敏德起诉请求判令孔伟清：1.立即停止制造、销售、许诺销售侵害涉案专利权的排笛产品；2.销毁库存产品及生产侵权产品的专用模具；3.赔偿冯敏德经济损失及合理维权费用50万元；4.负担本案诉讼费用。

一审法院查明事实

原审法院认定事实：

一、涉案专利情况

涉案专利系冯敏德于2013年5月8日向国家知识产权局申请的名称为“排笛”的发明专利，并于2015年1月28日获得授权，专利号为201310165323.1。冯敏德在本案中明确请求保护权利要求1。涉案专利权利要求1为：

“1．一种排笛，包括8-30个音管，每个所述音管内塞有笛塞，所述音管的前部下方设有音管连接边，所述音管连接边连接有吹嘴，所述吹嘴包括气流通道和吹嘴连接边，其特征在于：所述音管连接边中设有多个并排设置的圆锥式开口槽，所述吹最连接边上设有多个与所述圆锥式开口槽相匹配的圆锥式插销，所述音管连接边的上表面前端边缘处设有浅凸台，所述浅凸台与所述吹嘴的出气口的下边缘齐平，所述音管的前端边缘高于所述浅凸台，所述音管的前端上内壁上设有收缩式弧形锥体。”说明书中有如下内容：“音管口的内壁上设有半收缩式弧形锥体，改变了共振点，使管体得到充分共振，音色更加丰满圆润，用气量小，合奏时和声效果更佳，气流进入音管内能更好地共振，吹奏时用气量小，可轻松吹响，适用于少儿、成人，适用人群广。”

二、被诉侵权事实

2020年4月23日，江苏省南通市通州公证处（以下简称通州公证处）出具（2020）苏通通州证字第45号公证书。该公证书载明，2019年10月12日，冯敏德的委托代理人冷天正在公证人员陪同和监督下，来到上海市浦东新区上海新国际博览中心6号民乐馆，由公证人员对拍摄设备及拍摄所用SD存储卡进行了清洁性检查，冷天正在位于该展区内NE6I12展位上方标有“江阴市百灵乐器有限公司”字样的展位处购买了外包装上标有“玉竹”字样的排笛一只，并通过微信支付了货款，公证人员对该展区、展位的外观、位置和冷天正购买排笛的过程及付款记录进行了拍照。购买结束后，公证人员将现场购得的排笛带回公证处并对排笛及包装进行拍照，拍照结束后将排笛加封在一个纸箱内，对加封纸箱进行拍照并交由冷天正保管。公证书所附照片显示，展览会名称为中国（上海）国际乐器展览会，微信付款金额为45元，收款人为孔伟清。

2022年10月10日，原审法院庭审时现场拆封上述公证加封纸箱，纸箱内有包装袋上标注“玉竹”商标的排笛一只，排笛上也标有“玉竹”商标。该排笛有16个音管，每个音管里有笛塞，音管前部下方的连接边可以连接吹嘴，音管连接边有四个开口槽，可以插入吹嘴连接边上设置的对应插销；音管连接边的上表面前部边缘处有较浅的凸台，与吹嘴出气口下边缘齐平。通过现场锯开音管，音管前端内壁上有形状从宽到窄的凸起部分。

经原审法院庭审比对，双方当事人主要争议在于被诉侵权产品是否具备“所述音管的前端上内壁上设有收缩式弧形锥体”这一技术特征，双方当事人对于被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1除上述技术特征外的其他技术特征并无争议。冯敏德认为：（1）通过现场对被诉侵权产品音管拆解的情况可以看出，音管前端内壁上有明显的凸起，体现出被诉侵权产品具有收缩式弧形锥体这一技术特征；（2）庭审时选取被诉侵权产品一个音管，在对其音管前端内壁的凸起部分进行磨平前后分别进行吹奏，磨平后吹奏时音色相对发闷，不清脆，从而更证明了该凸起部分就是涉案专利中的收缩式弧形锥体。孔伟清认为：（1）被诉侵权产品音管前端内壁上确有细微凸起部分，但这是由于生产工艺误差所造成的，并非上述技术特征中的收缩式弧形锥体。具体而言，由于音管是空心的，生产时需要在模具上设计一个芯在中间，音管冷却后抽芯时必然导致端部会有细微的形变；（2）该细微凸起仅在端口附近，与涉案专利附图三中收缩式弧形锥体的形状差别极大，并非收缩式弧形，且体积不到后者的十分之一，故该细微凸起仅是加工时出现的毛边；（3）该细微凸起并不具有收缩式弧形锥体这一技术特征所具有的改变音效的功能或效果，将该细微凸起磨平后即可发现音效并无变化，庭审中冯敏德在磨平凸起部分前后分别进行了吹奏对比，虽然磨平后吹奏声音确实变轻，但这是冯敏德吹气大小的原因所致，并不客观。

百灵公司于2014年6月30日成立，注册资本50万元，经营范围为笛子、二胡、古筝的制造、加工、销售。百灵公司向原审法院提交了其法定代表人戈建明与孔伟清的微信记录及商标注册信息。其中微信记录显示，孔伟清于2020年10月23日向戈建明支付展会费5000元。商标注册信息显示，“玉竹”图文组合商标的注册人为丁梅英，申请注册日期为2017年10月31日，注册公告日期为2018年10月7日，商标注册号为第27202721号。冯敏德、孔伟清对上述证据均无异议。孔伟清确认其与丁梅英为夫妻关系。冯敏德提交的拼多多、淘宝、京东网页截图及统计表显示，有承艺堂家居专营店等47家网店销售“玉竹”牌排笛，销售数量合计为1200315件，定价分别在48元至228元之。

2018年7月22日，冯敏德作为甲方与江阴市祝塘华韵乐器厂（以下简称华韵乐器厂）、丁梅英作为乙方签订协议书一份，约定双方就涉案专利侵权一事达成协议：1．乙方从协议之日起停止生产并停止销售玉竹排笛及相同结构的排笛贴牌产品；2．乙方就协议前的侵权行为向甲方公开道歉，以取得甲方谅解；3．乙方将原有生产模具无偿交给甲方处理；4．乙方一次补偿甲方经济损失5万元，并于协议签字日完成履行；5．乙方完成上述义务后，甲方放弃对乙方侵权行为的法律追究。

2018年11月14日，江苏省苏州市中级人民法院立案受理了丁梅英诉冯敏德确认不侵害专利权纠纷一案，案号为（2018）苏02民初1509号。丁梅英在该案中诉称，2018年6月，苏州中院受理了（2018）苏05民初727号冯敏德诉苏州古悦乐器有限公司（以下简称古悦公司）侵犯涉案发明专利权纠纷一案，古悦公司销售的排笛是丁梅英所设立的华韵乐器厂生产，因丁梅英缺乏相关知识，误认为其生产的排笛侵犯了涉案发明专利权，于2018年7月22日与冯敏德达成协议并予以履行，丁梅英还注销了华韵乐器厂。丁梅英此后发现其生产销售的“玉竹”牌排笛未落入涉案专利权保护范围，其签订协议是出于重大误解，不再生产上述排笛对其造成了严重的经济损失。据此请求判决确认其不侵犯冯敏德的涉案专利权、冯敏德返还模具及5万元等。江苏省苏州市中级人民法院经过审理，认定丁梅英与冯敏德之间就被诉排笛是否侵犯涉案专利权作出明确意思表示且签订了协议，丁梅英未履行书面催告等前置程序的情况下径行提起本案之诉，不符合确认不侵权制度设立的本意，据此裁定驳回丁梅英的起诉。上述裁定已发生法律效力。

2022年9月16日，孔伟清与冯敏德进行手机联系，孔伟清表示想与冯敏德和解合作，并表示愿意付专利费，冯敏德回应称要解决侵权的事才能谈合作。

孔伟清提交的微信聊天记录显示，2019年7月19日，孔伟清与其代理人孔原微信聊天中称将排笛产品的吹嘴作出改变，不用插口。2020年9月13日，孔伟清向孔原发送其产品被侵权投诉的文字内容及相应专利证书，并发送其产品照片。孔伟清称上述产品照片与冯敏德提供的网店产品图片一致，表明孔伟清已经对其产品结构进行了改动，与涉案专利产品不相同。

三、合理费用相关事实

2022年1月24日，冯敏德与江苏紫琅律师事务所签订一份委托代理合同，约定江苏紫琅律师事务所接受冯敏德的委托，指派律师作为本案纠纷一审的诉讼代理人，律师代理费4万元等。同日，江苏紫琅律师事务所向冯敏德开具律师费发票一张，金额为4万元。

冯敏德提交的公证费发票显示的金额为2020元，其主张的数额为1014元。

上述事实，有专利证书、公证书、委托代理合同、发票、网页截图、协议、民事裁定书、微信聊天记录等证据在案佐证。

一审法院认为

原审法院认为：被诉侵权产品系冯敏德从孔伟清所租的百灵公司展览会摊位上购得，产品价款也是支付给孔伟清，被诉侵权产品上标注的“玉竹”商标是孔伟清配偶丁梅英注册的商标，故被诉侵权产品系孔伟清制造、销售。通过锯开被诉侵权产品部分音管的方式，可以观察到音管前端内壁上有凸起部分，该凸起部分从音管口方向呈上宽下窄，逐渐收拢，呈现出收缩式的弧形锥体形态，故被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1记载的“所述音管的前端上内壁上设有收缩式弧形锥体”这一技术特征，落入了涉案专利权保护范围。孔伟清未经许可，制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的产品，构成专利侵权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。冯敏德关于销毁库存产品及生产侵权产品的专用模具的诉讼请求成立。孔伟清在明知被诉侵权产品构成侵权的情况下继续实施侵权行为，其主观上具有明显的侵权故意，并构成重复侵权，故其侵权行为情节严重，但冯敏德未能提供具有证据支持的计算本案惩罚性赔偿数额的基础数据，本案无法适用惩罚性赔偿。鉴于冯敏德的损失及孔伟清的获利无法确定，亦无专利许可费可参照，故原审法院综合考虑如下因素确定赔偿数额：1．涉案专利为乐器产品的发明专利，而排笛产品为市场上具有相对固定销量的乐器产品，涉案专利对于排笛产品具有相对较高的市场贡献度；2．孔伟清涉案侵权行为构成重复侵权，其主观故意明显，侵权情节严重；3．涉案侵权行为至少从2018年7月就开始了，侵权持续时间已达4年之久；4．被诉侵权产品在拼多多、淘宝、京东等平台上均有出售，涉及网店数量较多；5．冯敏德主张的律师费、购买侵权产品费用及公证费中涉及本案诉讼的部分费用，系为本案诉讼支出的合理费用，依法应由孔伟清负担，鉴于冯敏德的诉讼请求并未将上述合理费用予以单列，只要求计算在50万元赔偿额中，故上述合理费用应当并入赔偿数额，酌情确定赔偿责任。

一审裁判结果

原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十四条第一款、第七十一条第一款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：一、孔伟清立即停止制造、销售、许诺销售侵害201310165323．1号“排笛”发明专利权的产品；二、孔伟清立即销毁库存侵权产品及用于制造侵权产品的模具；三、孔伟清于判决生效之日起十日内赔偿冯敏德经济损失及为制止侵权所支付的合理开支共计35万元。四、驳回冯敏德的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费8800元，由冯敏德负担1320元，孔伟清负担7480元。

二审法院认定事实

二审诉讼中，各方当事人均未提交新证据。

原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

二审法院认为

本院认为：

涉案专利为合法有效专利权依法应受保护。根据当事人的诉辩主张并结合已查明事实，本案的争议焦点为：（一）被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权的保护范围；（二）原审法院在认定侵权责任时对侵权故意、情节严重以及侵权数量的认定是否恰当。

（一）被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权的保护范围

《中华人民共和国专利法》第六十四条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”其中“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同技术特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

本案中，双方当事人的争议在于被诉侵权产品是否具备涉案专利权利要求1记载的“所述音管的前端上内壁上设有收缩式弧形锥体”这一技术特征，并均认可被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1除上述技术特征外的其他技术特征。通过现场勘验被诉侵权产品，将其部分音管锯开后可以观察到，被诉侵权产品音管前端内壁上有凸起部分，该凸起部分从音管口方向呈上宽下窄，逐渐收拢，呈现出收缩式的弧形锥体形态。孔伟清虽主张上述凸起部分是注塑生产工艺误差造成的，但在案证据并不能证明被诉侵权产品生产工艺会普遍造成孔伟清所称的误差。在被诉侵权产品生产过程中，模芯脱模时会导致音管从头到尾的内径逐步变小或变大，但并不会对音管的前端产生必然的影响，更不会使音管前端内壁上形成收缩式弧形锥体。同时，被诉侵权产品无论是音管外观部分还是音管内壁部分都比较光滑，并有一定的光泽度，被锯开后的相应音管前端内壁上的凸起部分在形状上相对均匀对称，并未反映出被诉侵权产品生产工艺存在误差的可能性，无法将凸起部分认定为孔伟清所称的“毛边”。因此，被诉侵权产品音管前端内壁上的凸起部分是通过控制模具及工艺而刻意得到的产品特性，而非工艺缺陷或误差必然会得到的产物。虽然上述凸起部分体积较小，且看上去不如涉案专利附图中收缩式弧形锥体的细长，但在涉案专利未对收缩式弧形锥体的体积作出限定的情况下，被诉侵权产品音管前端内壁上凸起部分的体积即使在视觉上与附图中收缩式弧形锥体的体积有所差异，但其已构成被诉侵权产品音管前端内壁上设有的“收缩式弧形锥体”。因此，原审法院认定被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征，并无不当，孔伟清有关被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1保护范围的上诉主张缺乏依据，本院不予支持。

（二）原审法院在认定侵权责任时对侵权故意、情节严重以及侵权数量的认定是否恰当

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”第七十一条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条第一款规定：“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”第三条规定：“对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（六）其他可以认定为故意的情形。”第四条规定：“对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。”

本案中，冯敏德提出判令孔伟清承担惩罚性赔偿的请求，故应审查孔伟清是否具有侵权故意及被诉侵权行为是否构成情节严重。首先，关于侵权故意的认定。孔伟清在前案纠纷中知道其产品侵害了冯敏德的涉案专利权，并以签订书面协议的形式，向冯敏德确认侵权事实、赔礼道歉及赔偿冯敏德5万元。在时隔近两年后，冯敏德再次购买到了被诉侵权产品，被诉侵权产品价款也是直接支付给孔伟清。这表明孔伟清是在明知其行为性质的情况下仍继续实施侵权行为，故原审法院认定孔伟清实施被诉侵权行为具有侵权故意，并无不当。其次，关于情节严重的认定。孔伟清虽然并非前案纠纷的当事人，但其为前案纠纷所涉侵权产品的实际生产、销售者，并以此与冯敏德达成和解协议，从而了结前案纠纷。孔伟清因前案纠纷自愿承担责任后，再次实施相同的侵权行为，其应当清楚继续生产、销售被诉侵权产品很可能会面临被判侵权的重大风险。同时，孔伟清在本案纠纷立案后与冯敏德联系，请求与其和解并开展合作，还表示愿意支付专利使用费。上述事实可以证明孔伟清明知被诉侵权行为构成重复侵权，故原审法院认定被诉侵权行为情节严重，也无不当。最后，关于侵权数量。孔伟清在2018年7月之后仍在制造、销售、许诺销售被诉侵权产品，冯敏德提交的拼多多、淘宝、京东网店销售“玉竹”牌排笛的证据显示，被诉侵权产品销售量为1200315件，但鉴于该销售量可能包含2018年7月以前的侵权产品数量，故原审法院并未将上述数量直接认定为侵权产品的数量。同时，由于基数无法确定导致本案无法适用惩罚性赔偿，原审法院在依法酌定本案赔偿数额时，并未具体认定侵权产品的数量。因此，原审法院在认定侵权责任时对侵权故意、情节严重的认定并无不当，且原审判决在确定侵权赔偿责任时并未认定侵权产品的具体数量，故孔伟清有关原审法院在认定侵权责任时对侵权故意、情节严重以及侵权数量的认定错误的上诉主张依据不足，本院不予支持。

二审裁判结果

综上所述，孔伟清的上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决认定事实基本清楚，适用法律基本正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费6550元，由孔伟清负担。

本判决为终审判决。

审　判　长 　刘晓军

审　判　员 　周   平

审　判　员 　陈瑞子

二〇二三年五月九日

法 官 助 理　 黄雪莹

书　记　员　 马文静