浅谈无效程序中本国优先权成立的判断标准和举证责任分配

【弁言小序】

在无效程序中，当请求人提交的证据公开日在涉案专利优先权日和申请日之间时，或者请求人提交的主张抵触申请的对比文件优先权日在涉案专利申请日/优先权日之前，且申请日和公开日在涉案专利申请日/优先权日之后，需要核实涉案专利或对比文件的优先权是否成立。而根据《专利审查指南》关于本国优先权的相关规定，当申请人要求本国优先权时，作为本国优先权基础的中国首次申请，自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。当作为本国优先权基础的中国申请由于视为撤回而未被公开时，当事人通常无法获得该优先权文本，如何判断本国优先权是否成立以及哪一方当事人负有举证责任是需要探讨的问题。本文将借助于一个无效案件，对无效程序中本国优先权成立的判断标准和举证责任分配提供一种分析思路。

【理念阐述】

专利法第二十九条第二款规定，申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。与外国优先权相比，专利法实施细则中对本国优先权做出了进一步限制，例如，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日即视为撤回。

在本国优先权成立的判断中，相同申请人以及自专利申请之日起十二个月的期限判断相对容易，而“在中国第一次提出专利申请”以及“相同主题”的判断相对复杂。

《专利审查指南》中关于“相同主题”的定义是技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或实用新型，其与《专利审查指南》新颖性部分对“同样的发明或者实用新型”有相似之处。有观点进一步分析了两者在上下位概念、惯用手段直接置换、数值范围重叠、减少技术特征、改变技术效果等方面的判断存在差异。笔者同意该观点，相同的主题核实需要判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请文件中。如果在后申请的技术方案不能从在先申请中直接、毫无疑义地得出，此时通常在后申请引入了新的内容，无法排除申请人在优先权日至申请日期间对方案进行改进的可能，如果允许其享有优先权，将违背先申请原则。

关于“在中国第一次提出专利申请”，其含义是该申请应当是首次申请，且该首次申请是向中国提出的。《专利审查指南》中关于优先权核实的一般原则中并未区别外国优先权和本国优先权，因此两者应当基于相同的标准。外国优先权中在先申请应当是首次正规的专利申请，并且申请人首次提出申请的那一国家或政府间组织与中国就优先权事项签订有协议，或者共同参加了有关国际条约，或者按照互惠原则相互承认优先权。因此本国优先权也应当是首次申请，且该首次申请是向中国提出的。同时，本国优先权的立法本意是避免外国优先权造成的非本国国民的超国民待遇。出于公平原则，本国优先权也不应该带来比外国优先权更多的超惠待遇。例如，当向其他国家或地区提出的首次申请A之后在中国就相同主题提出了申请B和C，如果申请C的申请日距离申请A超过12个月，如果将“在中国第一次提出专利申请”理解成中国范围内的第一次申请而不论在此之前其他国家或地区是否提出过申请，申请C无法享有申请A的外国优先权，但能够享有申请B的本国优先权，显然是有失公平的。

对于无效宣告程序中的举证责任，参照民事诉讼中的相关规定，适用“谁主张谁举证”的原则。一方当事人提出某一事实主张时，需提供证据证明该主张，若其提交的证据的证明力达到能够证明该事实的存在具有高度盖然性的程度，则认为其完成了初步的举证责任。若没有证据或者证据不足以证明其事实主张的，由其承担不利的后果。

依照上述原则，无论是请求人还是专利权人均需要在其合理举证能力的范围内履行其举证责任，并且根据举证能力，当事人对其所有的专利/专利申请能够享有优先权具有举证责任。

对于涉案专利的本国优先权不能成立的无效理由，应当首先由请求人提供证据并说明理由。但由于本国优先权中在先申请自后一申请提出之日即视为撤回，请求人通常难以获得其优先权文本。如果请求人提供了涉案专利的中间审查文件，例如专利评价报告、审查意见通知书等表明在审查过程中有过涉案专利优先权不成立的结论或者提供了其他证据表明涉案专利所要求的本国优先权不是申请人在中国第一次提出的专利申请，例如还存在申请日/优先权日更早的相同主题申请，则可以认为请求人完成了初步的举证责任。对于专利权人而言，由于涉案专利、优先权文件或者相同主题的更早申请均为其所有，提供上述文件对专利权人较为容易，其理应提供上述证据供合议组核实参考。

对于对比文件本国优先权的核实，通常请求人会主张该对比文件能够享有优先权，由于专利文献上记载了优先权事项，并且没有其他相反的证据初步证明优先权不成立的情况下，可以认为请求人关于对比文件优先权成立的理由成立并且完成举证责任；专利权人如主张对比文件不能享受其优先权，应当提供相应的理由和证据，例如表明优先权不成立的专利评价报告、中间审查文件或非中国首次申请证明文件等。如果对比文件为请求人或专利权人任一方所有的专利文献，则该对比文件的所有人应当提供本国优先权文本并说明其本国优先权不成立/成立的理由。

在当事人已经完成了初步举证责任后，并且提出合理的无法提供优先权文本核实优先权的理由的情况下，可以向合议组提出申请，请合议组调取优先权文件，或向合议组提出申请请合议组出具相关证明，表明该优先权文件确系审查需要，由当事人依据合议组出具的相关证明向专利行政部门查阅和复制相应的优先权文件。

此外，无论涉案专利或对比文件的本国优先权核实，合议组均可以获取相关的优先权文本并进行核实。但这并不意味着可以免除当事人的举证责任。

【案例演绎】

某无效宣告请求案涉及的实用新型专利权保护一种壁挂式折叠柜，包括上顶板、下底板和左、右侧板，其中上顶板下表面四周至少在左、上、右边缘处设置有与上顶板匹配的凸缘，凸缘与上顶板下表面之间的空间形成一个凹下空间，所述上顶板上侧边缘至少设置一个铰接固定件连接安装面，且所述上顶板绕着铰接固定件的固定点上、下翻转，所述左、右侧板的顶部平行铰接于所述凸缘的内侧，所述左、右侧板分别由上下两块面板水平方向铰接组成，所述左、右侧板的下面板的底部与下底板左右边铰接。

请求人提交的证据3-1为相同专利权人的在先申请，但证据3-1的公开日在涉案专利的申请日和优先权日之间。由于涉案专利的本国优先权视为撤回未公开，在无效程序中，请求人仅提交了一份专利权评价报告和一份请求人自行委托检索中心的检索报告供合议组参考，其中专利权评价报告中认为涉案专利全部权利要求本国优先权不成立，而检索报告中认为涉案专利独立权利要求优先权成立，但从属权利要求优先权不成立。

在口头审理过程中，专利权人坚持认为本专利优先权成立，但无法提供本国优先权文本。专利权人认为本国优先权所公开的内容与证据3-1类似，均公开了“主面板背面可以制作成凹槽框状用于隐藏叠合后的其他面板”，从该内容中可以直接、毫无疑义地得出“左、右侧板的顶部平行铰接于所述凸缘的内侧”。

请求人是否完成其举证责任、优先权文件与本专利是否属于相同主题以及优先权文件是否为“在中国第一次提出专利申请”是决定涉案专利优先权是否成立的焦点问题。

合议组认为，由于涉案专利本国优先权视为撤回未公开，但请求人提供了本专利的专利评价报告说明其国内优先权可能不成立，则应视为请求人完成了初步举证责任，专利权人可进一步补充该国内优先权文本以明确国内优先权是否成立，如专利权人未完成其举证责任，将承担相应的不利后果。

本案中合议组通过专利行政部门获得了本专利的本国优先权文本。其公开了一种壁挂式折叠柜，柜体包括主面板，主面板的左、右两侧分别连接有左、右两侧面板，左、右两侧面板的下端连接有底面板，左右两侧面板和底面板可折叠隐藏于主面板的背面，主面板的上边设有铰接安装点，主面板背面可以制作成凹槽框状用于隐藏叠合后的其他面板。本国优先权文本中并未提及凸缘结构；即便将凹槽理解成凸缘，从本国优先权文本中仅能得知左、右侧板顶部在凹槽的内侧，但左、右侧板的顶部还可以铰接在上顶板的下表面或凹槽内侧，即存在其他技术实现方式，因此无法从本国优先权文本中直接、毫无疑义地确定“左、右侧板的顶部平行铰接于凸缘的内侧”，两者不属于相同主题的申请，从而权利要求 1、8 的技术方案不能享有该国内优先权，相应的从属权利要求也不能享有该国内优先权。

此外，即使本专利与本国优先权文本属于相同主题，但由于证据3-1的申请日早于本国优先权的申请日，其也公开了相同主题的壁挂式折叠柜，因此本国优先权文本并非中国首次申请，从而涉案专利的优先权也不能成立。