浅谈专利无效宣告程序“一事不再理” 原则中“一事”之界定标准

【摘要】

“一事不再理”是专利无效宣告程序中的一项重要原则，但目前《专利法实施细则》和《专利审查指南2010》仅给出了原则性的规定，导致实务中对此原则的适用存在一些困惑。本文从时机、主体、客体三个层面对专利无效宣告程序所涉“一事不再理”原则中“一事”的内涵进行了分析，并着重对客体层面中如何构成“一事”即如何认定“同样的理由和证据”进行了探讨，以期为该原则在专利无效宣告程序中的准确适用提供一些参考。

一、引言

“一事不再理”是起源于罗马法的一项古老的诉讼原则，然而时至今日，其生命力已不囿于诉讼程序，在仲裁、行政等程序中亦广泛适用【1-3】。《专利法实施细则》（下称实施细则）第六十六条第二款规定，“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理”。《专利审查指南2010（2019年修订）》（下称审查指南）第四部分第三章第2.1节规定，“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”。此即为“一事不再理”原则在专利无效宣告程序（以下简称专利无效程序）中的具体体现。

设置“一事不再理”原则的目的是防止就同一争议对象或事项作出相互矛盾的裁决，影响法的安定性；同时也避免消耗行政资源或司法资源，增加对方当事人的负担【3】。一般认为，“一事不再理”包括两个层面的内容，一是指判决的既判力，即判决确定后不得就同一案件再次起诉；二是指诉讼系属的效力，即诉讼一经提起不得就同一案件重复起诉。上述含义是从诉讼原则的角度对“一事不再理”的界定，讨论的是判决的既判力和诉讼系属问题【1、4】。然而由于价值取向的差异，“一事不再理”原则在不同程序中的适用范围有所不同。就专利无效程序而言，其解决的是专利权有效性纠纷的问题，而对于专利权有效性纠纷的属性，一直以来没有统一的观点【5】。从程序架构来说，专利无效程序及其后续的诉讼程序属于行政确权和行政诉讼；从实体内容上看，专利权有效性纠纷是平等主体之间产生的纠纷，因而专利复审和无效审理部作出的无效宣告请求审查决定带有居间解决纠纷的性质，从而使其具备了民事诉讼的特点【5】。此外，鉴于专利权的授予涉及公众利益和专利权人利益之间的平衡，因此专利权的稳定性不仅关系到无效请求人和专利权人，实则还关乎公众利益，由此专利无效程序本身也承担一部分公益功能。以上就造成专利无效程序具有其独特性质。因此如何看待“一事不再理”原则在专利无效程序中的适用变得更为复杂。

专利无效程序实务中涉及一事不再理的情形时有发生，特别是在争议一次解决不彻底或审查决定有异议，无效请求人会选择多次提起无效宣告请求（下称请求）。《实施细则》和《审查指南》对此仅给出了原则性的规定，相关的学术研究尚不多见，导致实务中对此原则存在一些困惑。因此有必要研究该原则在专利无效程序中的适用问题，从而统一审查标准，维护行政程序的权威性和稳定性，并给当事人以明确预期。下文将尝试对专利无效程序所涉“一事不再理”原则中“一事”的内涵以及如何判定进行分析。

“一事”之内涵‍

1、时机层面

由《实施细则》、《审查指南》相关规定可知，专利无效程序中“一事不再理”原则的适用时机出现在在先无效宣告请求（下称在先请求）的审查决定（下称在先决定）作出之后。这意味着对在先请求没有作出决定之前，即使两份请求书内容完全相同（不考虑时限问题），其也不适用“一事不再理”原则。

另外，如果请求人在撤回请求后，又以同样的理由和证据再次提出请求的，由于针对在先请求并未作出过审查决定，所以也不属于一事不再理原则适用的情形。这与行政诉讼中“人民法院裁定准许原告撤诉后，原告以同一事实和理由重新起诉的，人民法院不予立案”“有下列情形之一，已经立案的，应当裁定驳回起诉：……(七)撤回起诉后无正当理由再行起诉的”的规定有所不同。本文认为，原因可能在于两种程序的价值取向有所差异，行政诉讼即俗称的“民告官”，其在保障公众救济途径的同时也要避免当事人不当行使诉权导致行政行为的公定力、确定力等长期处于不安定状态；而专利无效审查作为带有居间解决纠纷并承担一定公益功能的具体行政行为，对撤回请求后的程序不作干涉，一方面有利于解决纠纷，同时也避免了由于请求人的不当处置导致公众利益受损的情形。

此外，《实施细则》、《审查指南》规定中所指的决定是指复审和无效审理部已经作出的无效宣告请求审查决定，与该决定是否经过司法审查、是否生效无关（见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第3216号判决）。本文认为，专利无效程序作为独立的行政确权程序，无效审查决定作出即表示行政机关已经完成了行政行为，按照行政法的相关规定，该决定在行政程序阶段已经生效，而我们此处所探讨的正是在该行政程序阶段所适用的“一事不再理”原则，并不受后续是否经过司法程序的影响。

2、主体层面

民事诉讼、行政诉讼对“一事不再理”中“一事”的界定包含了“同一当事人”。与之不同的是，《实施细则》第六十六条第二款并未规定在后请求的请求人需与在先决定涉及的请求人保持一致，由此可见，专利无效程序中的“一事不再理”在主观效力范围上可及于未参加专利无效程序的第三人。此外，司法实践中也已确定了专利无效程序 “一事不再理”原则的对世效【6】。

有观点认为，从比较法的角度看，废除专利无效程序确定的对第三者的效力已成为各国之潮流，且无论从违反宪法平等主义原则，还是从增强无效宣告程序公益功能的角度看，删除一事不再理规定的主观效力范围对世效的作法应予践行【6】。对此，本文认为，从专利无效程序自身特点出发，其并不具有民事诉讼或者行政诉讼中强烈的“属人”特性，即相比民事诉讼、行政诉讼程序中不同的主体代表了不同的法律关系和法益，专利无效程序中行政机关作出审查决定所依据的是具体的无效理由和证据，所涉及的法益为专利权人是否可以享有专利权，而上述无效理由和证据由谁提出对在先决定的结果并无影响作用。再者，如果将专利无效程序的“一事”仅适用同一请求人，则会出现一件无效请求不成立或败诉后，当事人可以基于同样的理由和证据随意变更请求人身份以规避“一事不再理”的情形，显然这会给行政和司法资源带来的极大浪费，并且容易造成行政或司法机关同一争议对象或事项作出相互矛盾的裁决，从而违背“一事不再理”原则的初衷。因此至少在没有其他配套制度的现阶段下，保持专利无效程序“一事不再理”原则的对世效是利大于弊的。

3、客体层面

针对同一专利权，当先后两次请求提交的请求书内容完全相同时（不考虑时限问题），我们容易判定，针对在先请求的审查决定作出后，在后请求即构成“一事不再理”，但是当先后两次提交的请求书内容有差异时，是否就不构成“一事不再理”呢？这首先涉及对“一事”如何认定的问题，更具体地说，即如何认定“一事”所包含的两个比较客体。对此，存在两种观点，一种观点认为应将在后请求中请求人提出的理由和证据与在先请求中请求人提出的理由和证据进行比较，另一种观点认为应将在后请求中请求人提出的理由和证据与在先请求作出的审查决定（简称在先决定）认定的理由和证据进行比较【7】。由此可见，现有观点的争议焦点在于“一事”中的“此事”究竟是在先请求人提出的理由和证据还是在先决定认定的理由和证据。

对此，本文认为，如果将《实施细则》第六十六条第二款的规定按照语法补充完整，其表述应为，“在专利复审委员会依据一定的理由和证据就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理”。因此，从文义解释的角度，比较的客体之一应为在先决定中依据的理由和证据，同时从专利审查指南中规定的“如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”反义解释中亦可得到相互支持。而且，基于依职权原则以及审查实践复杂多样的情况，审查决定所依据的理由和证据往往不能完全等同于请求人主张的理由和证据，后文将作进一步详细阐述。另外，从立法解释的角度，《实施细则》没有直接规定请求人不得以同样的理由和证据进行重复请求，而是禁止在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，请求人又以同样的理由和证据请求无效宣告，由此可知，在专利无效程序阶段，在先决定对在后的无效请求是具有拘束力的，这与“一事不再理”中的“既判力原则”相类似。既判力是指前诉判决对于后诉案件在程序上的拘束力，这意味着在前诉中经审查判断的主张和事实，后诉中不能进行重复审理和认定【4】。由于既判力的产生是基于前诉的判决，则既判力的比较客体之一即为前诉判决。相应地，专利无效程序中“一事不再理”的比较客体之一应为在先决定。当然，专利无效审查决定本身是受后续诉讼程序监督的，其无法产生法院生效判决所述的“既判力”，可将在先决定对在后请求具有的这种“拘束力”称为“预判力”，以示区别。

“一事”之判定‍

前文已从时机、主体、客体三个层面阐述了“一事”的内涵，其中，在客体层面判断是否构成“一事”，即如何判定在先决定与在后请求涉及同样的理由和证据，一直是实务中存在困惑和争议最多的地方。本节内容将尝试探讨如何界定“同样的证据”和“同样的理由”。

1、同样的证据

在判断是否构成“同样的证据”之前，首先需明确“证据”所涵盖的范围。有观点认为，应对“同样的证据”作严格解释，因此“证据”不仅包括证据形式，还包括请求人对证据的使用，例如证据的内容、组合方式以及特征对比方式【7】。对此，本文认为，根据民事诉讼法的相关规定，证据是指能够证明当事人事实主张的各种资料，即证据是客观存在的或是对客观存在的客观反映，而证据的组合方式、特征对比方式均属于建立在证据之上的运用分析，且往往结合了一部分主观要素，其已不完全是客观存在的或是对客观存在的客观反映，因此并不适宜归入“证据”的范畴，将其归入“理由”范畴更为妥当，后文将作进一步阐述。

而对于证据的使用内容，虽然根据《审查指南》的相关规定，复审和无效审理部在作出决定时一般受限于请求人提出的理由和证据，然而如将在先决定依据的理由和证据完全等同于请求人对证据的使用说明则是不可取的。复审和无效审理部在作出专利无效审查决定时对于证据的把握一般遵循着整体原则，尤其是在新颖性和创造性的评判中，虽然请求人基于自身判断选择使用了证据的部分内容，但在先决定通常会考虑证据的整体记载，从而保证在客观、准确认定事实的基础上公正地作出结论。当然也会存在以下情形，即对于内容庞杂且内容间的事实基础不同的证据，例如包括多个实施例的专利文献或者包括多个章节的公知常识书籍，请求人仅引用了其中的一部分内容。在这种情形下确不适合将提交证据的所有内容均归入无效审查决定认定的证据范围，但不意味着与前文所称证据的“整体原则”相矛盾，相反地，其依然是将证据中可以整体考虑的内容作为一个集合体，同样是“整体原则”的一种体现。因此，本文认为，同样的证据”中的“证据”应遵循整体原则，即通常指提交证据的全部内容，特殊情形下指证据中可以作为整体考虑的内容集合，而不局限于请求人对证据的使用内容。

那么，如何理解“同样的证据”中的“同样”？有观点认为，“同样的证据”通常情况是指对最终作出判断结论具有实质作用的证据完全相同，对于“同样”的理解，应从证据的形式和内容两方面具体加以分析，不能仅因形式不同就判定属于不同的证据，也不宜简单地将内容实质相同的证据认定为同样的证据【8】，本文赞同该观点。若两份证据仅形式不同，技术内容上基本相同，对所属领域技术人员而言展示了基本相同的技术方案，如同一专利文献的公开文本和授权文本（见国家知识产权局作出的第46170号无效请求审查决定），同一申请人同日申请的实用新型和发明，则可以视为同样的证据（此处不考虑公开时间）。而若证据的内容存在实质上的不同，即使证据形式相同，也应视为不同的证据，如前文所述的专利文献中实质内容不同的多个实施例，或者在后请求对证据的中文译文作了实质性修改（见国家知识产权局作出的已生效的第15509号无效请求审查决定）。

2、同样的理由

与判定“同样的证据”过程相似，在判断是否构成“同样的理由”之前，同样需要先明确“理由”所涵盖的范围。有观点认为，理由包括无效请求所依据的法律、法规和审查基准，如不符合《专利法》第二十六条第四款的规定时将“未以说明书为依据”和“未清楚地限定要求专利保护的范围”看作是两个不同的理由【7、8】。本文对此表示赞同，然而如果将理由看作仅包括法律、法规和审查标准，那么对于前后基于不同的事实而提出“不清楚”无效理由的两次请求，将划定为“一事不再理”的情形，显然是不恰当的。理由是以证据事实和法律事实为基础，是综合运用证据事实、法律事实和分析推理所产生的有机整体，因此本文认为，“一事不再理”原则所涉“同样的理由”中的“理由”不应只包含法律、法规和审查基准，而证据的具体使用方式如组合方式、特征对比方式以及具体分析等均要归为理由的涵盖范围，该部分对应到在先决定中即指决定第二部分理由所认定的事实范围，对应到在后请求中即指请求人结合证据对理由所作出的具体说明【9】。由此，判定是否构成“同样的理由”即转化为了判断在后请求中请求人提出的具体说明和该说明所基于的事实是否在在先决定中予以认定过。接下来将具体结合几个案例对如何判定“同样的理由”作进一步阐明。

案例1为国家知识产权局作出的已生效的第18564号无效请求审查决定以及北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第3216号判决。该生效决定和判决在针对一事不再理的审理时指出：在先决定认定权利要求1缺少吸收了SO2的海水与未吸收SO2的掺混比例并不导致权利要求1不符合《实施细则》第二十一条第二款的规定；本案中，作为脱硫剂的海水水量（包括其占总海水用量的比例）与上述技术特征是同一事实的不同表述方式，其实际上涉及同样的理由和证据，构成一事不再理。

案例2为国家知识产权局作出的已生效的第36465号无效请求审查决定。本案中，请求人认为基于说明书的描述，权利要求缺少三个必要技术特征，即：①空气灭菌装置；②实现发酵罐和疏导仓同时灭菌的相关技术特征；以及③气体输入管道。请求人曾在本案的在先请求中主张权利要求不符合《实施细则》第二十一条第二款的规定的理由如下：①由说明书和附图1-3可知罐体是封闭的，无法导入气体，也就无法进行耗氧发酵，自然也就没有产品，因此也就没有发酵液输出；②缺少给“发酵罐灭菌”的必要压力或温度显示部件；③发酵罐和输导仓是两个不同的环境，两者间有温度梯度或灭菌环境差异，因此给发酵罐灭菌时无法实现输导仓受热同时灭菌等。第36465号决定认为：虽然请求人认为本案中涉及上述三个必要技术特征的结论是依据说明书第0002段的记载而重新确认的，因此并不属于一事不再理范围，但在先决定是基于本专利授权公告文本的整体文本得出的结论，其中包括了对缺少②-③特征限定是否导致本专利不符合《实施细则》第二十一条第二款规定的评述，因此基于一事不再理的原则，针对请求人再次提出的因缺少上述特征②、③导致本专利不符合《实施细则》第二十一条第二款的无效宣告请求理由，合议组不再予以审理。

通过上述案例以及前述分析可知，在先决定的认定范围对是否构成“一事不再理”起到基础决定性作用。且在复审和无效审理部依据一定的理由和证据作出决定后，即使请求人改变其具体说明，只要在先决定中已就该相关事实进行了认定，则仍构成“一事不再理”。

接下来可以带着前文思路继续探讨以下情形：

情形1涉及技术特征的对比：在先请求中，请求人提出权利要求1相对于证据1结合公知常识不具备创造性，其中权利要求1中的A特征被证据1中的B特征公开；在后请求中，请求人同样主张权利要求1相对于证据1结合公知常识不具备创造性，不同的是，请求人主张证据1中的C特征相当于权利要求1中的A特征。那么是否由于两次技术特征的对比方式不同，在后请求就不构成“一事不再理”呢？首先，经过前文分析我们已经确定“一事”的两个比较对象，一是在先决定认定的证据和理由，二是在后请求提出的证据和理由。因此上述情形是否构成“一事不再理”取决于在后请求基于的事实是否落在在先决定的认定范围内。本文认为，如在先决定已从证据1的整体技术方案（包含了C特征）出发，认定权利要求1与证据1的区别包括了A特征，即在先决定实质上已就C特征是否可相当于A特征作出了认定，那么在后请求主张C特征相当于A特征的理由则构成了“一事”，不应再次予以审理。但如果在先决定仅认定证据1中的B特征不能相当于权利要求1中的A特征，没有就C特征是否可相当于A特征作出过认定，则在后请求的上述理由并没有落入在先决定的认定范围，因而在后请求不构成“一事不再理”。

情形2涉及证据的组合方式：在先决定以权利要求1相对于证据1结合证据2、3具备创造性为由维持专利权有效，之后请求人以权利要求1相对于证据1结合证据2以及公知常识不具备创造性为由再次提出无效请求，是否不构成“一事不再理”？本文认为，应该结合具体情形具体分析，如果证据1和证据2的使用方式在先后请求中是相同的，且在先决定是基于证据2没有给出相应启示为由而维持专利权有效，与使用证据3或公知常识并无关联，即在先决定以及在后请求中对于决定结论具有实质作用的证据相同，且在后请求所基于的事实实质上落入了在先决定的认定范围，因而仍构成“一事不再理”。

小结

经过前述分析，本文认为，专利无效程序作为行政确权程序，具有其独特的价值取向，在“一事不再理”的适用问题上与民事诉讼和行政诉讼等不完全相同。在专利无效程序中，“一事不再理”原则的适用时机为在先决定作出之后，主观效力范围上及于未参加无效程序的第三人。“一事”比较的两个客体分别为在先决定和在后请求，具体涉及“同样的证据”和“同样的理由”的判断；其中“同样的证据”应从证据的形式和内容两方面具体加以分析，“同样的理由”则可转化为判断在后请求中请求人提出的具体说明或其说明基于的事实是否在在先决定中予以认定过。

【注】

1、周丽婷，“论商标评审程序中“一事不再理”原则的适用”，《知识产权》，2018年第6期，第38-44页；

2、周云川，“一事不再理和信赖保护原则在商标授权确权案件中的适用”，《人民司法》，2011年22期；

3、张卫平，“一事不再理原则的法理根据及其运用”，《人民法院报》，2014年5月；

4、王艳红，“一事不再理原则中‘一事’之界定标准”，中国政法大学硕士学位论文，2011年

5、尹新天，《中国专利法详解》（缩编版），知识产权出版社2012版，第359-364页；

6、张鹏，“专利无效宣告程序中的‘一事不再理’”，《甘肃政法学院学报》，2014年第5期，第119-126页；

7、魏辛欣，“专利无效宣告程序中的一事不再理原则”，《专利代理》，2016年第3期，第79-83页；

8、韩元牧、吴莉娟，“专利无效审查中适用‘一事不再理’原则存在的隐患及其解决方案”，《中国专利与商标》，2014年第2期，第57-62页；

9、专利法实施细则第六十五条第一款规定：无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由。