专利法不宜引入惩罚性赔偿制度

作者 | 谭秀梅 深圳大学法学院

摘要

为了解决专利赔偿额低和威慑力不足的问题，《专利法（第四次草案）》规定了专利惩罚性赔偿制度。然而，惩罚性赔偿制度与私法原则相冲突，无法根本解决这两个问题。

要解决以上问题，应当建立一个法律保护体系，这个体系能够提供足够的预防作用，但又不违反私法的基本原则，可以引入加重赔偿制度，完善举证制度，结合不当得利制度，加大法官自由裁量空间，制定配套刑法，行政法和程序法。以最佳预防为上限，激励在后创新者。

一、问题的提出

《专利法（第四次草案）》第六十八条规定，对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。这一条款意味着我国将在专利法领域增设惩罚性赔偿制度。这一变化在我国理论界和实务界引起了热烈的争论。

赞同观点认为应当全面引入惩罚性赔偿制度，加大对侵权人的惩罚赔偿力度。反对观点则认为，一味地加大专利权的保护力度，会增加后来创新者的侵权风险，影响后续的创新，应当摒弃专利的惩罚性赔偿制度，回归原来的填平赔偿原则。

引入论主要是从两个角度论述在专利法中引入惩罚性赔偿的正当性。

其一，惩罚性赔偿制度有利于提高侵权人的侵权成本，实现侵权可能性的有效预防。

其二，有效解决我国专利赔偿额低问题。

我国专利法中确定了三种侵权赔偿方式：权利人的实际损失、侵权人的非法获利、许可费的倍数和法定赔偿。尽管专利法规定了较为详尽的赔偿制度，但因为权利人难以证明其损失与侵权之间的因果关系以及该因果关系的占比，侵权人往往没有或者拒绝提供财务报表、销售记录等证据，权利人也很难通过其他途径获得相关证据，侵权人所获利益也难以证明。再加上我国知识产权许可尚未形成稳定的交易市场，许可费的倍数也难以确定。

因此，虽然专利法规定了三种赔偿方式，司法实践中，法官多运用法定赔偿确定侵权人具体的赔偿数额。而法定赔偿在实践中的判赔额较低，专利权人的损失难以通过传统的赔偿方式得到填补。维权难，权利人损失得不到足额赔偿，加上诉讼时间与成本的耗费，可能会打击权利人的创新热情，而增加惩罚性赔偿有利于提高权利人的赔偿额，提高权利人的维权热情。

摒弃论主要从以下两个方面批判在专利制度中引论惩罚性赔偿制度。

其一，惩罚性赔偿有可能会导致预防过度，增加在后创新者的侵权风险，后续的每一位创新者都是潜在的侵权人，当创新的侵权成本高于可预期带来的利益时，会影响到后续的专利创新动力。专利法的第一条明确了专利法的目标，[1]是为了促进科学进步和社会经济发展。即保护专利权不是目的，专利权法给予发明人专利权保护，实际是利用发明人使其与社会公众达成一种契约。权利人可以利用发明在保护期限内得到排他权保护，获取相应的利益。而与之相应的对价是，专利必须公开，且在专利保护期限届满后，该专利应回到公有领域，以促进科学进步和经济社会发展。因此，保护专利权人只是手段，目的是为了推动发明创造的应用，提高我国的科学技术水平与创新能力，一味地加强专利权的保护，专利的运行机制为“赢者通吃”，会影响到后续的创新行为，这违背了我国专利权的立法目的。

其二，想要增加专利权人的赔偿力度的根本途径不在于惩罚性赔偿制度的引入，而在于回到问题的本质，回归传统的赔偿方式，完善举证制度。

本文认为，专利法不宜引入惩罚性赔偿，要探讨是否应当引入，首先应厘清惩罚性赔偿的产生及其性质，再探讨惩罚性赔偿制度与专利法制度之间是否存在制度价值冲突。如果符合专利法的价值，则应该引入该制度，反之。

二、惩罚性赔偿制度的产生及其性质的界定

惩罚性赔偿制度源于英美国家，也是在英美等国得到广泛地运用，而大陆法系国家如德国一开始不承认惩罚性赔偿制度，后来在一些领域也逐渐融入该制度。大陆法系国家的民事责任更强调填平原则而非惩罚，惩罚的力量应由国家垄断，并在特定的程序保障下实施，对违法行为的惩罚应当由公权力机关行使。而我国为了弥补违法行为在治理方面公共资源投入的不足，发挥个体的效率优势。补救行政机关的懈怠，我国自1993年在《消费者权益保护法》引入惩罚性赔偿制度后，《合同法》《食品安全法》等法都相继引入惩罚性赔偿制度。借助惩罚性赔偿制度动用私人参与公共规制，激励原告起诉，打击侵权行为。这样一来，惩罚性赔偿既带有私法属性，又承载着一些公共政策。

王利明教授也把惩罚性赔偿的功能分为三类，其一为补偿功能，惩罚性赔偿可以更充分地填平受害人遭受的损害，目的是为了使原告获得完全的补偿。这一功能带有私法属性。其二为制裁功能，惩罚性赔偿是通过给不法行为人强加更重的经济负担来制裁不法行为，从而达到制裁的效果。最后为遏制功能，目的在于惩罚过去的过错并以此作为一个样板而不再从事此行为。[1]实际上，专利领域引入惩罚性赔偿制度主要为了解决两大问题，一为权利人很难证明其销售额的减少与侵权人的侵权行为之间的因果关系，加上侵权人的获利账簿难以获得，很难计算专利权人因侵权行为而造成的损失，导致实践中法定赔偿的广泛适用。另一方面，现有的赔偿方式难以达到对侵权人侵权行为的威慑，急需一个制度要解决以上两个问题，因此，有些学者认为，专利法应当引入惩罚性赔偿制度。

但是，我国相关法律仍未确认惩罚性赔偿是属于公法责任还是民事责任。如果作为一种民事责任，我国法律大多为大陆法系理论，大陆法系的民事责任是以对权利人权利的回复与损害的填平为目的，如此，惩罚性赔偿制度便与大陆法系的民法填平原则相冲突。如果将惩罚性赔偿作为一种公法责任，针对“知假买假”“专利蟑螂”等行为，法院就应该允许此类行为。因为这类行为能够打击和惩罚专利故意侵权行为，维护公共利益。然而，我国并没有确认该制度是何种性质的责任。如果贸然引入专利法，会导致一些问题。

三、专利法引入惩罚性赔偿制度产生的问题

（一）混淆公法私法功能

惩罚性赔偿一方面可以弥补权利人的损失，另一方面也有可能因惩罚赔偿倍数过高而导致权利人因诉讼而获得额外的收益，而这种收益并不是权利受损后的救济，而是因他人的侵权行为遭受的惩罚而获得额外的收益，这种收益的正当性要如何解释？在专利蟑螂等现象中，这些没有实体的公司一般会选择更容易获得惩罚性赔偿的对象提起诉讼，而不是选择所有的侵权人。此时，惩罚性赔偿的补偿功能与威慑功能则落空。权利人拥有一种可以请求法院惩罚侵权人并获得这种惩罚收入的权利，而这种权利的来源及其正当性在法律上并没有依据。由此产生了大量的机会主义，“专利蟑螂”“专利怪客”等现象便是典例。专利侵权仅仅是一种私法领域的关系。根据私法，法律后果需要相互辩解。弗朗茨·比德林斯基（Franz Bydlins）教授认为，在私法领域，一条规则始终涉及两个或多个法律主体之间的关系。

因此，制定民事规则始终会对法规所界定的人产生影响。[2]根据他的观点，要对某些人的权利，利益或机会的每一种分配都意味着对其他人的负担、义务或风险的施加，则必须有两个理由：

（1）为什么给一个人以有利的地位，而给另一个人以不利的法律后果。（2）为什么在这两个人之间的关系中这是合理的。为什么一个人应该只针对这个特定的人获得权利，反之亦然，为什么这个人仅对特定人承担义务？因此，根据私法，适用法律后果的相互辩护原则。而公法不同，从我国立法看，制定惩罚性赔偿制度是为了更好地维护社会公共秩序和公共利益，如食品安全、产品安全等涉及人身安全等事项。惩罚一般表示公众对某种行为的不赞成，但要强加于个人，实施主体必须是公权力。惩罚性赔偿与私法的补偿性原则不符，因专利侵权而强制侵权人支付巨额罚款尚且没有正当性理由。

惩罚性赔偿具有惩罚性，此类案件中，举证责任是按照民事审判程序进行，而民事程序中是高度或然性的举证标准，刑事案件中是排除合理怀疑的证据标准，相比之下，被告更有可能被判决承担惩罚性赔偿责任，侵权人在没有程序保障的情况下支付巨额罚款是无法避免的问题，这也是惩罚性赔偿先天的制度缺陷。

（二）补偿性功能的误读

惩罚性赔偿制度拥有两方面的功能，一为填平专利权人的损失，即补偿性功能；二为威慑与惩戒侵权人。而学界对其补偿性功能存在一些误读。惩罚性赔偿是以补偿权利人为目的还是以惩罚侵权人为目的，怎么处理两者之间的关系？再者，惩罚性赔偿是否要以实际损害为基数计算，如果要以实际损害数额为基础计算，那前提也是实际损害数额能够确定，基数确定了，倍数才有意义。对此存在两种不同的观点。王利明教授认为，惩罚性赔偿的数额主要不以实际的损害为标准，而要特别考虑加害人的主观过错程度、主观动机、赔偿能力等多种因素。因此并不一定要知道实际的损害。[2]

但是，没有以实际损害为基准的惩罚性赔偿是没有根据也没有意义的，惩罚性赔偿要以“实际损失”为基准，然后按照法定的倍数确定赔偿金额，否则有可能导致惩罚性赔偿额度过高或过低，而导致保护过度或预防不足。否则如何确定哪些是惩罚的费用，哪些是填补的费用？惩罚性赔偿计算的基础为权利人的实际损失或者侵权人的非法获利，如果在诉讼中原告的实际损害、许可费用或者非法获利没有办法具体查清，则惩罚性赔偿具体数额的计算便没有意义，失去了根基。

（三）惩罚性功能的困境

我国已经有很完善的行政处罚体系来承担惩罚遏制功能，如《专利法》第六十三条。[3]同样具有遏制侵权行为发生的功能，行政处罚与惩罚性赔偿制度的区别在哪？两种制度是否可以同时适用？目前的行政处罚加上损害赔偿数额的计算方式是否真的威慑不足？专利法追求的是越来越少的侵权行为还是保护创新，这是两个维度的问题。有时存在一些侵权行为反而会刺激创新。而且，要如何判断惩罚性赔偿的适用效果？是适用一倍还是五倍的赔偿全靠法官的自由裁量权，而赔偿数额过少会导致威慑不足，数额如果过多，如何解释权利人因他人侵权行为而获利的正当性？专利法承载了太多的公共政策，权利人与侵权人之间的平衡影响着每一个产业的发展，每一个判决都有背后的公共规制逻辑，而不仅仅是两方当事人之间的博弈，该判决是否有利于产业发展和文化产业，是否有利于公平竞争和维持竞争秩序等问题都需要法官纳入考虑范围。而法官能否做到理解专利背后公共政策存在着地区差异和法院层级差异，一倍还是五倍的差异绝不仅仅只是数字之间的多少问题，这对法官提出了更高的要求。

另外，关于适用惩罚性赔偿的要件始终不明晰。《专利法（第四次草案）》在是否适用惩罚性赔偿要件上也未明确，“可以”一词意味着法院享有自由裁量权，但何种程度是一倍，何种程度是五倍，“故意侵权”和“反复侵权”有无标准，如何区分情节严重的恶意和情节不严重的恶意？过失是否可以纳入考量范围？例如，北京北新钢联机电设备有限公司与艾维泰克销售有限公司纠纷一案中，判决书认为“而北新钢联公司却委托蒂斯凯瑞公司从其他渠道购买，对侵权产品的购买行为至少存在过失的过错，原审法院适用惩罚性赔偿并无不当。”[4]专利权人可否主动要求适用惩罚性赔偿及其倍数？如果权利人未提出惩罚性赔偿的诉求，法官是否可以主动适用？如果主动适用是否可能违反民诉法中的不告不理原则？已经考虑了恶意或故意侵权等情节严重因素的法定赔偿与惩罚性赔偿有什么区别？惩罚性赔偿的适用标准不统一，会导致一些判决是为了惩罚而惩罚，背离了民事责任中的损害填平原则。

四、解决专利侵权赔偿的正确适用路径

如上文所述，专利惩罚性赔偿的目的有两个，一是补偿，二是威慑。要解决这两个问题要建立一个法律保护体系，这个体系能够提供足够的预防作用，但又不违反私法的基本原则，还能解决补偿的问题。要解决补偿问题，在于回归传统的损害赔偿方式，结合不当得利制度，完善证据举证制度，引入加重赔偿制度，加大法院在损害赔偿数额方面的自由裁量权。要提供足够的预防作用则在于制定配套刑法、行政法和程序法。

一方面正确认识专利赔偿制度。如果补偿性损害赔偿裁决不能适当地补偿原告的损失，则必须自行解决和弥补这一缺陷，而不能通过其他不适当的法律补救措施进行补偿。[2]专利赔偿本身就具有高度的不确定性。按照现行《专利法》第六十五条确定的三种侵权赔偿方式，我国立法已经为专利权人设置了充分的侵权赔偿制度，而实践中由于举证困难，法官不得已总是运用法定赔偿制度。这是因为学界对专利赔偿制度有一些误读，无论是实际损失、违法获利还是许可倍数，其实这三种传统的损害赔偿计算方式都不是高度精确的计算方式，都具有不确定性，即使是提供证据证明了其中的实际损失，而专利客体具有消费上的非竞争性，这一特点决定了难以证明损失与侵权行为之间的因果关系。

蒋舸教授认为，知识产权损害的高度不确定性意味着严格证明侵权行为与损害结果自检的因果关系十分困难……要避免实际损失则必须接受原告通常无法准确证明因果关系，而法官必然需要行使自由裁量权的事实。[3]因此，在专利赔偿案件中，法官在损害证明极为困难的情况下提供一笔总金额的赔偿，这与侵权法的原则是兼容的，只要该赔偿大致与可能造成的损害相对应即可。李明德教授也认为，即使法定赔偿被取消，法官在确定实际损失、违法所得与许可费的过程中也会运用自由裁量权。[4]

引入加重赔偿制度，加大法官的自由裁量权空间，完善举证制度。

首先，应当完善具体的举证制度，遵循全面赔偿原则。要确定具体的损害赔偿额度，通常都涉及到两方面的因素，一方面是当事人提供的证据，另一方面是法官的自由心证。由于专利赔偿计算方式的确定依赖于权利人的举证质证，对此，专利法第四次修改草案已经做出了相关规定[4]，通过举证责任的适当转移，充分利用证据妨碍规则，适当运用不当得利制度，解决赔偿额低的问题。最高人民法院认为，法官应当转变司法观念，落实最高人民法院的相关精神，尽可能细化和具体说明各种实际考虑的酌定因素，使最终得出的赔偿结果合理可信。[6]因此要一方面完善举证质证以及责任的分配，另一方面权利人也要尽力提供更多的相关证据给法院，使判决结果有证据依据，这是使赔偿结果合理可信最重要的制度。

其次，加大法官的自由裁量空间。解决专利侵权赔偿额低的问题仍然要回归到传统的赔偿计算方式，即实际损失、违法获利与许可倍数这三种传统的赔偿方式，立法层面已经为权利人提供了足够的救济手段，应当完善的是执法层面的制度，即完善相关配套制度。因此，应当尊重法官在传统赔偿计算中的自由裁量权。应当允许法院在实际损失、侵权获利与许可费计算上享有更大的自由裁量权，充分发展这三种损害赔偿计算方法下的规则细节，务实地把握法官在不同案件中自由裁量权的尺度，深入探讨各个具体知识产权部门法的损害赔偿目标。在权利人提供了用以证明实际损失或侵权人违法所得的部分证据后，应当鼓励法官尽量选择酌定赔偿方法确定赔偿数额，尽量提高损害赔偿具体金额计算的合理性。

最后，应当引入加重赔偿制度。专利法作为促进科技进步，激励创新的制度，并不是保护力度越大越好，其运作需要精心构造。创新活动具有连续性，尤其对于一些高新技术产业，如通讯行业来说，要制造一个产品可能涉及上百甚至上千个专利，因此专利制度不仅要保护在先的创新者，还需要以最佳预防为上限，激励在后的创新者。保护既有的创新成果是为了激励更多更好的创新，而不能成为后来创新者的障碍。另一层面，专利法的立法目的不仅仅是激励创新，激励创新只是专利法的副产品。专利法更重要的立法目的是优化配置资源，促进市场经济发展。专利法为专利客体确立一个权利归属的起点，使市场资源能够流动起来，流转速度越快，越能优化资源配置。促进创新的最大动力是市场机制，竞争者有竞争的需求，才会进行创新活动。侵权行为也是竞争的一环，促进创新的本源是市场，专利法能够促进更稳定的创新。专利法的目的并不是奖励现有的专利权人，而是鼓励持续性的研发。

这也是为什么不一刀切将所有的侵权行为都规定高额赔偿的原因。“创新领域的救济以最佳预防为上限，而惩罚的本质是独立于预防目的的责难，二者无法兼容……对在先创造者而言，知识产权并非唯一创新动力；而对在后创新者而言，知识产权则不应成为其创新的阻力。”[4]因此，可适当引入加重赔偿制度，但加重惩罚是为了补偿专利权利人的损失，鼓励持续性的创新，以最佳预防为上限，而不以追求惩罚侵权人为目的，不让惩罚性制度成为后续创新的阻力。

另一方面，要解决对侵权人威慑力度不足的问题，也可以通过增加罚款或某些刑事制裁来实现其惩罚和威慑的目标。Koziol教授认为，由于惩罚性赔偿裁决反映了道德判断，因此它们就像立法机关规定的刑事处罚一样。惩罚性赔偿更类似于刑法上的刑罚，而不是基于“具体”事实的侵权赔偿。[5]既然有一些侵权行为确实影响到该行业的创新，仅运用专利法对其保护可能不够充分，则可增设罚款或罚金制度，将行政法、刑法和程序法。改进到能够满足制裁和预防要求的程度。侵权法不能以与私法基本原则相抵触的方式进行重塑。不能为了威慑侵权人就一味增设惩罚性赔偿，加大专利权保护力度。即使要增设一定的罚款制度，也要用相应的程序法予以保障。正如Bethany Rabe博士所说，惩罚性赔偿裁决具有与刑事处罚相同的目的，但被告遭受惩罚性赔偿在民事案件中，未获得适用于刑事诉讼程序的保护。[6]专利法并不是以抑制所有的侵权行为为目标，相反，一些侵权行为的存在反而能促进竞争，促进创新。所以正确威慑措施通常应是被告从该侵权行为中获得的利润或收益，或者是原告的合理诉讼费用，包括合理的律师费。还有罚款罚金制度配套相关程序法适用。

美国学者瑟曼建议，消除专利侵权赔偿之可归咎性的关键是确立一个比较合理的专利权利，而非适用不确定的惩罚性赔偿制度。[7]惩罚性赔偿秉承的是加倍赔偿，在弥补权利人的实际损失之外，还应当基于额外赔偿，用以惩罚和震慑侵权人。惩罚性赔偿可能在短时间内能够解决赔偿额低与对侵权人威慑的问题，但绝对不是一个能够长期运营的良好法律。立法规定侵权人应支付的数额不明的罚款，作为对事后确定的侵权行为的惩罚。看似加大了专利权保护力度，实质增加了在后创新者侵权风险的不确定性。一个制度的引入或产生，不仅仅要判断其带来的制度优势，更要衡量其带来的影响是否为社会所能承受。如果一个制度具有无数的优势，但却有一个致命的缺陷，则该制度也应被抛弃。惩罚性赔偿无法完成专利法激励创新的目的，与其目相悖。因此，惩罚性赔偿制度虽然可能是一个暂时好的政策，但不能能融入专利制度构建中，不是一个真正好的“法律”，应当被摒弃。

参考文献：

[1] 王利明.惩罚性赔偿研究[J].中国社会科学,2000(04):112-122+206-207.

[2] Bydlinski F. System und prinzipien des privatrechts【J】. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1996：27(1), 85-86.

[1] 王利明.惩罚性赔偿研究[J].中国社会科学,2000(04):112-122+206-207.

[3] Reddington J A. To Caesar What Is Caesar's: An Audacious Claim for Punitive Damage Reform in Patent Law[J]. Liberty UL Rev., 2015, 10: 201.

[4] 蒋舸.知识产权法定赔偿向传统损害赔偿方式的回归[J].法商研究,2019,36(02):182-192.

[5] 李明德.关于知识产权损害赔偿的几点思考[J].知识产权,2016(05):3-9.

[4] 蒋舸.知识产权法定赔偿向传统损害赔偿方式的回归[J].法商研究,2019,36(02):182-192.

[6] Koziol H. Punitive Damages-A European Perspective[J]. La. L. Rev., 2007, 68: 741.

[7] Rabe B. The Constitutionality of Split-Recovery Punitive Damage Statutes: Good Policy but Bad Law[J]. Utah L. Rev., 2008: 333.

[8] Seaman C B. Willful patent infringement and enhanced damages after In Re Seagate: an empirical study[J]. Iowa L. Rev., 2011, 97: 417.

Patent law should not introduce punitive damages

Tan Xiumei

(Shenzhen College, Shenzhen, Guangdong, 518060 China)

[Abstract] In order to solve the problems of low patent compensation and insufficient deterrence, the Fourth Amendment Draft of the Patent Law Amendment provides a punitive damages for patents. The punitive damages conflicts with the principles of private law, and these two problems cannot be solved fundamentally. To solve the above problems, a legal protection system should be established. This system can provide sufficient preventive effect, but does not violate the basic principles of private law. It can introduce an aggravating compensation system, change the proof system. Combined with the system of improper gains, increase the discretion of judges, formulate supporting criminal law, administrative law and procedural law. Take the best prevention as the upper limit to motivate innovators in the future.

[Keywords] Patent infringement, punitive damages, statutory damages

注释：

1.《专利法》第一条：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。

2.《专利法》第六十三条：假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.详见北京市石景山人民法院（2018）京73民终2123号刑事判决书

4.《专利法（草案）》第六十八条规定，人民法院认定侵犯专利权行为成立后，为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

5.参见《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》。