澳大利亚专利申请、审查及复审程序

澳大利亚现行《专利法》制定于1990年， 并经过1998年、2006年、2013年、2015年、2018年和2020年的六次修订。在专利申请、审查以及专利无效程序上，澳大利亚专利法具有区别于我国专利法的一些制度，如临时申请制度、 增补专利制度等。分析、研究澳大利亚的专利制度，特别是其专利申请、审查和无效的具体程序，既可以为中国企业前往澳大利亚保护其创新技术提供指引，亦对我国完善相关专利制度具有镜鉴意义。

澳大利亚是《巴黎公约》、《专利合作条约》 (PCT)和《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)的成员国。除此之外，澳大利亚还与新西兰签订了《跨塔斯曼协议》，两国在专利申请、审查和认定方面互相承认审查结果。澳大利亚《专利法》需要满足有关条约所设立的最低标准或符合其规定。

专利申请

概况

澳大利亚专利是指对具有新颖性、创造性、实用性的物质、装置或方法授予的排他性权利。[1][2]与中国不同，澳大利亚的专利类型仅有两种，即常规专利（Standard Patent，又可译为普通专利）[3]和创新专利（Innovation Patent）。澳大利亚外观设计则由专门的《外观设计法》保护。常规专利和创新专利与我国的发明专利和实用新型专利类似，但在2020 年，新修订的澳大利亚《专利法》规定，自2021年8月起，澳大利亚知识产权局（IP Australia）将不再授予创新专利。[4]此外，澳大利亚对疾病的诊断与治疗方法、关于繁殖人类的生物学方法发明及商业方法发明等，都可授予常规专利或创新专利，而这些在中国《专利法》中则是无法保护的客体。[5] 

在澳大利亚获得专利授权的发明，既可以是产品发明，也可以是方法发明。

依据《专利合作条约》，申请人可以向包括中国国家知识产权局在内的国际专利申请受理局提交一份PCT专利申请，要求中国或其他国家和地区在先申请发明（或实用新型）的优先权，并在之后的自国际申请日（或优先权日）起30个月内，向澳大利亚知识产权局提出进入澳大利亚国家阶段的声明，进而该国际申请将进入到澳大利亚国家阶段，由澳大利亚知识产权局审查及授权。

此外，申请人可以直接向澳大利亚知识产权局递交专利申请，也可以向新西兰知识产权局（IPONZ）递交专利申请。如果申请人需要在新西兰获得专利保护，也可依据澳新两国的《跨塔斯曼协议》直接在澳大利亚提交常规专利申请，通过审查后即可获得授权并在新西兰获得保护 ；反之亦然。如果申请人在新西兰提交了澳大利亚常规专利申请或创新专利申请，则新西兰的审查员可根据澳大利亚法律规定对其进行审查 ；但在新西兰，专利申请类型仅包含常规专利，而无创新专利。[6]需注意，对于在中国完成的发明，如申请人选择向澳大利亚知识产权局递交专利申请，则应按照中国《专利法》规定，在向澳大利亚知识产权局递交专利申请之前向中国国家知识产权局申请办理保密审查，否则，相关专利申请将不能在中国获得专利权。

临时申请

申请人可就其发明提出正式专利申请或临时申请。[7] 临时申请是先期确定和保护“申请日”的一种方式，即当申请人的发明创造处于早期构思阶段或相关申请文件还未达到正规申请要求的情况下，为使发明人尽快确定申请日并获得相关权益，申请人可以提交电子或纸笺的简要文本，向澳大利亚知识产权局提出临时专利申请。临时申请或直接向澳大利亚知识产权局提交的正式专利申请都可以享有优先权，并可通过PTC途径或《巴黎公约》途径向其他国家申请专利。对于临时专利申请，申请人须在12个月内将临时申请转化为正式申请 ；在12个月期限到期日前，申请人还可延长3个月，即总期限最长不超过15个月。目前，澳大利亚临时专利申请费为110澳元，常规专利的正式申请费为370澳元。另外，为了准确判断临时专利申请是否有必要转换为正式申请，临时专利申请人还可以请求澳大利亚知识产权局对专利申请进行国际类型检索（International-type search request），检索费为950澳元。申请人可自行选择是否进行该检索。

增补专利申请

澳大利亚具有一项比较独特的专利申请制度——增补专利申请。[8]申请人可在专利申请前或申请时，在原专利（主发明）的基础上修改或进一步改进形成增补专利，增补专利从属于主发明专利。[9][10]在申请人未对主专利提出实质审查请求之前，澳大利亚知识产权局将不会对增补专利进行实质审查 ；同样，在主专利获得授权之前，澳大利亚知识产权局也不会对增补专利进行授权。增补专利仅适用于常规专利，即无论该在先常规专利处于申请阶段或已被授权，还是申请人对该常规专利进行了改进或修改，申请人均可考虑提交增补专利申请。增补专利保护期限的截止日期与主发明专利相同。当增补专利转化为独立的专利申请后，其专利保护期限不能超出主发明专利的剩余期限。但是，针对涉及制药或医学方法的常规专利申请，即使主专利不能申请延长保护期限，权利人也可针对增补专利提出延长保护期限的请求。

专利审查程序

澳大利亚知识产权局负责全国专利申请的受理、审查、授权等事务，并在全国各州设有分局机构。在澳大利亚，申请人提出专利申请后，应自申请日起5年内对常规专利申请提出实质审查请求 ；否则，该专利申请将被视为撤回。常规专利只有通过实质审查才能获得授权，其审查周期为2-3年。11创新专利申请只需通过形式审查即可获得授权，其审查周期为2-3个月。

常规专利申请的审查程序

申请人可在提交临时申请后的12个月内提交完整说明书和正式申请，并选择常规专利保护。申请人应在收到官方下发的缴费通知之日起2个月内缴纳相关费用，逾期将被视为撤回申请。

通过PCT途径申请所应提交的文件包括PCT申请国际阶段公开版本的英译文、PCT申请国际阶段修改文本，以及PCT申请进入国家阶段修改文本。进入澳大利亚国家阶段请求书包括PCT国际申请号或国际公开号、代理人信息、微生物样本保藏信息、实质审查请求信息和修改请求信息。

通过《巴黎公约》途径或直接申请澳大利亚专利所需的文件包括请求书、说明书、权利要求书、附图、摘要、基因序列表（如有）和优先权证明（如有）等。

当申请人提交完整申请后，专利申请将进入初步审查和公布阶段。常规专利申请自申请日起满18个月应进行公开。专利申请的说明书、权利要求书、附图将在专利公报公开，以供公众查阅。在专利申请公布之前，第三人或审查员可针对该说明书或请求书提出异议，如澳大利亚知识产权局局长认为该专利申请不符合规定的要求，则有权拒绝下一步审查，将审定结果通知申请人并在公报上公布结果。申请人对审定结果不服的，可以向澳大利亚联邦法院提起诉讼。

当申请人提交完整申请时的说明书、权利要求书被披露，并且原申请作为常规专利在公报上公布3个月后，申请人可在原专利申请基础上提出与原专利具有关联的新申请，即分案申请。[12]对于常规专利和创新专利，分案申请需在主案授权前并满足以下条件后提出 主案申请不能是某一创新专利的分案申请，并且主案申请没有被撤回、驳回或放弃。分案申请自原专利实质审查开始之时至原专利保护期限届满，或原专利被撤销时，或原专利终止时均可提出。[13]分案申请的保护期限与原期限一致，故需单独递交申请书和缴费，是一个独立的专利权。

对于常规专利，申请人如在5年届满时还未提出请求，澳大利亚知识产权局将下发实质审查请求到达期限的通知。申请人须在接到通知书起2个月内提交实质审查请求，否则该申请将失效（lapse）。[14]

当专利申请进入实质审查阶段，申请人通常会在一年内收到审查员下发的审查意见通知书，可能是不利报告或者审定通知书。如果申请人在第一次收到不利报告起的21个月内，未能给澳大利亚知识产权局答复或未能克服实质审查的问题，则该常规专利将被视为撤回。如申请人将审查意见通知书中的各项问题改正，该常规专利将进入审定公告阶段。在实质审查和审定公告后三个月内，任何人均可对专利申请提出异议 ；未提出异议或异议不成立的，公告期满后常规专利申请即可获得授权 ；如异议成立，则该专利申请会被驳回。澳大利亚专利实质审查的申请费为490澳元。在澳大利亚知识产权局对常规专利进行实质审查之前，申请人还可以对其专利申请进行主动修改，每次主动修改需缴纳修改费250澳元。

创新专利申请的审查程序

澳大利亚创新专利申请需要提交的文件与常规专利类似，费用可以在申请同时缴纳，或在官方下发缴费通知之日起2个月内缴纳。

创新专利通过形式审查之后就会公开并发出授权公告。授权公告通常自申请日起的1-2个月内发出。在创新专利授权后，第三人如果想对创新专利提出异议，则异议申请人需要首先请求澳大利亚知识产权局对该创新专利进行实质审查。在经过实质审查后，第三人方可针对该创新专利提出异议。

创新专利获得授权后，申请人或第三方均可对其提出实质审查请求。对于创新专利，审查员通常将在申请人或第三方向澳大利亚知识产权局提出实质审查请求后的6个月内，下发权利确认通知书或审查意见通知书。如申请人收到权利确认通知书，说明审查员认为该创新专利符合澳大利亚《专利法》规定，专利权人可依此进行创新专利维权。如申请人收到审查意见通知书，则说明审查员认为该创新专利存在不符合澳大利亚《专利法》规定的问题，申请人应在6个月内克服审查员指出的问题，否则该专利权将被终止。创新专利的保护期限为8年。

澳大利亚专利复审与撤销程序

澳大利亚常规专利在授权后如出现以下问题，专利权人或第三方可就其提起授权后复审请求：

1.该发明创造不属于《专利法》保护的客体；

2.该项发明创造不具有新颖性、创造性和实用性；

3.说明书不符合清楚、完整和公开充分的要求；

4.权利要求书不清楚简明、不能够得到说明书的支持。

审查员对常规专利复审请求进行全面审查后，会将复审结果以复审通知书的形式下发给复审请求人和专利权人。复审请求人或专利权人可以针对复审通知书的内容提出答复意见。专利权人还可以对申请文件进行修改，但修改内容不能超出原申请文件公开的范围以及授权文件所确定的保护范围。

审查员根据专利权人以及复审请求人提交的答复意见，如认为该专利符合相关规定，将发出维持专利权有效的复审决定书 ；如复审通知书中提及的缺陷仍未被解决，审查员将启动听证程序。经听证程序后，审查员将作出维持专利有效或撤销专利的决定。专利权人或复审请求人如对复审决定不服，可向澳大利亚联邦法院提出行政诉讼。

如果授权的常规专利不符合以下要求，第三方还可以针对其向指定法院提出撤销专利的诉讼请求：

1.申请人不具有获得该项专利权的资格；

2.该发明创造不属于《专利法》所保护的客体，或该项发明创造不具有新颖性、创造性和实用性；

3.说明书不符合清楚、完整和公开充分的要求；

4.权利要求书不能够得到说明书的支持；

5.专利权是通过欺诈、误导、误解或其他不正当的方式获得的；

6.专利请求书或申请文件的修改是通过欺诈、误导或误解的方式取得的。

收到撤销专利的诉讼请求后，法院应开庭审理，充分听取专利权人及撤销请求人的意见，并对是否撤销该常规专利的问题作出判决。法院作出判决后，应将判决书复印件通知知识产权局备案。

参考文献

1澳大利亚《1990年专利法》第一章第7条。

2澳大利亚《1990年专利法》第二章第13条。

3 在我国，有学者将澳大利亚专利法所称的“Standard Patent”翻译为“标准专利”。考虑到在我国，人们将经常将“标准必要专利”或“Standards

Essential Patents”（SEP）简称为“标准专利”，而Standards Essential Patents又与澳大利亚的Standard Patent有本质的不同，为避免歧义，本文将澳大利亚专利法中的 “Standard Patent”翻译为“常规专利”或“普通专利”。

4 金晓.澳大利亚专利制度简介[DB/OL]2023.https://mp.weixin.qq.com/s/7mmsX7cgcoKsOVJifeizrQ(2023.07/10)

5 刘谨.浅谈疾病诊断与治疗方法在各国的可专利性[DB/OL],2020.http://unitalen.com/html/report/17111768-1.htm（2022.07/07）

6 国家知识产权局.澳大利亚专利申请实务[DB/OL],2018.https://www.worldip.cn/uploadfile/2019/1213/20191213022932107.pdf（2022.07/07）

7 澳大利亚《1990年专利法》第三章第37条。临时申请最先起源于美国，1995年6月，美国商标专利局（USPTO）最先出台临时专利申请制度，允许提交一份专利申请，并保留12个月，申请人必须在12个 月内提交一份非临时申请，才能启动程序。

8 澳大利亚《1990年专利法》第七章。

9 国家知识产权局条法司.外国专利法选译[M],2015:1820.

10 国家知识产权局.澳大利亚专利申请实务[DB/OL],2018.https://www.worldip.cn/uploadfile/2019/1213/20191213022932107.pdf（2022.07/07）

11 澳大利亚《1990年专利法》第44条。

12 澳大利亚《1990年专利法》第6A章。分案申请是指将不属于一个总的发明构思的两项以上的发明，分案提出专利申请。申请人最迟应在收到澳大利亚知识产权局对原申请授予专利权通知书之日起的2个月内提出分案申请。

13 澳大利亚《1990年专利法》第79C条。

14 国家知识产权局.澳大利亚专利申请实务[DB/OL],2018.https://www.worldip.cn/uploadfile/2019/1213/20191213022932107.pdf（2022.07/07）