“东道DONGDAO”商标行政纠纷二审判决书

裁判要旨：

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。当事人依据前述法律条款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

本案中，根据东道公司提交的证据能够证明，在诉争商标申请日之前，引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上进行了持续广泛的使用和宣传，已经在中国境内为相关公众广泛知晓并享有较高的声誉，构成驰名商标。诉争商标与引证商标均为上方汉字“东道”与下方拼音“DONGDAO”构成的文字商标，构成相同标志，诉争商标已构成对引证商标的复制。诉争商标核定使用的“编带；饰带（缝纫用品）”等商品与引证商标据以知名的“电脑图文设计与制作”服务在《类似商品和服务区分表》中虽不属于同一种或类似商品与服务，但相关公众存在较大范围的重叠和交叉，在引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上已达到驰名程度，诉争商标构成对引证商标的复制的情况下，诉争商标使用在“编带；饰带（缝纫用品）”等商品上，易导致相关公众误认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系，进而减弱、淡化引证商标的显著性或者不正当地利用其市场声誉，致使东道公司对已经驰名的引证商标享有的利益可能受到损害。因此，诉争商标的注册违反了2013年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告

裁判文书摘要

一审案号：（2020）京73行初15631号

二审案号：（2022）京行终6648号

案由：商标权无效宣告请求行政纠纷

当事人：

上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

被上诉人（原审原告）：东道品牌创意集团有限公司。

原审第三人：庄永练。

一审裁判结果：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。

二审裁判结果：驳回上诉，维持原判。

二审裁判时间：二〇二三年一月二十九日

涉案法条：《中华人民共和国商标法》（2013年）第十三条第三款、第十四条第一款，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条，《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项、第八十九条第一款第（一）项

北京市高级人民法院

行政判决书

（2022）京行终6648号

当事人

上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

被上诉人（原审原告）：东道品牌创意集团有限公司。

原审第三人：庄永练。

审理经过

上诉人国家知识产权局因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初15631号行政判决，向本院提起上诉。本院于2022年11月18日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2023年1月16日，上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人赵婷婷、被上诉人东道品牌创意集团有限公司的委托诉讼代理人张晓旭、原审第三人庄永练到本院接受了询问。本案现已审理终结。

一审法院认定事实

（第20417095号“东道DONGDAO”商标）

北京知识产权法院查明：诉争商标系第20417095号“东道DONGDAO”商标（见本判决书附件），于2016年6月24日提出注册申请，核定使用在第26类“编带；饰带（缝纫用品）；衣服装饰品；装饰徽章（扣）；纽扣；拉链；服装扣；针；服装垫肩；纺织品装饰用热粘合补片（缝纫用品）”商品上，经核准，商标权专用期限至2027年8月13日，现商标权人为庄永练。

（第3530231号“东道DONGDAO”商标）

引证商标系第3530231号“东道DONGDAO”商标（见本判决书附件），于2003年4月17日提出注册申请，核定使用在第42类“计算机软件设计；城市规划；室内装饰设计；工业品外观设计；包装设计；服装设计；研究与开发（替他人）；电脑图文设计与制作；法律服务；无形资产评估”服务上，经核准，商标权专用期限至2025年5月6日，现商标权人为东道品牌创意集团有限公司（简称东道公司）。

2019年9月17日，东道公司向国家知识产权局提出无效宣告申请，认为诉争商标违反了2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十三条第三款等的规定。为了支持其主张，东道公司向国家知识产权局提交了以下证据（光盘形式）：

1.东道公司基本情况，其中包括官方网站、百度百科截屏等；

2.所获奖项情况，包括2017年中国商标金奖“商标创新奖”、2012十大中国著作权人、2014年度中国工业设计十佳设计公司、2016年商标品牌建设卓越奖等，其设计服务自2013年开始还获得了国外授予的“红点设计传达大奖”“德国IF奖”“瑞士商业设计至尊奖”等；

3.引证商标使用情况，其中包括品牌管理办法、管理使用细则；

4.引证商标提供的服务及其网站图片，其中显示东道公司为G20峰会官方综合用品设计服务商，其网站中的LOGO设计案例展示包括“一带一路”国际合作高峰论坛、2019北京世园会、金砖国家领导人厦门会晤会、苏宁易购、新东方、美的、潭柘寺、吉利汽车等；

5.引证商标最早使用证据，国家图书馆检索得出的2004年载于《中国包装工业》杂志中的《“东道”的设计观》一文，其中显示东道公司1998年在国际商标节中获得商标设计金奖；

6.国家图书馆关于“东道设计”1990年1月1日至2019年1月9日在中国大陆报纸、期刊中相关报道的检索报告，共计149篇，其中争议商标申请日前的文章中包括“国内顶尖设计公司东道品牌创意集团”“东道设计等国内一流设计及品牌运营企业”“比如三星堆博物馆、西泠印社都是与东道设计公司合作开发文创产品”等内容；

7.引证商标生产销售情况，其中包括中国广告协会2019年8月12日出具的证明函，显示东道公司2013-2018年，“东道DONGDAO”商标在“电脑图文设计与制作”服务上的营业收入和市场占有率均位列同类服务的前三名，自2016年起，其市场占有率位列第一，2018年起，其营业收入及市场占有率均位列第一；

8.2011-2016年东道公司年度审计报告，其中显示该公司年度营业收入分别为0.5亿元、0.58亿元、0.81亿元、0.98亿元、1.24亿元、1.65亿元；2013-2016年部分服务合同及发票，服务内容包括2014青岛世界园艺博览会园区导向标识系统规划与施工图设计、2014年亚太经合组织会议等；

9.2013-2018年引证商标专项审计报告，其中显示东道公司使用“东道”商标从事创意设计服务的营业额及地区情况，2013年度-2016年度营业额共计42.7亿元，2013年度-2016年度广告宣传投入额共计2945万元，广告宣传载体包括光明日报、北京商报、消费日报、艺术与设计杂志等，使用地域包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东等地；2013-2015年部分广告宣传合同及发票；

10.调研公证书、侵权情况资料等。

庄永练在规定期限内未予答辩。

2020年9月16日，国家知识产权局作出商评字[2020]第238198号《关于第20417095号“东道DONGDAO”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），该裁定认定：鉴于本案诉争商标在2019年4月23日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年商标法，相关程序问题适用2019年商标法。

东道公司主张争议商标属于对东道公司第3530231号“东道DONGDAO”商标的复制摹仿。认定商标享有为相关公众广为知晓的知名度，应当遵循按需认定原则，本案中，东道公司提交的在案证据虽可以证明其引证商标经过宣传使用享有一定知名度，但是诉争商标核定使用的纽扣等商品与东道公司“东道DONGDAO”商标主张知名的包装设计等服务在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在较为明显的差异，并且“东道”本身具有固有含义，诉争商标在上述商品上的注册和使用应不致误导公众致使东道公司的利益可能受到损害。故诉争商标的注册和使用未构成2013年商标法第十三条所指的情形。

综上，东道公司的无效宣告理由不成立。

依照2019年商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定：诉争商标予以维持。

东道公司不服被诉裁定，于法定期限内向北京知识产权局法院提起诉讼。

在原审诉讼阶段，东道公司向原审法院提交了以下证据（复印件形式）：

1.东道公司成为北京冬奥会官方品牌设计服务独家供应商的新闻报道；

2.东道公司与中新天津生态城、中国民航空中警察总队、民生财富、公安部常备维和警队、桂林银行股份有限公司、国家教育行政学院学校、国家市场监督管理总局发展研究中心等主体签订的设计、制作胸徽、会徽、行徽、标识的合同等。

原审庭审过程中，东道公司主张引证商标达到驰名程度的服务为“电脑图文设计与制作、工业品外观设计、包装设计”。

原审法院另查一，2021年11月9日，北京市高级人民法院作出（2021）京民终554号民事判决书，认定在2016年7月1日之前，东道公司第3530231号“东道DONGDAO”商标在核定使用的第42类电脑图文设计与制作服务上已具有较高知名度并达到驰名程度，可以认定为驰名商标。

原审法院另查二，东道公司于1997年9月16日成立，原名为北京东道形象设计制作有限责任公司，2017年5月15日变更为现名。

一审法院认为

北京知识产权法院认为：本案中，根据评审阶段证据2、5可知，东道公司成立于1997年，1998开始多次获得“商标创新奖”“红点设计传达大奖”等国内外各类荣誉；根据评审阶段证据7、8可知，东道公司自2011年开始营业收入超5000万，2013-2016年营业收入达4.68亿元。2013-2018年，“东道DONGDAO”商标在“电脑图文设计与制作”服务上的营业收入和市场占有率均位列同类服务的前三名，且自2016年起，其市场占有率位列第一。根据评审阶段证据4、8、9以及原审诉讼阶段证据2可知，东道公司先后为2014年APEC峰会、2014年青岛世园会、2016年杭州G20峰会等项目提供品牌创意设计服务，同时还为大量政府机关、大型国企、事业单位、知名企业、公益事业提供品牌创意设计，并且其提供服务的区域遍布我国主要省市。此外，东道公司2013年度-2016年度广告宣传投入大、时间长、范围广，且“东道”亦为该公司商号，因此东道公司本身的经营情况及商号使用情况亦能对“东道DONGDAO”商标的知名度产生作用。综上，东道公司提交的证据可以形成完整的证据链，足以证明在诉争商标申请日前，引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上经过广泛宣传使用，已经在相关公众中具有广泛的知晓程度并享有较高声誉，为相关公众熟知，达到商标法第十三条第三款所要求的驰名程度。

诉争商标由中文“东道DONGDAO”构成，与东道公司达到驰名程度的“东道DONGDAO”商标在文字组成上完全一致，在引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上已经具有较高知名度的前提下，诉争商标构成对“东道DONGDAO”商标的复制、摹仿。

根据原审诉讼阶段证据2可知，东道公司所从事的“电脑图文设计与制作”服务不仅包括VI设计、LOGO设计，还包括胸徽、会徽的制作，诉争商标核准使用的商品为“衣服装饰品；装饰徽章（扣）；纽扣”等服装类商品的组成部分，二者的相关公众存在重合。在东道公司“东道DONGDAO”商标知名度较高的情况下，诉争商标在“编带；饰带（缝纫用品）；衣服装饰品；装饰徽章（扣）；纽扣；拉链；服装扣；针；服装垫肩；纺织品装饰用热粘合补片（缝纫用品）”商品上的注册申请足以使相关公众认为诉争商标与东道公司的驰名商标具有相当程度的联系，从而减弱驰名商标的显著性，属于2013年商标法第十三条第三款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形。故诉争商标在“编带；饰带（缝纫用品）；衣服装饰品；装饰徽章（扣）；纽扣；拉链；服装扣；针；服装垫肩；纺织品装饰用热粘合补片（缝纫用品）”商品上的申请注册违反2013年商标法第十三条第三款的规定，被诉裁定的相关认定有误，应予纠正。东道公司的该项主张具有事实和法律依据，原审法院予以支持。

一审裁判结果

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。

上诉人诉称

国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要上诉理由是：认定商标享有为相关公众广为知晓的知名度，应当遵循按需认定原则，本案中，东道公司提交的在案证据虽可以证明其引证商标经过宣传使用享有一定知名度，但是诉争商标核定使用的纽扣等商品与东道公司“东道DONGDAO”商标主张知名的包装设计等服务在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在较为明显的差异，并且“东道”本身具有固有含义，诉争商标在上述商品上的注册和使用应不致误导公众致使东道公司的利益可能受到损害。故诉争商标的注册和使用未构成2013年商标法第十三条所指的情形。

被上诉人及原审第三人称

东道公司和庄永练服从原审判决。

二审法院认定事实

经审理查明，原审法院查明事实属实，且有诉争商标和引证商标的商标档案、注册商标无效宣告申请书、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。

二审诉讼中，东道公司向本院提交了下列证据材料：

1.本院（2021）京民终554号民事判决书；

2.庄永练商标申请列表。

国家知识产权局认为证据1与本案事实情况不同，不能作为本案认定的当然依据；证据2与本案诉争商标是否违反2013年商标法第十三条第三款的认定无关。庄永练认为证据1、2与本案无关。

二审庭审中，东道公司主张引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上构成驰名商标。

以上事实，有东道公司在二审诉讼中提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证。

二审法院认为

本院认为：本案的实体问题应适用2013年商标法进行审理，相关程序问题应适用2019年商标法进行审理。

2013年商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”第十四条第一款规定：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定：“当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。”

东道公司在本案中提交的设计合同、行业排名、审计报告、媒体报道、荣誉证书等证据能够证明，在诉争商标申请日之前，东道公司已为多个政府机关、国有企事业单位、知名企业、公益事业等提供了品牌创意设计服务，引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上进行了持续广泛的使用和宣传，已经在中国境内为相关公众广泛知晓并享有较高的声誉，构成驰名商标。诉争商标与引证商标均为上方汉字“东道”与下方拼音“DONGDAO”构成的文字商标，构成相同标志，诉争商标已构成对引证商标的复制。诉争商标核定使用的“编带；饰带（缝纫用品）”等商品与引证商标据以知名的“电脑图文设计与制作”服务在《类似商品和服务区分表》中虽不属于同一种或类似商品与服务，但相关公众存在较大范围的重叠和交叉，在引证商标在“电脑图文设计与制作”服务上已达到驰名程度，诉争商标构成对引证商标的复制的情况下，诉争商标使用在“编带；饰带（缝纫用品）”等商品上，易导致相关公众误认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系，进而减弱、淡化引证商标的显著性或者不正当地利用其市场声誉，致使东道公司对已经驰名的引证商标享有的利益可能受到损害。因此，诉争商标的注册违反了2013年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告，原审法院对此认定正确，国家知识产权局的相关上诉理由均不能成立，本院不予支持。

二审裁判结果

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。国家知识产权局所提上诉请求及其理由均缺乏依据，本院对此不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一百元，由东道公司负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审　判　长　 俞惠斌

审　判　员 　陈   曦

审　判　员 　张   璇

二〇二三年一月二十九日

法 官 助 理 　 莫嘉敏

书　记　员 　刘   茜