从“电池外壳”案看“功能性特征”的定义及解释

案情简介

2003年12月3日一请求人就一件发明专利向专利复审委员会提出无效宣告请求（简称“电池外壳”案）。该专利涉及“一种电池外壳的制造方法”，其授权的权利要求1为：

1、一种电池外壳的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：制备预定长度的管通；用模具把所述管通向两边拉伸成所要求形状的筒体；在筒体的两端部通过焊接、粘接或机械变形方法加上两底板形成一筒形密封电池外壳，所述模具包括斜楔形上模和下模，所述下模主要由斜楔形滑块和限位装置组成。

关于权利要求1中的“限位装置”，其说明书中仅记载有一句话：

如图3所示，在本发明的实施例中，所用的模具包括上模301和下模，上模301为一斜楔，下模主要由斜楔形滑块302和限位装置303组成。

其说明书附图3示出了限位装置303的结构（如下图左）。

请求人的无效理由是权利要求1不具备新颖性和创造性。

该案的审理过程中遇到的一个问题是：在与对比文件进行对比时，应当如何理解权利要求1中“限位装置”的含义？请求人认为该限位装置应当理解为“用于限定电池外壳尺寸的装置”，并提交了对比文件B2（特开平6-333541A，如上图右），其中的滑动凸轮25对冲压模具起到了限位作用。被请求人认为该限位装置应当理解为“用于限定下滑块极限位置的装置”。

合议组则认为：

根据专利法第56条，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求书。

从说明书中有关发明目的描述中可以看出，其目的之一即在于“通过模具精度来保证电池外壳的精度”。……而本专利是通过模具本身来保证产品精度的，从权利要求所公开的整体技术方案出发，合议组认为本专利权利要求1中所述的“限位装置”应当解释为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”。

2005年3月15日，专利复审委员会作出了第6990号无效宣告审查决定，维持该专利权有效。请求人不服，提起行政诉讼。经人民法院审理，驳回请求人的诉讼请求，维持该专利权有效[1]。

由于在以往的无效请求审查案件中很少遇到“功能性特征”的问题，专利复审委员会组成了五人扩大合议组对此案进行审理，可见此案的典型性以及专利复审委员会对此案的重视。

阅读该专利的说明书不难看出：审查决定中的三个认定（“保证电池外壳的精度”是该发明要解决的技术问题；该技术问题是“通过模具精度来”实现的；以及权利要求1中的“限位装置”应当被理解为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”）是合议组以该专利的说明书及其附图为依据作出的，其法律依据是《专利法》第五十六条。然而，专利复审委员会的上述审查决定却引起社会的争议，并由此引发了业界对“功能性限定解释”问题的讨论。笔者也曾就此发表过一些意见。[2]

继上述无效请求案之后，又有两位请求人先后于2005年9月27日和2009年12月28日就此案向专利复审委员会再次提出无效宣告请求。对于权利要求1中的“限位装置”，上述两案的两个合议组均采纳了第一次无效宣告请求决定中的解释意见，并在此基础上维持该专利有效。

从时间顺序看，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《法释2009》）正是在此背景下颁布的。从内容上看，《法释2009》确立了用说明书及其附图解释“功能性特征”的原则 ；《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《法释2016》）第八条则进一步明确了用“说明书及附图记载的实现所称功能或者效果不可缺少的技术特征”来“解释”权利要求中“功能性特征”的原则。

我国《专利审查指南》对“功能性特征”的解释是“对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”[3]，但在该案中，该解释既未被双方当事人作为争辩的依据，也未被合议组用来解释权利要求中的“限位装置”。

《欧洲专利局审查指南》针对权利要求中“功能性特征”的使用也作出了若干具体规定。基于我国《专利法》（及审查指南）与《欧洲专利公约》（及审查指南）的渊源关系，我们不妨以专利法为依据，参考我国《专利审查指南》及《欧洲专利局审查指南》的有关规定，对该案作全面分析。

中国《专利法》视角下的分析

其一，中国《专利法》第二十六条规定 ：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”“限位装置”是前述涉案专利的权利要求1要求保护的一个重要内容，仅双方当事人及合议组就对其作出了三种不同的解读。这本身是否就意味着权利要求1存在“不清楚”的缺陷？

其二，《专利法实施细则》第二十条规定 ：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”“保证电池外壳的精度”是前述涉案专利要解决的技术问题，该技术问题是通过“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”的“限位装置”解决的，故该技术特征应当属于“解决技术问题的必要技术特征”。权利要求1中缺少该技术特征，是否符合《专利法实施细则》第二十条的规定？

其三，《专利审查指南》将“功能性特征”解释为“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，但本案中，双方当事人及合议组均未采用该解释。笔者对该解释也不完全认同。但在与现有技术进行对比时，作上述解释还是合理的[4]——由于在权利要求1中缺少具体限定，故该“限位装置”应当属于一个“一般概念”，即属于对所有具有限位功能的装置（“具体概念”）的概括。按照《专利审查指南》针对“具体( 下位 )概念与一般( 上位 )概念”制定的审查原则[5]，现有技术中任何一种具有限位功能的装置都会影响“限位装置”的“新颖性”。如果按照此标准进行审查，对比文件B2是否会影响权利要求1的新颖性？

其四，权利要求“清楚”和“记载解决技术问题的必要技术特征”，是授予其专利权的必备条件。如果涉案专利的权利要求1不符合该条件，就不应当被授予专利权，即使授权后也应当被宣告无效。在无效宣告程序中，专利复审委员会对“限位装置”的“解释”，相当于将上述必要技术特征“纳入”涉案专利的权利要求1中，对其进行了“隐性”修复，客观上使该权利要求“起死回生”。这在程序上是否合法？

其五，依据说明书及附图，除了将“必要技术特征”解释为“具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”之外，显然还存在其它选项。例如，可以将上述解释中的“U形结构”这一技术特征删除，将“限位装置”仅解释为“固定下模具有两个垂直内壁，该内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”。从技术角度考虑，“U形结构”虽然是从附图中可以解读出来的，但并非解决技术问题所必须的，或者说未必是专利权人希望保护的内容。

专利权属于权利人的民事权利。根据《民法典》第五条的规定，该权利的“设立、变更、终止”均“应当遵循自愿原则”，即权利要求书的撰写、修改均应当出自专利权人（代理人）之手。授权前审查员有权依法对申请人的权利要求予以驳回，也可以提出修改建议，但申请文本及其修改文本必须由申请人（代理人）提供，审查员不可为其代劳，这是一个常识。授权后，专利复审委员会及人民法院有权依法宣告专利权无效，但无权对其权利要求进行修改或授权。如果专利复审委员会对专利权利要求内容所作的“解释”相当于对其权利要求内容的“修改”，该修改是否有违“当事人自愿原则”？

《欧洲专利局审查指南》视角下的分析

我们不妨再按照《欧洲专利局审查指南》的有关规定（引号内）对该案略作分析。

其一，该专利申请“整个说明书给人的印象是一种功能是通过一种特定的方式来实现的，由此不会联想到使用其他替代方式，权利要求采用这种方式撰写，以便将实现该功能的其他方式或者所有的方式都包括在内是不允许的”。

其二，由于权利要求1中未提供实现“限位”功能的具体方式，不满足“就功能性限定而言，确保其在权利要求中的保护内容清楚是最为重要的。因此，应当尽可能做到使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚该用语的含义”这一要求，故权利要求1存在“不清楚”的缺陷。

其三，“权利要求所限定的保护范围必须清楚”，即“必须清楚地限定该发明的全部基本技术特征”，由于该专利的“独立权利要求缺少基本技术特征”，故“不符合清楚及支持的要求”。

其四，由于在该专利申请中“限位装置”不具有一般的含义，而具有其附图所示的“特定含义”，授权前“审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义”。

故按照《欧洲专利局审查指南》的上述规定[6]，上述涉案专利的权利要求1不符合《欧洲专利公约》第84条（对应于中国《专利法》第二十六条第四款）有关“清楚”的规定，其在未作必要的修改之前，不能被授予专利权。

关于最高法《法释2020（一）》规定的分析

按照我国的专利体系，人民法院借助于行政诉讼程序可以对行政机关的决定及其部门规章进行监督和纠正。2020年最高人民法院颁布的《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称《法释2020（一）》），不仅适用于人民法院对专利授权确权行政案件的审理，也应当对行政机关部门规章（《专利审查指南》）的制订和修改起到指导作用，其中也包括“功能性特征”的使用和解释。

《法释2020（一）》中有三条与权利要求中的“功能性特征”直接有关：

关于权利要求中“功能性特征”的解释

《法释2020（一）》并未采用《法释2009》或《法释2016》”的方式将“功能性特征”解释为“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”，或“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”；更未采用《专利审查指南》中的规定，将其“理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”；而在其第二条中对“权利要求的用语（words）”作了一般性解释：

人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。

依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。

“功能性特征”属于权利要求中“用语”的一种,自然应当受该条款的约束。

以上内容疑似借鉴了《欧洲专利局审查指南》针对权利要求中的“用语”所作的规定，即：

应当按照所属技术领域中通常的理解来确定权利要求中各用语（words）的含义及其涵盖范围，除非在特殊情况下，说明书通过明确定义的方式或其他方式赋予该用语一个特定的含义。一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义。

所不同的是，《法释2020（一）》第二条将《欧洲专利局审查指南》中“其他方式赋予该用语一个特定的含义”以及“一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义”省略了；这显然是为了避免与其第九条（对“功能性特征”的定义）发生冲突。

关于“功能性特征”的定义

《法释2020（一）》第九条对“功能性特征”作出了如下定义：

“以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。”

该定义与《法释2016》第八条对“功能性特征”所作的定义保持了一致，明确将“通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的”“功能性特征”排除于“功能性特征”之外，从而与其第二条的规定自洽。

然而，上述“排除”意味着权利要求中使用“功能性特征”时，不可以写明“实现该功能或者效果的具体实施方式”。这显然与《欧洲专利局审查指南》有关“功能性特征”的规定相冲突。2019年笔者曾就两者间的冲突进行过分析[7]，认为这体现了“中心限定”与“折中限定”的区别。现今，这种冲突在《法释2020（一）》第九条与第七条中也彰显了出来。

关于权利要求中技术特征的“清楚”问题

《法释2020（一）》第七条的内容是：

所属技术领域的技术人员根据说明书及附图，认为权利要求有下列情形之一的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于清楚地限定要求专利保护的范围的规定：

（一）限定的发明主题类型不明确的；

（二）不能合理确定权利要求中技术特征的含义的；

（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。

上述第（二）项中虽然没有具体指明“功能性特征”，但是应当包括“功能性特征”；虽然没有对“清楚”作出具体说明，但至少对“清楚”的问题作了原则性规定。故“功能性特征”也应当满足“合理确定权利要求中技术特征的含义”“清楚地限定要求专利保护的范围”的要求。如果不允许将“实现该功能或者效果的具体实施方式”写入权利要求中，该“功能性特征”显然难以满足“合理确定权利要求中技术特征的含义”的要求。

之所以产生上述冲突，显然是由于《法释2020（一）》第九条采用了美国专利法对“功能性特征”所作的定义。美国专利法第112条规定：“表示组合关系的权利要求中，某个技术特征可以通过实现某特定功能的装置或步骤来表述，而不限定实现该功能的结构、材料或行为。这种权利要求应当被理解为覆盖了其说明书中所公开的相应的结构、材料或行为及其等同物。”即实现该功能或者效果的具体实施方式不能够写入权利要求中，而只能由法官依据说明书中所公开的内容进行解释。

虚拟案例分析

《法释2020（一）》第七条与第九条之间的矛盾，通过以下虚拟案例将更明确地体现出来。

假设有人针对上述“电池外壳”的专利再次向复审委员会提出无效宣告请求。其具体理由是：

该专利要解决的技术问题是“保证电池外壳的精度”。该技术问题是依靠下模中设置的斜楔形滑块、“限位装置”以及它们之间的配合关系解决的。权利要求1中虽然记载了斜楔形滑块及“限位装置”这两个技术特征，但缺少对“限位装置”具体结构及其与滑块之间配合关系的描述，故权利要求1缺少解决技术问题的必要技术特征，该技术方案无法解决上述技术问题，不符合《专利法实施细则》第二十条第二款的规定。

一方当事人对专利复审委员会的决定不服，向人民法院提起行政诉讼。

假如人民法院认可无效请求人的该无效理由，将面临一种尴尬——按照《法释2020（一）》第九条的规定，权利要求中使用“功能性特征”时不可以写入“实现该功能或者效果的具体实施方式”，故权利要求1仅写入“限位装置”而不对其作具体限定是合法的 ；而根据《专利法实施细则》第二十条第二款的规定，由于缺少对具体实施方式的限定，权利要求1应当被宣告无效。这种尴尬既体现了《法释2020（一）》第九条与第七条之间的矛盾，也说明《法释2020（一）》第九条对“功能性特征”的定义方式与我国《专利法》的有关规定并不相容。

虽然《法释2020（一）》第七条中就权利要求的“清楚”作出了规定，但目前我国《专利审查指南》中尚缺少对“功能性特征”的“清楚”作出的具体规定。基于现状，如果在《法释2020（一）》第七条中参照《欧洲专利局审查指南》对“合理确定权利要求中技术特征的含义”作出进一步说明，或者在其第二条中将被删除的《欧洲专利局审查指南》中的第二句话——“一旦这种特定的含义被采用，审查员应当尽可能要求对权利要求进行修改，从而做到仅通过权利要求本身即可清楚其含义”——并入其中，可能更有助于确保权利要求中“功能性特征”的“清楚”。

结语

以上为笔者结合“电池外壳”一案对“功能性特征”的解释问题发表个人看法，并对“功能性特征”的定义及相关法律问题进行了探讨，仅代表笔者的一己之见。概括起来，笔者的主要观点可总结如下：

“名不正则言不顺”

正确定义“功能性特征”是其使用和解释的基础。通过上述分析不难看出，《法释2020（一）》对“功能性特征”所作的定义并不完全适合我国国情。如果将其前半句话中的“仅”字移至后半句话，并将之稍作修改，便可使该定义不仅符合《专利法》第二十六条“权利要求书应当以说明书为依据”以及“清楚”的要求，而且可以与《法释2020（一）》第二条所引用《欧洲专利局审查指南》的完整含义不发生矛盾。例如，将其定义为：

以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行概括的技术特征。所属技术领域的技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式。

在权利要求中将“功能性特征”的含义描述清楚是专利权人的义务。在权利要求中使用“功能性特征”时，不允许权利人写入实现该功能或者效果的具体实施方式、而只能由法院作出解释的做法，与我国《专利法》的规定并不相容。

“名正则言顺”。如果采用上述方式定义“功能性特征”，人民法院就无须再对“功能性特征”作多余的司法解释，合议组和审案法官也不必越俎代庖替专利权人去寻找“必要技术特征”了。

确保权利要求中“功能性特征”的“清楚”

基于我国《专利法》第二十六条“清楚”的要求，使用“功能性特征”时确保权利要求中“功能性特征”的“清楚”是最为重要的。应当使本领域技术人员仅通过权利要求本身即可清楚其含义。

确保权利要求中“功能性特征”的“清楚”，首先需要《专利审查指南》对其作出相关规定。基于现状，《专利审查指南》有必要参照《欧洲专利局审查指南》作进一步完善。

人民法院负有对国家行政机关的行政行为进行监督的责任。最高人民法院以《专利法》为依据、针对“专利授权确权程序”作出的司法解释，无疑可以对国家知识产权局《专利审查指南》的进一步完善起到指导和推动作用。

对《专利法》第五十九条的看法

《专利法》第五十九条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”该条款言简意赅，是对“折中原则”的具体诠释。然而“折中”并不意味着“主次不分”，“为准”与“解释”显然存在主从之分。实践中，当事人经常采用实用主义的方式对上述两句话进行“各取所需”的引用和解读，这显然偏离了立法的本意。

对该条款，笔者持有以下几点看法：

其一，如何解读“权利要求中的内容为准”？

《专利法实施细则》第十九条规定，“权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征”，即所述“权利要求的内容”是指权利要求中的“技术特征”。故“以其权利要求的内容为准”应当理解为“以其权利要求的技术特征为准”。

其二，如何解读“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”？

特别需要注意的是，“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”这句话中的“内容”两个字，是2008年修改《专利法》时加入的。修改前，这句话本写作“说明书及附图可以用于解释权利要求”。

“权利要求”与“权利要求的内容”显然不是一个概念。“解释”的对象由“权利要求”修改为“权利要求的内容”，意味着对“解释对象”的进一步限缩和明确，即“解释”的对象仅限于权利要求中所存在的“技术特征”，而并非权利要求本身。如果说在“权利要求”中增加某个“技术特征”尚可以被视为对权利要求的“解释”，那么，通过增加“技术特征”来“解释”权利要求中的“技术特征”显然不合逻辑，这种“解释”实为对技术特征的“替代”。

其三，基于上述理解，《专利法》第五十九条中的前、后两句话并非并列关系。“为准”一语意味着权利要求中的“技术特征”是判断专利保护范围的唯一依据；“解释”的含义是“分析阐明”[8]，即从专业及专利角度对权利要求中已有技术特征作进一步澄清。这种“分析阐明”不应当取代该“技术特征”的存在。

在“电池外壳”案中，合议组认为应当将“限位装置”解释为：下模具有一个用于“限定下滑块向两侧运动的极限位置的模具的固定部件”，“该固定部件具有U形结构的固定结构，该U形结构的两臂的内壁可以限制斜楔形滑块的运动极限位置”。不难看出，合议组的上述“解释”相当于用说明书实施例取代了权利要求中的“限位装置”。作为一个“功能性特征”，“限位装置”是对若干实施例的概括。其作用相当于一个“上位概念”，实施例即相当于一个“下位概念”。用“下位概念”解释“上位概念”显然不合逻辑。例如可以用说明书中的“铜”对权利要求中的“金属”进行“限定”，但不可以将权利要求中的“金属”解释为说明书中的“铜”。将权利要求中的“限位装置”解释为说明书中的一个具体实施例，相当于用说明书中的具体实施例取代了权利要求中“限位装置”，使“限位装置”名存实亡。

笔者认为“解释”与“取代”的区别在于：在与“现有技术”或“涉嫌侵权产品”对比时，“解释”后的“功能性特征”应当仍然起限定作用，只是含义更清楚了；如果解释后的“功能性特征”名存实亡起不到限定作用，其“功能”已经体现在所解释的内容中，该“功能性特征”便是被“取代”了。

其四，“可以”解释并不意味着解释不受约束。从上述案例分析中不难看出，至少以下两种情况是“不可以”的：一是“解释”不能违反专利法的有关规定。被授予专利权的权利要求应当符合专利法的授权条件。授权后的权利要求如果不符合专利法的授权条件（例如缺少必要技术特征），该权利要求只能被宣告无效。在专利确权程序中，如果借用“解释”的方式（例如加入必要技术特征）使之符合了专利法的规定，继续维持其有效。这种作法不符合专利法的规定。

二是“解释”不能违背“部门规章”中制定的有关法律原则。在无效宣告程序中，“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”；在专利侵权诉讼程序中，“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”[9]。它们分别是国家行政机关和人民法院在其部门规章中对专利权人提出的要求。这是基于维护权利要求保护范围稳定性而制定的一项原则。该原则适用于专利权人，同样也应当适用于规则的制定者。

专利复审委员会针对“限位装置”所作的“解释”,以及人民法院将权利要求中的“功能性特征”“解释”为“所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，都与上述部门规章中的既定原则相背离，给人以“只许州官放火不许百姓点灯”的感觉。

如果对权利要求中“功能性特征”“解释”过度，其法律后果便是：“专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”，变成了“专利权的保护范围以说明书及附图为准”；对权利要求内容的“解释”，无异于对权利要求内容的“修改”、对技术特征的“补充”或“替代”。该后果如果用“折中原则”和“中心限定原则”两把尺子进行衡量，似乎更接近于后者。

注释：

[1]参见张荣彦《机械领域专利申请文件的撰写与审查》（第四版）“从一件美国专利纠纷看权利要求中的功能性限定”一节。

[2]张荣彦：关于“功能性限定”（续），中国专利与商标，2014（2）.

[3]参见《专利审查指南》（2010）第二部分第二章3.2.2节。

[4]参见张荣彦《机械领域专利申请文件的撰写与审查》（第四版）“功能性特征的使用与解释”一节。

[5]参见《专利审查指南》（2010）第二部分第二章3.2.2节。

[6]参见2017年《欧洲专利局审查指南》F部第四章。

[7]张荣彦：从“功能性特征”的定义说起，《中国专利与商标》2019（1）.

[8]现代汉语词典。

[9]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条。