商标民行交叉案件中的显著性与侵权认定之关系

现行《商标法》第九条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第十一条则将“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”以及“其他缺乏显著特征的”的标志排除在商标注册范围之外，但同时作出例外规定，即“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。基于此，“显著性”成为了商标取得合法注册的必要条件之一。

从理论上讲，显著性缺失或较弱的标志使用在商品或服务上难以起到区分来源的作用，相关公众通常也不会将其识别为商标，故此类使用不构成商标性使用，进而也不应存在相应的商标侵权或被侵权问题。然而，我国目前实行的知识产权民事侵权与行政确权程序二元分立体制，往往造成商标效力认定反复、案件审理周期长等问题，部分行政确权授权程序中认定的无显著性或弱显著性商标可能已经先期投入市场使用，并引发了民事侵权争议。由此，在这类商标民行交叉案件中，如何准确适用相关法律法规、把握商标显著性与侵权认定之间的关系，便成为法院作出合理裁判的重要前提。

商标之固有显著性与侵权认定：以“大姨妈”案为例

从上述《商标法》第十一条之规定来看，“显著性”这一概念可区分为两个层次，即固有显著性与获得显著性。所谓“固有显著性”，即第一含义上的显著性，指标志本身表达的含义能够使消费者将该标志与特定商品或服务相联系。通常来说，标志本身的构成越独特、标志与其标识商品或服务的关联性越弱、标志的可识别性越强，其固有显著性越强。所谓“获得显著性”，即第二含义上的显著性，指标志本身在第一含义上不具有显著性，但经过使用后取得显著特征，能够与特定商品或服务相联系。

在商标民行交叉案件中，行政授权确权程序中对于商标本身固有显著性的认定，决定了商标专用权的成立与否，进而也就决定了民事侵权诉讼的最终走向。以第12358149号“大姨妈及图”商标（下称“涉案商标”）为例，该商标由北京某公司于2013年4月1日提出注册申请，指定商品为第9类的“计算机软件（已录制）”等。此前，北京某公司已于2012年推出“大姨妈”App，功能包括经期记录、经期预测等。2017年，北京某公司针对上海某公司提起诉讼，指控上海某公司开发的“优谈大姨妈”App名称中包含其具有商标专用权的文字“大姨妈”，构成商标侵权。随后，2017-2019年，厦门某公司及上海某公司针对北京某公司的涉案商标先后提起无效宣告请求，两案随后也都进入行政诉讼程序。围绕涉案商标的一系列案件于是呈现出商标民事侵权诉讼与无效宣告请求行政诉讼交织进行的局面。

2017年8月，原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定，对涉案商标予以无效宣告。商评委在裁定中指出，涉案商标中的主要认读部分“大姨妈”系一种亲属的称谓，现已成为公众约定俗成的对于女性月经的代名词，其使用在“计算机软件（已录制）”等商品上，仅仅直接表示了指定商品的内容及特点系与女性月经期相关联，不易被消费者作为商标识别，无法起到区分商品来源的作用，缺乏商标应有的显著特征[1]。同年11月26日，在民事侵权案件一审程序中，北京市朝阳区人民法院同样认定，“大姨妈”作为指代女性经期的通用词语时其本身并不具有显著性，不应为个人所垄断，故上海某公司不构成侵权，遂判决驳回北京某公司的全部诉讼请求[2]。

随着行政诉讼程序的推进，该案的走势又经历了两度反转。2018年3月，北京知识产权法院在行政一审中认为，“大姨妈”文字使用在计算机游戏软件等商品上并未直接表示商品的功能、用途等特点，其具有显著性；且涉案商标由文字“大姨妈”和图形构成，该图形使用在核定使用的商品上具有显著性，遂判决撤销商评委作出的原裁定[3]。据此，2018年8月，北京知识产权法院又在该案民事二审中判决上海某公司构成侵权[4]。

2020年1月，最高人民法院在该案行政再审中认定，涉案商标系有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，且其文字本身含义亦不易被消费者作为商标识别，并不能够起到识别商品或服务来源的作用[5]。2023年7月，该案民事再审落槌，北京知识产权法院根据最高院上述行政再审判决，改判撤销民事二审判决、维持民事一审判决[6]。至此，该案终告尘埃落定。

根据现行《商标法》第三十条的规定，申请注册的商标不得与他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似。总结上述案例可知，具备固有显著性的在先商标，在商标行政授权确权程序和民事侵权案件中，均能够用于对抗在后申请或使用于相同或类似商品或服务上的相同或近似标志。与此同时，一旦在先标志的固有显著性被无效宣告程序所否决，则其商标专用权将被视为自始无效；在相应的未完结的商标民事侵权案件中，此类失去固有显著性的在先标志也将无法成为主张他人侵权的依据。但需要注意的是，按照现行《商标法》第四十七条之规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院已经做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书不具有追溯力，仅在因商标注册人的恶意给他人造成损失的情况下，商标注册人应当给予赔偿。

商标之获得显著性与侵权认定：以“沁州黄”案为例

如前文所述，实践中，部分在第一含义上不具备固有显著性的标志，经过长期使用后也可能取得显著性。此类具备获得显著性的标志经商标申请注册后，尽管保护范围不能覆盖他人对于标志之第一含义的合理使用，但对于其中的显著性要素亦具有专用权，能够用于对抗在后申请或使用于相同或类似商品或服务上的相同或近似标志。

以第8093050号“沁州黄”商标（下称“涉案商标”）为例，该商标由独特书法字体书写的“沁州黄”文字部分与一古代帝王头像及四周花边构成的图案部分组合而成，由山西某公司于2010年3月3日提出注册申请，经异议程序于2016年4月7日被核准注册，核定使用在第30类“谷类制品、小米”等商品上。后因沁县某公司在其小米产品包装上使用“沁州黄”文字，山西某公司以商标侵权为由将其诉至法院。

与此同时，沁县某公司也以“沁州黄”系小米的通用名称为由，申请撤销涉案商标在“小米”等商品上的注册，并提交了最高院和山西省高级人民法院的在先判决作为证据。国家知识产权局（原国家工商行政管理总局商标评审委员会）经审查认为，涉案商标并未演变为小米商品上的通用名称，故决定驳回撤销申请[7]。沁县某公司遂向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院一审认为，根据最高院的在先生效判决，可以认定“沁州黄”确系一种小米的通用名称，原裁定中关于“沁州黄”未构成小米的通用名称的认定存在错误。但是，涉案商标标志除“沁州黄”文字外，还包括在标志整体中占有一定比例的图案部分，其具有较为突出的识别效果，使涉案商标在整体上仍具备显著性。因此，原裁定虽然对部分事实的认定有误，但涉案商标应维持注册的结论仍然正确。综上，法院一审判决驳回沁县某公司的诉讼请求[8]。北京高院二审亦维持原审判决[9]。

依据上述行政判决，太原市中级人民法院和山西高院在该案民事一、二审判决中均认定沁县某公司构成商标侵权[10]。沁县某公司向最高院申请再审，最高院则在再审裁定中指出，虽然其在先判决已认定“沁州黄”符合通用名称的要求，但这并非否定了涉案商标标识作为注册商标具有显著性的可能性。涉案商标经过山西某公司的长期使用宣传和维权，已经具有一定知名度，且相关公众施以一般注意力可以起到区分商品来源的作用，故涉案商标具有显著性。沁县某公司作为山西某公司的同地域、同行业经营者，未经授权在同一种商品上以与涉案商标相同的字体使用“沁州黄”文字，构成对涉案商标的侵犯[11]。

概而言之，具备获得显著性的在先商标，其显著性要素与非显著性要素的法律保护泾渭分明。总结上述案件民事部分的系列判决可知，对于包含通用名称等非显著性要素、具备获得显著性的在先商标，法院并不禁止他人对其中非显著性要素的正常使用。但如果这种使用超出了非显著性要素的范畴，构成了对在先商标中的显著性要素的摹仿，则使用者很可能需为此承担侵权责任。

弱显著性商标使用边界的合理划定：以“青花椒”案为例

商标显著性不仅有有无之分，也有强弱之别。注册商标专用权的保护范围，应与其显著性的强度相符合。对于显著性较弱的在先商标，不应赋予其过宽的保护范围，以避免妨碍其他市场主体的正当使用、破坏公平竞争的市场秩序。

以入选最高院“2022年中国法院十大知识产权案件”的“青花椒”案为例，该案的第12046607号、第17320763号、第23986528号涉案商标均包含“青花椒”文字，由上海某餐饮公司申请注册或受让取得，核定使用类别均为第43类“饭店、餐厅”等。上海某餐饮公司以上述涉案商标为权利基础，针对温江某青花椒鱼火锅店提起诉讼，指控其在店招上使用“青花椒”字样的行为构成商标侵权。成都市中级人民法院一审判决温江某青花椒鱼火锅店立即停止在店招上使用“青花椒”字样的标识，并赔偿上海某餐饮公司经济损失及合理开支共计3万元[12]。与此同时，上海某餐饮公司还在全国多地针对多家使用“青花椒”标识的餐饮店铺提起商标侵权诉讼，并获得一系列胜诉判决。上述系列案件的判决结果引起了社会舆论的广泛争议。在该系列民事案件进行的同时，四川省火锅协会曾多次针对第12046607号、第17320763号涉案商标提起无效宣告请求，但均被驳回。

2022年1月，四川省高级人民法院就上海某餐饮公司与温江某青花椒鱼火锅店商标侵权纠纷案作出二审判决，该判决标志着围绕“青花椒”展开的一系列商标侵权争议的整体走势开始逆转。四川高院在判决中认为，“青花椒”是一种特定调味料的通用名称，不能作为商标注册在调味料上。上海某餐饮公司将包含“青花椒”文字的涉案商标注册在第43类餐饮服务上，可以认为具有一定的显著性，但由于餐饮服务和菜品调味料之间的天然联系，使得该服务商标标识和含有“青花椒”字样的特色菜品名称在辨识上界限微妙、相互混同，极大地降低了其注册商标的显著性。而温江某青花椒鱼火锅店在其店招上使用“青花椒”，系对其提供的特色菜品鱼火锅中含有青花椒调味料的客观描述，并非商标性使用，也不会导致相关公众产生混淆或误认，不构成商标侵权。综上，四川高院二审改判，撤销一审判决，并驳回上海某餐饮公司的全部诉讼请求。随后，一系列与上海某餐饮公司“青花椒”涉案商标相关的民事案件纷纷二审改判，均认定被控侵权人不构成商标侵权。

回归制度本旨，商标的核心与基本功能就是区分商品或服务来源的识别功能。四川高院在上述判决中指出，“商标显著性与商标识别功能呈正相关，显著性越强的商标，其识别商品或服务来源的作用就高，相关公众对来源混淆的可能性就大，商标专用权的保护范围相对较大；反之，显著性相对较弱的商标，其识别商品或服务来源的作用较低，相关公众由此产生混淆的可能性就小，商标专用权的保护范围相对较小。”[13]“青花椒”系列商标侵权案件审理结果的前后差异，正是源于涉案商标因其在核定使用服务类别上的弱显著性而暴露出的识别性缺陷。事实上，就在前述系列案件改判后，2023年11月，涉案商标之一的第23986528号“青花椒 砂锅鱼QINGHUAJIAO SHAGUOYU及图”商标，最终被国家知识产权局以缺乏显著特征为由，裁定诉争商标予以无效宣告[14]。该系列案件体现了人民法院对商标显著性强度与保护范围之平衡关系的动态认识过程，也为弱显著性商标之使用边界的合理划定提供了典型范例。

结语

我国商标民事侵权与行政确权程序的二元分立体制，给商标民行交叉案件中商标显著性与侵权认定之关系问题的把握带来了重大挑战。总结既有判例可以看出，我国法院在这一问题上始终秉持商标保护范围与显著性元素范围相符合、保护强度与显著性强度相匹配的基本原则，并结合个案情况对具体的商标侵权争议作出认定。未来，尝试打破民行制度壁垒，在商标行政授权确权程序中引入公众评审制度、在民事侵权程序中引入商标有效性审查等，或将成为化解商标民行交叉案件程序困境、推动商标注册与使用秩序持续优化的可行路径。[15]

参考文献：

[1]. 参见商评字[2017]第0000105612号无效宣告裁定书。

[2]. 参见北京市朝阳区人民法院（2017）京0105民初252号民事判决书。

[3]. 参见北京知识产权法院（2017）京73行初7871号行政判决书。

[4]. 参见北京知识产权法院（2018）京73民终1001号民事判决书。

[5]. 参见最高人民法院（2019）最高法行再239号行政判决书。

[6]. 参见北京知识产权法院（2021）京73民再2号民事判决书。

[7]. 参见[2019]第151986号商标撤销复审决定书。

[8]. 参见北京知识产权法院（2019）京73行初10482号行政判决书。

[9]. 参见北京市高级人民法院（2020）京行终5552号行政判决书。

[10]. 参见山西省太原市中级人民法院（2018）晋01民初160号、山西省高级人民法院（2019）晋民终53号民事判决书。

[11]. 参见最高人民法院（2020）最高法民申997号再审审查与审判监督民事裁定书。

[12]. 参见四川省成都市中级人民法院（2021）川01民初8367号民事判决书。

[13]. 参见四川省高级人民法院（2021）川知民终2152号民事判决书。

[14]. 参见商评字[2023]第0000324119号商标无效宣告请求裁定书。

[15]. 徐真：《我国商标民行交叉案件的程序困境及其破解》，载《科技与法律（中英文）》 ，2023（4）：81-89.