无效程序中权利要求的修改方式案析

【案析】在专利无效程序中，将说明书中的技术特征引入到权利要求中等修改方式不符合公众基于《专利审查指南》列举的四种修改方式而产生的合理预期，不属于可被接受的修改方式。

【示例】

示例一:帽依赖性内切核酸酶抑制剂案【1】

1.帽依赖性内切核酸酶抑制剂，其含有下式(1)所示的化合物、或其药学上可接受的盐，

式(1):
【化1】

式(1)中，

R' 是氢、卤素、羧基、任选被取代基组A取代的低级烷基、任选被取代基组A取代的低级烷基氧基、或

-Z-N(R*)(R”),

其中，R~、R”分别独立地选自氢、任选被取代基组A取代的低级烷基，

以及

Z是单键或者直链或支链状的低级亚烷基:;

R2是氢、任选被取代基组A取代的低级烷基、或-Z-N(RY9)(RY10),

其中，RY9和RY10分别独立地是氢、任选被取代基组A取代的低级烷基，

以及

Z是单键或者直链或支链状的低级亚烷基;

R3是氢、任选被取代基组A取代的低级烷基、任选被取代基组 A取代的低级烯基、任选被取代基组A取代的碳环式基、任选被取代基组A取代的碳环低级烷基、任选被取代基组A取代的碳环氧基低级烷基、任选被取代基组A取代的杂环式基、任选被取代基组A取代的杂环低级烷基、

-Z-N(RZ1)-SO2-RZ2、

-Z-N(RZ3)-C(=O)-RZ4

-Z-C(=O)-N(RZ7)(RZ8)、或

-Z-N(RZ9)(RZ10)，

其中，RZ1、RZ3、RZ4、RZ7、RZ8、RZ9、RZ10分别独立地是氢、任选被取代基组A取代的低级烷基、任选被取代基组A取代的碳环式基，

RZ2是任选被取代基组A取代的低级烷基、任选被取代基组A取代的碳环式基,

以及

Z是单键或者直链或支链状的低级亚烷基;

a)A1和 A2的任意一者是 CR5R6，以及另一者是 NR7，或者

b)A1是 CR8R9，和A2是CR10R11

R5、R6、R7、R8、R9、R10和R111分别独立地是氢、任选被取代基组A取代的低级烷基、任选被取代基组A取代的碳环式基、任选被取代基组A取代的碳环低级烷基、任选被取代基组A取代的杂环式基或者任选被取代基组A取代的杂环低级烷基、

1)当A1为 CR5R6、和 A2为NR7时，

R3和R7可与相邻的原子一起形成杂环，该杂环可以形成稠环，

2)当A1为 NR7、和 A2为 CR5R6时,

R3和R6可与相邻的原子一起形成杂环，该杂环可形成稠环，或者，

3)当A1为CR8R9、和A2为CR10R11时，

R3和R11可与相邻的原子一起形成杂环，该杂环可以形成稠环；

但是，排除以下 c)以及 d)的情况，

c)R5、R6和R7均为氢的情况

d)R8、R9、R10和R11均为氢的情况；

取代基组 A:卤素、氰基、羟基、羧基、低级烷基、卤代低级烷基、低级烷基氧基、羟基低级烷基、碳环式基、杂环式基、碳环低级烷基氧基、卤代低级烷基氧基、低级烷基羰基、低级烷基羰基氧基、低级烷基氧基羰基、低级烷基氨基、低级烷基羰基氨基、低级基氨基羰基、低级烷基磺酰基，

低级烷基是碳原子数为1~6的直链或支链状的烷基，

直链或支链状的低级亚烷基是2价的碳原子数为1~6的直链或支链状的烷基，

低级烯基是碳原子数为2~6的直链或支链状的烯基。

碳环式基或碳环是碳原子数为3~20的碳环式基或碳环，

杂环式基或杂环是环内具有1个以上从O、S和N中任意选择的相同或不同杂原子的杂芳基、非芳族杂环式基、双环稠合杂环式基或三环稠合杂环式基、或者杂芳环、非芳族杂环、双环稠合杂环或三环稠合杂环。”

该案中，专利权人提交了针对涉案权利要求1的修改文本，该修改文本中删除了权利要求1中的“A1是 CR8R9，和 A2是 CR10R11。专利权人认为，上述修改属于对并列技术方案的删除。

法院并未支持专利权人的上述主张。法院认为，涉案专利权利要求1的通式结构由变量 R1-R3、A1、A2以及其他固定骨架共同定义组成，其中每一个变量基团定义均有多种选择，尽管对于A1、A2分为 a、b不同情形的方式进行定义，但是这种方式只是在传统马库什定义的基础上又加了一个基团之间还具有特定对应关系的马库什要素,该权利要求仍然是一个马库什权利要求，仍然是一个整体的技术方案，删除“A1是 CR8R9，和A2是CR10R11的b情况，相当于删除了部分马库什要素的并列可选项，使得技术方案由n乘n变成了m乘m，这种删除不属于并列技术方案的删除。因此，上述修改文本未被接受。

【1】一审:(2020)京73行初8460号，维持被诉决定，结时间2022年7月。
二审:(2022)最高法知行终812号，准许撤回上诉。

示例二:杀真菌混剂案【2】

“1.一种杀真菌混剂，包括重量比为10:1-0.01:1的a.1)结构式为 1.d的氨基甲酸酯，

其中X是 CH 和N,n是0、1或2以及R是卤素、C1-C4-烷基和 C1-C4-卤素烷基，如果n=2，R可以是不同基团，或它们的盐或加合物，

和b)来自苯并咪唑或产生苯并咪唑的前体(II)一类的杀真菌活性化合物，所

述苯并咪唑或产生苯并咪唑的前体(II)选自以下化合物

II.a:1-(丁基氨基甲酰基)(丁基氨基甲酰基)苯并唑-2-基氨基甲酸甲基酯

该案中，专利权人在无效程序中提交了针对涉案权利要求1的修改文本3，该修改文本中将权利要求1中的第一种化合物修改为说明书记载的实施例 Id32的结构，并删除了第二种化合物的IIb和IIc。专利权人认为无效阶段的修改方式不应仅限于《专利审查指南》中规定的四种方式，在该修改文本中的第一种化合物在说明书中有记载的情况下，该修改文本亦予接受。

法院并未支持专利权人的上述观点。法院认为，《专利审查指南》作为规范性文件,尽管其列举的具体修改方式未必涵盖了实践中应被允许的全部修改方式，但社会公众基于对《专利审查指南》四种修改方式的理解，会合理认为修改后的权利要求中不应包括仅记载在说明书中的技术特征。因马库什权利要求被视为一个概括式的技术方案其并非是该权利要求范围内的全部具体化合物的集合，亦即并非并列技术方案的集合，因此，在授权文本中并无任一权利要求将第一种化合物限定为修改文本3中的该具体化合物的情况下,尽管其被记载在说明书中,社会公众亦会合理预期该具体化合物不会被允许纳入新的权利要求中。基于这一认知，社会公众在提起无效程序且可预判授权文本权利要求1会被宣告无效的情况下，无需等待生效的裁判结果，即可针对不会被纳入修改后的权利要求中的技术方案进行相关后续研发或生产准备等行为，而无需担心未来侵权的可能性，从而缩短专利被宣告无效后其产品投入市场或实施其他行为所需时间。可见，对修改文本3未予接受的作法符合社会公众基于《专利审查指南》现有规定而产生的合理预期,并有利于保护社会公众基于上述预期而可能获得的利益。被诉决定的作法并无不当。

【2】一审:(2018)京73行初9342号，维持被诉决定，结案时间2020年12月。
二审:(2021)最高法知行终519号，维持原判。

示例三:4-[5-(吡啶-4-基)-1H-1,2,4-三唑-3-基]吡啶-2-腈的I型结晶案【3】

“1.4-[5-(吡啶-4-基)-1H-1,2,4-三唑-3-基]吡啶-2-腈的|型结晶，其在粉末X射线衍射中，在衍射角2θ的值为10.1、16.0、20.4、25.7 以及 26.7 度附近具有特征性峰。”

该案中，专利权人在无效程序中提交的修改文本是在前述授权文本中加入“其粉末X射线衍射光谱为图1所示图形”这一限定，亦即将说明书中的附图引入权利要求中，该附图为晶型的全谱，但授权权利要求1中仅包括其中五个特征峰。专利权人认为在修改后的内容在说明书中已有记载的情况下，该修改文本亦应予接受。

法院并未支持专利权人的上述观点。法院认为，如果专利权人提“1.4-[5-(吡啶-4-基)-1H-1,2,4-三唑-3-基]吡啶-2-腈的|型结晶，其在粉末X射线衍射中，在衍射角2θ的值为10.1、16.0、20.4、25.7 以及 26.7 度附近具有特征性峰。”

该案中，专利权人在无效程序中提交的修改文本是在前述授权文本中加入“其粉末X射线衍射光谱为图1所示图形”这一限定，亦即将说明书中的附图引入权利要求中，该附图为晶型的全谱，但授权权利要求1中仅包括其中五个特征峰。专利权人认为在修改后的内容在说明书中已有记载的情况下，该修改文本亦应予接受。

法院并未支持专利权人的上述观点。法院认为，如果专利权人提交的修改文本可被接受，则意味着在无效程序的修改中，专利权人可将说明书中的技术特征纳入到修改后的权利要求中，但这一情形会使得社会公众对修改后的权利要求难以预期。不仅如此，如果对于这一修改方式不加以限制，则专利权人可能无需重视权利要求的撰写。即便撰写了保护范围过大的独立权利要求，一旦出现无效请求，专利权人只需针对无效理由进行对应性修改即可。这使得专利权人既可以在不存在无效请求的情况下获得最大范围的且可能涵盖公有领域的保护，亦可以在存在无效请求时通过不受限制的修改方式保证专利的稳定性。这一作法过份保护了专利权人利益，而忽视了公众利益，显然并非专利法平衡专利权人利益与公众利益的价值所在。因此，被诉决定中对于专利权人这一修改文本未子接受的做法并无不当。

【3】一审:(2019)京73行初11429号，维持被诉决定，结案时间2021年3月。
二审:(2021)最高法知行终606号，维持原判。

示例四:一种处理发射数据的方法案【4】

“1.一种在无线多输入多输出 MIMO 通信系统中处理发射数据的方法，包括:处理数据以得到至少一个数据符号块:以及利用多个导引矩阵对所述至少一个数据符号块执行空间处理，以得到用于多个发射天线的多个发射符号序列，其中对于所述至少一个数据符号块所述多个导引矩阵使得接收实体观测到的有效MIMO 信道随机化。

该案中，涉案专利授权公告文本具有53项权利要求，包括8项独立权利要求(权利要求1、25、33、38、44、48、50、52)和 45项从属权利要求。在无效程序中，专利权人分别于2018年9月17日和2018年11月13日两次对权利要求进行了修改。在2018年9月17日所提交的修改版本(第一次修改)中，专利权人将授权公告文本的 53 项权利要求修改为85项权利要求，包括32项独立权利要求(权利要求1、22、28、33、39、40、41、45、46、47、51、58、59、60、61、62、63、64、67、68、69、70、71、72、73、77、78、79、80、81、82、83)和53个从属权利要求。该版本修改后的权利要求50、84分别对应于授权公告文本的权利要求41、53，并在原有的权利要求内容上补入了特征“所述选择多个导引向量包括通过以顺序次序从头至尾地循环所述L个导引向量,从包括所述L个导引向量的集合中选择所述多个导引向量”。在2018年11月13日所提交的修改版本(第二次修改)中，专利权人删除了2018年9月17日修改版本中的权利要求 22-32、39-40、45-46、58-63、67-72、77-82。

针对上述修改方式，法院认为，从形式上看，专利权人不仅在权利要求中补入了其他权利要求的部分技术特征，形成了新的权利要求，且存在补入授权公告权利要求并未记载的技术特征的情况。专利权人此种修改方式，不仅难谓缩小原权利要求的保护范围，还对原权利要求之间的层次体系关系产生了影响，显然已远超出了无效宣告程序中权利要求修改应有的范畴。

【4】一审:(2019)京73行初7916号，维持被诉决定，结案时间2021年11月。
二审:(2022)最高法知行终314号，维持原判。