浅析制备方法发明的创造性评判

PART.01 弁言小序

在化学产品的制备方法权利要求中，通常包括产物、原料、反应路径、反应条件等多个技术特征，化学物质的制备方法是对起始物质施加处理手段，通过一步步反应接续从而得到某一特定目标物质时所经过的过程。发明要保护的技术方案不仅包括每步反应，还包括各步反应之间连接的逻辑关系，其是一个有机的整体，并非简单的技术特征的拼凑，因此对于技术方案中的每个技术特征都不能简单地割裂出来单独进行考虑。

在不同的发明中，根据方法发明要求保护的主题不同、所解决的技术问题不同以及发明的实质或改进不同，其选用上述技术特征的重点也会不同。对于多步反应的化学制备方法发明，每一步反应的接续均会影响下一步反应的结果，甚至直接影响终产物的获得。因此反应路线的设计、起始原料的选择等均是研发人员在实验过程中需要考虑的重点，并非每步反应已知甚至反应起始原料已知，多步反应的制备方法就无需付出创造性劳动即可获得。

PART.02 理念阐述

在审查实践中，对于化学产品的制备方法权利要求的理解，往往会陷入误区。例如A→B→C，两步合成反应的机理比较简单，当我们看到了这条反应路线后，可能会觉得很容易想到以A作为原料经两步反应得到C，但是如果没有阅读过申请文件，基于现有技术，本领域的技术人员是否存在以A作为原料合成C的动机呢?审查发明的创造性时，由于审查员是在了解发明内容之后才作出的判断，因而容易出现对发明的创造性预估偏低，从而犯“事后诸葛亮“的错误。然而需要注意的是，对发明是否具备创造性的判断应当是由本领域技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，从而可以减少和避免主观因素的影响。

在化学领域中，研发人员之所以对已知化合物制备方法进行改进，是基于一定的背景条件:首先，该化合物已经被现有技术所公开，其具有一定的用途，并已经存在一种或多种制备方法;其次，该化合物现有的制备方法通常存在着这样或那样的缺陷，例如产率低、选择性差或者反应条件苛刻等，这些因素导致现有的制备方法都不够理想。在这样的背景条件下，为了克服现有方法中存在的缺陷，研发人员就有动机对该化合物的制备方法进行改进。在对已知化合物的制备方法进行改进时，研发人员会根据现有方法中存在的缺陷，在各种手册、书籍以及公开了同样化合物或结构类似化合物制备方法的文献等现有内容中寻找克服这些缺陷的启示。如果现有技术中存在着可能克服这些缺陷的启示，则本领域技术人员可以根据启示对该目标化合物的制备方法进行改进;而如果现有技术并不存在这样的启示，则发明人对该化合物的制备方法进行改进以克服所存在的缺陷，解决了待解决的技术问题，就需要付出创造性的劳动。因此，研发人员在提出已知化合物的制备方法发明时，是以该目标化合物已有的制备方法为发明起点，再进一步考虑现有技术是否存在改进最接近的现有技术的启示，这是研发人员进行已知化合物制备方法发明创造时通常的思维方式和研究方法。

有机化学发展到今天，新的革新性的合成反应少之又少，任何的整体合成路线都是建立在现有技术文献公开的基础单个化学反应上来设计整体合成路线的，本领域技术人员都是立足于《有机化学》等教科书中的合成反应，将其应用于具体的化工生产上设计整体合成路线，来解决化工生产中的实际问题，即便如此，也不能简单地因为每一步的单个化学反应分别与某一个对比文件类似而当然否认整体合成路线的创造性。

在这类权利要求的创造性判断过程中，需要围绕发明实际解决的技术问题对所存在的区别特征进行梳理，通过分析技术特征在所述制备方法中起到的作用以确定不同的技术特征在技术问题的解决过程中所扮演的角色，从而找到评判的重点。每一个对比文件仅仅是现有技术中散落的一环，如何将这些散落的现有技术按照逻辑顺序串联起来形成发明的技术方案，则需要分析每个串联节点要克服的技术缺陷，以及该缺陷是否是现有技术已知的，或者即便现有技术已知，本领域技术人员是否有动机引入其他现有技术去克服所述技术缺陷，更进一步地，是否有动机引入合适的现有技术。如果本领域技术人员没有动机在各个节点上引入现有技术或没有合适的现有技术可以引入以克服所述缺陷，则发明相对于现有技术不具备创造性的评述不成立。

以下笔者将援引一个案例阐述制备方法发明的创造性的判断。

PART.03 案例演绎

涉案专利的权利要求1保护一种5-氯-6-(氯甲基)-2，4-(1H，3H)-嘧啶二酮（下称 CCMU）的制备方法，其合成路线限定为：

a.以乳清酸为起始原料在有机溶剂A中，加入氯代试剂、催化剂，于合适的温度下通过氯代反应得到α氯代乳清酸化合物B1；

b.化合物 B1在有机溶剂B中，于合适的温度下采用还原剂试剂，在催化剂作用下，将6位还原，得到6-羟甲基化合物B2；

c.化合物B2在有机溶剂C中，于合适的温度下，加入氯化试剂，将B2的6位羟基氯化得到目标产物CCMU。

说明书记载，现有技术中制备CCMU的相关报道很多，都是以6-甲基尿嘧啶为原料，不可避免采用具有急性毒性的选择性氧化剂二氧化硒，因此本发明的目的是提供一种纯度高、收率高的CCMU制备方法，且不以6-甲基尿嘧啶为起始原料，避免采用氧化剂二氧化硒所带来的困扰。本申请说明书实施例1-5记载了 CCMU的具体合成方法，如下图。

驳回决定认为权利要求1在对比文件1的基础上结合对比文件3-4不具备创造性。其中，对比文件1公开了由化合物3（即本申请的化合物B2）获得CCMU的方法，权利要求1的技术方案与对比文件1相比，区别为化合物B2的合成方法不同。对比文件4给出了获得步骤b的技术启示，其公开甲酸类化合物在硼氢化钠和氯化锌作用下，一步还原制备甲醇类化合物的方法，本领域技术人员有动机使用权利要求1中的化合物B1为原料制备化合物B2。对比文件3给出了获得步骤a的技术启示，即其公开了式IV化合物的合成方法：

本领域技术人员可以使用乳清酸为原料获得化合物B1。

笔者认为，判断某一对比文件是否给出引入区别特征的技术启示，一方面，要考察该对比文件是否公开了区别特征，以及区别特征在该对比文件中所起的作用与其在本申请中所起的作用是否相同，二者缺一不可；另一方面，要考察现有技术中的启示是否会使本领域技术人员面对发明实际解决的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。就制备方法权利要求而言，原料与反应路径、反应条件等技术特征类似，均是该方法权利要求的重要构成，当原料构成区别特征时，也需要考虑现有技术整体上是否给出了选择所述原料或反应来解决相应技术问题的启示。

本案中，首先，无论是对比文件1、3和4，均未给出在CCMU合成过程中可以采用乳清酸作为起始原料的教导，当本领域技术人员面对对比文件1中二氧化硒氧化剂存在剧毒的问题时，即使有意愿或者动机改进最接近的现有技术，也难以想到采用乳清酸作为起始原料。其次，对比文件3虽然公开了采用乳清酸为原料合成式 IV化合物的方法，但其目的是将所述式 IV化合物作为中间体，进一步氯化制备2，4，5-三氯-6-嘧啶甲酸或者2，4，5，6-四氯嘧啶，这与本申请中化合物 B1的作用不同，本申请化合物 B1经过还原、氯化最终得到目标产物CCMU，由于二者解决的技术问题不同，本领域技术人员没有动机将对比文件3引入对比文件1。对比文件4虽然公开了硼氢化钠还原体系，但其底物是3-糠酸，与本申请中化合物B1的结构相差甚远，即二者技术手段相差较远，对比文件4并非可引入的合适现有技术。

综上所述，即使本领域技术人员不经意间看到了对比文件3和4，在案证据也不足以支持在看到本发明之前，本领域技术人员有动机将对比文件3、4结合起来，并进一步用于改进对比文件1，从而在解决二氧化硒氧化剂毒性问题的同时，以更少反应步骤、更高收率合成 CCMU。

通过上述案例的演绎可知，对于已知化合物的制备方法权利要求而言，通过逆合成分析方法，切断的可能性有多个，逆合成法有多条路线可以选择，但不同路线的断点解决的技术问题并不相同，本领域技术人员基于现有技术能否环环相扣地获得本申请的合成路线是创造性判断的关键。尽管现有技术中对于每个反应步骤均存在技术教导，但制备方法发明并非是将现有技术进行简单拼凑，在审查实践中还应当注意，各个环节之间是如何串联起来的，现有技术是否给出了将各环节进行串联的教导。如果现有技术公开了各个环节，而未给出各环节串联的教导，则不能认为是现有技术整体上给出了获得发明技术方案的启示。