浅析保密审查制度在无效程序中的审查适用

 

本文简单介绍了我国和其他国家的保密审查制度，梳理了我国保密审查制度在无效程序中的审查思路，并结合无效程序中典型案例初步探讨了保密审查制度在无效程序中适用判断，希望能够对后续理论研究和实际审理策略提供参考。

 

 

保密审查 向外国申请专利 无效 实质性内容 完成地

 

 

创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。设立知识产权制度的目的是保护和激励创新。知识产权制度的实质是“以技术公开换取法律保护”。专利制度是知识产权制度的重要组成部分，其地域性也决定了专利权的地域属性，限定了专利权受到法律保护的地域范围。随着科学技术的快速发展及其在国家战略领域方面的应用，创新涉及到国家安全或者重大利益的程度越来越高。专利申请人若想在多国获得保护，必须在各国分别进行申请。如果申请人将涉及国家安全或者重大利益而需要保密的发明创造未经许可向外国申请专利，必然会损害国家安全或者重大利益。因此，基于国家安全或者重大利益考虑，世界各国普遍采用保密审查制度对专利申请予以限制。

 

本文将在厘清不同国家保密审查制度的基础上，分析我国保密审查制度在无效程序中的适用，并结合具体案例提出可借鉴的判断思路。

 

 

在当前的信息化和全球化背景下，创新研发也呈现复杂化、协作化、跨区域化的趋势。当一项发明创造在一个国家完成后向其他国家和地区申请专利时，应当关注发明创造完成地所在国家针对专利申请的保密审查制度，以免造成不利后果，甚至承担其他法律责任。目前各个国家的专利保密审查制度基本都是以国家安全、国防或公共安全原因为主，不过每个国家的申请限制不尽相同。有些国家从客体上作出要求，比如中国、美国、俄罗斯专利法中要求在该国内作出的发明，在向其他国家或地区申请专利之前进行保密审查；有些国家对主体作出要求，比如印度、英国、韩国要求本国居民提交专利申请前要进行保密审查；还有国家仅对包含国家秘密的申请作出限制，比如德国。下面分别对美国、印度、德国、中国这几个国家的保密审查制度进行介绍。

 

 

依据《美国专利法》第35篇第181-188条有关向外国申请许可的规定，在美国完成的发明，除非获得专利局的许可，任何人不得在美国专利申请递交之日起六个月内向外国申请专利。也就是说，申请人可以通过两种方式在美国境外提交专利申请。第一种方式是，在美国专利局递交专利申请并等待六个月；第二种方式是，单独请求加急外国申请许可并缴纳一定费用。

 

其中，专利的保密审查由国防部、能源部、国家航天局等国防部门同专利与商标局协同管理。这些管理机构主要是作为代表行使本部门所有的专利的授权、许可等事宜。受保密命令约束的专利在违反保密命令之时视为放弃，并且相关人员将面临罚款、监禁或者罚款并监禁处罚。如果最初没有寻求美国向外申请许可，申请人可以尝试申请追溯许可，以纠正违规行为，前提是申请人可以证明未经许可的外国申请是由于过失而发生的。

 

 

《印度专利法》第39条规定，印度居民未经事先许可不得在印度境外申请专利。也就是说，任何印度居民，如果想在印度境外提交首次申请，必须先获得外国申请许可（此时亦需缴纳一定费用）。申请人也可以选择先在印度提交申请，如果经过六周没有收到禁止公开或传送该申请的通知，则可向国外申请。

 

印度对于违反该条规定的处罚十分严格。首先，违反第39条规定的申请应视为已被放弃，已经授予专利权的也会被撤销。相关人员将被处以最长可达两年的监禁或罚款，或两者兼之。

 

 

《德国专利法》第52条规定，含有国家秘密的专利申请只有在获得书面许可的情况下才能在德国之外的其他国家或地区提出，违反者可处五年以下监禁或罚款。如果专利申请不包含国家秘密，申请人可以在德国境外自由申请，不强制要求在本国首次申请，无需进行保密审查。对需要保密的专利申请，专利与商标局必须在保密命令颁发之日起四个月内通知申请人。

 

 

对于向外国申请专利的保密审查，《中华人民共和国专利法》（2008年修正）（简称“专利法”）第四条规定，“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照有关规定办理。”第二十条第一款规定，“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。”第二十条第四款规定，“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”

 

为了防止涉及国防利益或者其他国家安全、重大利益需要保密的发明创造被公开，我国在两个环节上予以规范和管理：一是在我国申请专利的环节，二是向外国申请专利的环节。在第一个环节，通过依法将相关专利申请确定为国防专利申请或者保密专利申请，来防止需要保密的发明创造因申请普通专利而被公布或公告；在第二个环节，通过对申请人拟向外申请专利的发明创造进行保密审查，来防止需要保密的发明创造因向外申请专利而被公开。

 

我国专利法第四条规定了上述第一个环节的保密措施，专利法第二十条（2020年修正时变更为专利法第十九条）规定了上述第二个环节的保密措施。对于在中国完成的发明或者实用新型，不管申请人是先在中国申请专利而后向外国申请专利，还是先向外国申请专利而后又回到中国申请专利，如果有证据证明该专利申请未经专利局保密审查就已经向外国申请专利，对在中国的专利申请均不授权，已经授权的专利申请，未经专利局保密审查而向外国申请专利也是宣告专利权无效的理由。因此，对于不申请保密审查而将在中国完成的专利向外国提交申请的情况（无论过失或故意、无论专利申请是否涉及需要保密的技术），都需要承担相应后果，并且目前尚无补救措施。

 

专利法实施细则第八条规定，“专利法第二十条所称的在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。”根据该规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当采用下列方式之一请求专利局进行保密审查。一是直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向专利局提出请求，并详细说明其技术方案；二是向专利局申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向专利局提出请求；三是向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

 

表1汇总了国家知识产权局关于提出保密审查的相关规定。

 

表1 国家知识产权局关于提出保密审查的相关规定

 

 

* 根据专利法实施细则第九条的规定，建议向外国提交申请的六个月前提出保密审查请求。

 

当然，在专利申请的审查结果为需要保密时，不管是扣压专利权（保密并暂时不授予专利权，待解密后再行公开和授权，即授权程序中止）还是授予专利权（保密并授予专利，待解密后公开并转为普通专利），世界主要国家也均设置了相应的保密专利补偿机制给予保密发明权利人合理的补偿。

 

 

无效案件审查实践中，关于专利法第二十条第一款的争议，多发生在是否有申请日早于涉案专利的同样的在先外国专利申请存在。笔者认为，审查时可以遵循以下判断思路：首先，判断是否适用该条款进行审查；其次，判断涉案专利与外国专利申请的技术内容是否一致；第三，确定涉案专利技术方案的实质性内容；第四，判断该实质性内容的实际完成地是在中国境内还是在国外，若是在中国境内完成是否履行保密审查程序。

 

 

保密审查条款是在2008年第三次修改专利法时引入的。此次修改的专利法于2009年10月1日起实施，与之对应的专利法实施细则（简称“实施细则”）于2010年2月1日起实施，其中将专利法第二十条第一款作为无效宣告理由。在判断是否适用专利法第二十条第一款时，需要从对象和时间两个角度予以考虑，首先判断涉案专利是否为发明或者实用新型，其次判断涉案专利的申请日是否在2010年2月1日之后。若上述条件均符合，则可以适用该条款。

 

关于申请日，实践中的争议在于，若涉案专利或在先外国专利的申请日在以上两个时间节点之间，保密审查条款能否作为无效宣告理由。比如案例1[1]，涉案专利的申请日为2010年8月20日（在实施细则的施行时间之后），证据4是涉案专利的在先美国专利申请，申请日为2009年10月12日（处于上述两时间节点之间）。对此，业界存在两种观点。观点一认为不能适用。原因在于，2008年专利法施行时，2010年专利法实施细则还未公布，也未施行，此时专利法第二十条第一款并未被明确规定为无效理由，而只有相关法律明确规定了具体行为的法律后果的情况下，行政机关才能依法行政，即依据相关法律行使职权作出相应的行政决定，并且法不溯及既往，以免损害公众对生效法律的信赖利益。观点二认为可以适用。原因在于，2008年专利法已经开始施行，该法不仅在第二十条第一款明确规定了申请人应当履行保密审查的义务，同时第四款也规定了对不履行保密审查将不授予专利权的后果，该后果应当理解为不仅包括授权阶段不授予专利权，亦包括对已授予的专利权应予无效；而且从以往法律修改的时间来看，当专利法作出修改时，与之配套的实施细则亦会作出相应的修改，此时并不存在法律溯及既往的情形，也谈不上损害公众的信赖利益。

 

笔者认为，专利法、专利法实施细则（第三次修改）针对的是在中国提交的专利申请，涉案专利的申请日在上述专利法、专利法实施细则的施行时间之后，原则上应当适用关于保密审查的新规定。但是，能否适用专利法第二十条第一款宣告涉案专利无效还需要综合考虑社会公众的认知与信赖、向外国申请专利的时间等因素。首先，在中国专利法律体系中，专利法和相应的实施细则基本是相辅相承的关系，比如，专利法规定专利授权应当满足的条件，专利法实施细则对具体的适用作出规定，比如当不满足专利法规定的授权条件时如何处理等事宜，社会公众已经形成了根据专利法实施细则理解专利法具体适用的认知和信赖，在专利法实施细则公布和施行之前，难以苛求社会公众对于专利法第二十条第一款是否属于无效宣告理由形成准确认知；而且，专利法体系内也确有驳回条款与无效条款不一致的情况，比如针对专利法第三十一条，如果不满足单一性的要求，专利申请不能被授权，但是这一条款却不是无效宣告理由。其次，如果申请人向外国申请专利的时间界于上述两个时间节点之间，则彼时2002年专利法实施细则仍处于有效状态，其并未将保密审查条款作为无效宣告的法定理由，根据法无授权不可为的基本要求，行政机关不能依据未公布和施行的行政法规行使职权，以免损害社会公众对法律的信赖利益。最后，专利法的立法本意是鼓励发明创造、提高创新能力，在无证据显示涉案专利未经保密审查向外国申请专利的行为损害国家安全或者重大利益的情况下，仅由于对处于过渡期的后果不明确的行为从严处理，显失公平。综上所述，对于涉案专利或在先外国专利的申请日在以上两个时间节点之间的，在无证据显示涉案专利未经保密审查向外国申请专利的行为损害国家安全或者重大利益的情况下，不宜适用专利法第二十条第一款作为无效理由宣告涉案专利权无效。

 

具体到案例1，其不宜适用专利法第二十条第一款作为无效理由宣告涉案专利权无效。

 

 

专利法实施细则第八条规定，直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案。根据《专利审查指南》（简称“指南”）第五部分第五章第6.1.1节的规定，向外国申请专利的内容应当与技术方案说明书中一致，技术方案说明书可以参考专利申请说明书的格式撰写。对于首先在中国申请专利，其后向外国申请专利的情形，指南第五部分第五章第6.2.1节中也规定，向外国申请专利的内容应当与该专利申请的内容一致。也就是说，在适用专利法第二十条第一款作为无效宣告理由时，应当考察向外国申请的专利的内容与中国专利申请的内容是否一致。

 

当两者内容不一致时，保密审查请求视为未提出，需要申请人重新提交符合规定的请求，国务院专利行政部门经审查认为发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知书；申请人未在其请求递交日4个月内收到保密审查通知的，可以向外国申请专利；在无效请求审查阶段，若两者内容不一致，那么请求人提供的外国专利证据无法证明外国专利申请与涉案专利的技术方案相关，不能以该条款宣告涉案专利的权利要求无效。

 

比如在案例2[2]中，根据请求人提供的证据，本领域技术人员不能确认外国专利申请与涉案专利的技术方案属于内容一致的技术方案，其他证据也不能证明外国专利申请是涉案专利技术方案的外国申请。因此，请求人的相应理由缺乏依据，不能获得支持。

 

对于技术内容一致性的判断，可以参考优先权主题是否一致的判断。如果技术方案所属的技术领域、所要解决的技术问题、解决技术问题所采用的技术手段、所达到的技术效果实质相同，则认为技术内容是一致的。

 

 

对于一项发明或者实用新型专利是否符合专利法关于保密审查的规定，专利法及专利法实施细则仅仅规定了技术方案的实质性内容在中国境内完成并向外国申请专利的，应当进行保密审查。但是，对于如何判断技术方案的实质性内容，专利法及专利法实施细则并未作出明确规定。

 

结合发明或者实用新型专利的研发实际，通常情况下，技术方案是在现有技术的基础上改进形成的，技术方案的实质性内容可以理解为：使得发明或者实用新型专利相对于现有技术作出改进的内容，这种改进使得技术方案解决了其所要解决的技术问题，实现了其所要达到的技术效果。在判断何为技术方案的实质性内容时，可以从两个角度考虑。一是从发明人的角度出发。根据专利法实施细则第十三条的规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，也就是说，发明人的研发工作内容（即其所从事的工作）与发明创造涉及的技术密切相关，即与技术方案的实质性内容具有一定的关联度。二是从发明或者实用新型相对于现有技术做出的改进的整体技术方案的角度。具体判断时，可以从独立权利要求限定的技术方案出发，综合考虑发明或者实用新型其他部分的相关内容。一般情况下，技术方案的实质性内容与独立权利要求的特征部分的内容相对应。如果从属权利要求所限定的附加技术特征仅仅属于所属技术领域内的公知常识或现有技术简单叠加的范畴，那么并不认为从属权利要求进一步限定的内容亦构成技术方案的实质性内容。否则，就应当综合考虑从属权利要求的技术方案以及说明书中记载的相关内容，从而客观确定技术方案的实质性内容。

 

比如案例3[3]，根据发明人的陈述，涉案专利相对于现有技术的改进之处所对应的技术特征均记载在独立权利要求1中，从属权利要求所限定的技术方案是在独立权利要求技术方案的基础上进一步细化，即权利要求1的技术特征构成了技术方案的实质性内容，从属权利要求的技术方案不属于发明的实质性内容。因此，涉案专利技术方案的实质性内容体现在权利要求1的技术方案中，判断涉案专利的实际完成地只需判断权利要求1的技术方案的实际完成地即可。

 

 

是否应当以保密审查条款宣告发明或者实用新型专利的专利权无效，在判断“实质性内容”之后，将进入最后一个环节：判断涉案专利的实质性内容的实际完成地是否在中国境内。请求人若主张“实质性内容在中国完成”，则应当举证证明涉案专利技术方案的实质性内容在中国完成。那么，达到何种证明标准可以认为其完成了初步的举证责任？若专利权人提出反驳意见，一般情况下是否也需要针对其提出的反驳主张提供证据？下面分别从双方当事人角度来分析如何认定实质性内容的实际完成地。

 

 

指南在第四部分第八章第2.1节规定，当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。依据当事人提供的证据判断技术方案的实质性内容的实际完成地时，由于请求人举证技术方案的实质性内容在国内完成且未经保密审查的困难比较大，仅能基于合理怀疑进行推测，因此，当请求人提供的证据达到高度盖然性标准，能够初步证明其主张的事实，即可认为请求人已经完成了其初步举证责任；若当请求人提供的证据并不能以高度盖然性的标准证明其主张的事实，则请求人未完成其初步举证责任，应当承担不利后果。

 

例如在案例2中，请求人以涉案专利的发明人为中国国籍为由，主张该专利是中国公民在中国境内完成的发明创造。但是，这一理由是不充分的。在创新的国际化程度日益增强的情况下，越来越多的创新团队出现了“涉外”因素，比如团队中有海外人才，合资企业拥有海外团队、研发部门等等。案例2中，请求人提供的证据不足以初步排除专利权人在国外有研发机构，因此不足以证明其主张的事实，即该案例中，请求人的提供的证据并不能证明涉案专利实质性内容在中国完成具有高度盖然性，因此未尽到其初步证明责任。

 

值得注意的是，在专利法第三次修改之前，保密审查的相关规定只对“中国单位或者个人”进行了限定，外国单位或者个人不受约束。为了防止国家安全或者重大利益受到损害，第三次修改后的专利法规定，只要发明创造是在中国完成的，就要适用该规定，不问申请人是中国单位或者个人，还是外国企业、外国人或者外国其他组织。

 

在案例3中，为了证明涉案专利是在中国境内完成的，请求人提供了详细证据证明涉案专利的发明人是国内引进的海外人才，其所带领团队的研发项目不仅得到中国地方政府和中央部委的资金支持，而且也在国内公司的网页报道中可见，并有多份证据表明发明人在国内完成了与涉案专利实质性内容相关的诸多工作，因此，从高度盖然性证明标准来看，请求人的举证能证明涉案专利作为该研发项目的技术成果是在国内完成的。在案例4[4]中，请求人提供的证据能证明涉案专利的发明人均为中国人、发明人的研发地址及专利申请人在中国大陆、专利权人在中国大陆具有完善的研发体系和研发机构且依托国家/省级的研发项目进行了大量的技术研发，并且在涉案专利申请日之后发布的招股说明书也表明截止到招股说明书发布之前，专利权人在境外尚无研发公司，因此，从高度盖然性证明标准来看，请求人的证据可以证明涉案专利发明创造的技术方案是在中国大陆境内完成的。

 

综上所述，判断实质性内容是否在中国完成，应当综合考量请求人提供的证据，包括专利权人或发明人的住所地、国籍、研发工作地、相关新闻报道、政府公示文件等，并且这些证据应当相互印证，达到能够初步证明专利的实质性内容在国内完成具有高度盖然性。

 

 

当请求人提供的证据达到高度盖然性标准，能够初步证明其主张的事实——专利技术方案的实质性内容是在中国完成的，即可认为请求人已经完成了其初步举证责任。专利权人如果有异议，需要提供反驳证据。若专利权人能够证明其反驳主张，那么意味着对请求人有利的事实主张将不能被确认为真实的，该请求人主张事实将会处于真伪不明的状态，这种情况下，仍然应由请求人承担不利后果，反之则应由专利权人承担不利后果。事实上，作为专利权人，其掌握发明创造完成过程中的相关资料，比如研发项目的技术信息、人员内部管理文档、技术交底资料等，在提供“完成地”的直接/间接证据方面占据有利的地位。若专利权人仅仅提出反驳意见而不能提供充分的反证表明涉案专利的实质性内容是在国外完成的或者虽然是在国内完成的但已经过保密审查，则其应当承担不利的法律后果。

 

在案例3中，专利权人提交的反证包括发明人之间的若干封电子邮件，其上记载的技术内容反映出涉案专利相对于现有技术的改进之处，且与涉案专利权利要求1所要求保护的技术方案的实质性内容相对应，由此可以确定涉案专利技术方案的实质性内容在这些邮件交流期间已基本完成。而在这些邮件显示的具体时间段，发明人均在美国境内，之后再由发明人带着基本完成的技术到中国进行产业化，且时间在请求人提交的证据的所要证明的实质性内容的完成时间之前。基于这些事实可以认定，涉案专利技术方案的实质性内容系在美国完成。即专利权人提供了充分证据证明涉案专利的实质性内容系在美国完成的，并没有违反专利法关于保密审查的规定，该证据足以推翻请求人关于涉案专利是在中国境内完成的推断。在请求人未提供进一步的证据的情况下，基于专利权人的充分证据，请求人的主张不能成立。

 

在案例4中，专利权人提交的反证只能证明第一发明人曾经有出境经历，并不能直接证明涉案专利的发明创造系第一发明人在国外完成。而且，除了第一发明人外，涉案专利还有三位发明人，均为对发明创造的实质性内容作出贡献的人，该反证不能证明另外三位发明人在国外完成涉案专利的发明创造。另外，专利权人作为一拟上市公司，有完备的公司构架，其应有能力提供发明创造在国外研发和完成的直接证据，但专利权人并未提供这样的证据。因此，专利权人未能提供充分证据，未尽到举证义务，应承担举证不利的法律后果。

 

 

保密审查是每一个在国内完成的发明或者实用新型欲向外国进行专利申请的必经程序，专利申请人在向外国申请专利前应当向国家知识产权局提交保密审查请求，这是专利申请人的义务，未履行该义务将产生丧失专利权等法律后果。

 

无效宣告程序中保密审查制度在适用时要关注涉案专利与外国专利申请的申请时间以及两者的技术内容是否一致，并根据双方当事人的证据判断涉案专利实质性内容的实际完成地。在此过程中，无效宣告请求人负有证明涉案专利的实质性内容系在国内完成的初步证明责任；在请求人的初步举证达到高度盖然性的情况下，如果专利权人不能提供充分的反证，表明发明创是在国外完成的或者虽然是在国内完成的但已经过保密审查，则要承担不利的法律后果。

 

 

[1]国家知识产权局第38905号无效宣告请求审查决定．

 

[2]国家知识产权局第36667号无效宣告请求审查决定．

 

[3]国家知识产权局第41283号无效宣告请求审查决定．

 

[4]国家知识产权局第55586号无效宣告请求审查决定．