无效程序中抵触申请的判断思路

【弁言小序】

根据《专利法》第二十二条第二款的规定，对比文件构成抵触申请需要满足时间性条件。所谓时间性条件是指，只有在涉案专利或专利申请的申请日前提出并在涉案专利或专利申请的申请日后（含申请日）公布或公告的在先申请才可能构成抵触申请。

在无效程序中，当请求人提交的主张构成抵触申请的对比文件优先权日在涉案专利申请日之前，且申请日和公开日在涉案专利申请日之后，在专利权人针对对比文件的优先权日提出不成立的理由时，需要核实对比文件的优先权是否成立。对比文件优先权不成立则因不满足时间性条件无法构成抵触申请，无需继续判断对比文件是否包含与涉案专利同样的发明或实用新型。可见，核实涉及抵触申请的对比文件优先权是否成立是非常重要的先行环节。

在审查实践中，往往请求人主张构成抵触申请的对比文件存在多项优先权，现行的法律法规未给出明确的判断标准，因此有必要给出清晰的指引和判断标准。本文将结合无效案例，探讨存在多项优先权的对比文件能否构成抵触申请的判断思路。

【理念阐述】

专利的“先申请原则”是专利制度的基本原则，目的是在该原则下保护申请人的利益，将同样的发明创造授权给最先申请的人。优先权是专利制度中的重要概念，《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）第四条（一）规定：已在一个成员国内正式提出工业产权保护申请的人，或其权利合法继承人，在规定期限内享有在其他成员国内提出申请的优先权。《巴黎公约》第四条（二）进一步解释了优先权的法律效力：在优先权期限届满前，在任何其他成员国内提出的在后申请，都不因在此期间他人所做的任何行为，特别是另一项申请、发明的公布或利用而无效，而且这些行为不能形成任何第三人的权利或任何个人占有的权利。可见，优先权制度为申请人提供了比较大的便利，申请人在首次提出申请后就获得优先权日，可以在一定期限内考虑自己是否有必要在其他国家/地区再提出专利申请，不会因为在优先权期间内，任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。

专利权还需满足“以公开换保护”原则，在适用优先权制度时要避免使专利申请中优先权日后的技术内容也享有优先权。因此，优先权是否成立对于专利文献的时间起点至关重要。尤其在无效程序中，对比文件优先权成立与否直接关系到对比文件是否可以作为影响新颖性的证据使用。

《巴黎公约》第四条（六）规定了“本同盟任何成员国均不得由于申请人请求多项优先权（即使是优先权产生于不同国家之中），或者由于请求一项或多项优先权的申请中，包含有已要求优先权的申请里所未包括的一个或几个因素，而拒绝赋予优先权或驳回专利申请，只要在上述两种情况下都存在该国法律所要求的发明单一性即可”。可见，专利申请人可以请求多项优先权。《巴黎公约》第四条（八）还规定了：不得以要求优先权的发明的某些因素没有出现在原始申请的权利要求书而拒绝优先权要求，只要该原始申请作为一个整体清楚地披露了这些因素即可。可见，对于要求了多项优先权的专利申请，所述“相同主题”的判断是针对在后申请的各项权利要求所要求保护的技术方案，基于一项在先申请作为一个整体所公开的技术内容进行判断。

【案例演绎】

在一发明专利权无效宣告请求案中，涉案专利请求保护一种用于信令报告传输的设备，其包括：处理器，所述处理器被配置来准备信令报告；以及收发器，所述收发器被配置来发送所述信令报告，其特征在于所述收发器被配置用来接收控制元，所述控制元用于启用/停用将被所述设备用于蜂窝通信网络系统中的通信的分量载波；以及所述处理器被配置来通过所述控制元的接收来触发准备所述信令报告，其中，所述信令报告包括缓冲区状态报告和/或功率余量报告。即所述设备在接收到启用/停用分量载波的控制元的时候，被触发发送缓冲区状态报告和/或功率余量报告。

涉案专利的申请日为2010年04月09日，在无效请求过程中，无效请求人提交了对比文件2（最早优先权日为2009年11月19日，申请日为2010年11月19日，公开日为2012年09月12日）作为涉案专利的抵触申请文件。专利权人提交了对比文件2的优先权文件1-5（优先权日期均在涉案专利申请日前），用于证明请求人使用的对比文件2的技术方案未记载于其优先权文件1-5中，对比文件2不能用于评述涉案专利的新颖性。

对于本次无效宣告请求中涉及的对比文件2是否能享有优先权，合议组经合议认为：

首先，对比文件2优先权文件1-5的优先权日期均在涉案专利申请日前，申请日均在涉案专利申请日2010年04月09日之后，属于需要核实优先权的情况。

其次，在判断涉案专利是否享有优先权时，要判断各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在优先权文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。而对比文件的优先权核实的判断对象与此不同，请求人使用对比文件2的一个技术方案评述权利要求的新颖性，需要判断的是对比文件2中的该技术方案是否清楚地记载在优先权文件中,从而享有优先权日。

第三，对比文件2存在多项优先权。所述“相同主题”的判断要基于一项在先申请作为一个整体所公开的技术内容进行判断。因此，仅需要对其拟作为抵触申请使用的技术方案的优先权是否清楚地记载在一项优先权文件中进行审查，而不必对该多项优先权是否全部成立进行认定。

基于上述判断思路，在口审过程中，在合议组的释明和引导下，请求人当庭确认新颖性评述中所使用的对比文件2的技术方案仅记载于优先权文件5中，即使用的对比文件2的技术方案仅享有优先权文件5的优先权日，如果该优先权不成立，也无需考虑对比文件2的上述技术方案是否享有优先权文件1-4的优先权日。专利权人对请求人的上述意见无异议。

在本案的审理中，用于评述涉案专利新颖性的技术方案是否能够享有优先权是本案的焦点问题。

对此，合议组认为：首先，对于专利权人认为新颖性评述中所引用的对比文件2的内容未记载于优先权文件1-5的这一主张，请求人认可上述内容未记载于优先权文件1-4，仅记载于优先权文件5中。因此仅对优先权文件5是否记载了对比文件2的上述内容，也即对比文件2的上述内容是否享有优先权文件5的优先权日2010年03月16日予以核实。

其次，在判断是否属于相同主题时，基于优先权文件5整体所公开的技术内容进行判断。请求人所使用的对比文件2的技术方案是激活/去激活CC的控制信令的接收，使CC激活/去激活状态改变，会触发针对CC的功率余量报告。即激活/去激活CC的控制信令的接收这一WTRU过程会直接触发WTRU针对CC的功率余量报告。而优先权文件5中记载的技术方案是：“WTRU，响应于激活载波聚合CA的CC给定子集(一个或多个)，确定对于给定的UL CC是否触发发送PHR（功率余量报告），并且在需要的情况下，执行必要的流程来发送PHR。”由此可见，优先权文件5中记载了WTRU在激活CC时，要确定是否触发发送针对CC的PHR，并没有记载激活CC时直接确定要触发PHR的发送。优先权文件5还记载了：“报告第二CC的WTRU的功率余量；在第一CC中接收的控制信令包括触发PHR的指示的条件下；或在适用于与第二CC相关联的UL CC的功率余量要求不同于任何其他活动UL CC时：触发PHR，其中所述PHR对应于与所述第二CC对应的所述UL CC中的功率余量。”由此可见，优先权文件5中记载了根据控制信令中的指示或特定条件确定是否发送第二CC对应的PHR，但没有记载激活CC时直接确定要触发针对第二CC的PHR的发送。

因此，优先权文件5没有完整记载请求人使用的对比文件2中的技术方案。因此，请求人所使用的对比文件2的技术方案不能享有优先权文件5的优先权，从而该技术方案不满足抵触申请的时间性条件，不能用于评述涉案专利的新颖性。

在审查实践中，若对比文件存在多项优先权，逐项优先权进行核实，将花费较多时间成本。本文结合无效案例，探讨存在多项优先权的对比文件能否构成抵触申请的判断思路：当对比文件的优先权日早于涉案专利的申请日、且申请日不早于涉案专利申请日时，在专利权人针对对比文件的优先权是否成立提出相关证据和理由时，需要审查其优先权是否成立。如果对比文件存在多项优先权，仅需要对其拟作为抵触申请使用的技术方案的优先权是否成立进行审查，而不必对该多项优先权是否全部成立进行认定。如果对比文件的该技术方案优先权不成立，则该技术方案因申请日不早于涉案专利的申请日而不构成涉案专利的抵触申请。