有关新颖性、创造性和修改超范围的调研及法理分析

摘要

本文设计了一套与新颖性、创造性和修改超范围判断有关的调查问卷，并通过分析调查结果，探究审查员对相关法条认识的准确性和一致性，以及背后存在的深层原因。

关键词

新颖性 修改超范围

一、背景

新颖性、创造性和修改超范围是专利审查中频繁用到的三个条款，对这三个条款认识的准确性和一致性将影响到专利审查的质量。与一般认为新颖性的判断非常容易不同，实际上新颖性、修改超范围与创造性一样，均有一些深刻的内容值得不断学习和体会。此外，这三个条款之间还彼此关联，与其他条款一起互相支持共同构成了专利审查体系。这一点也会令这三个条款变得复杂而有趣。

笔者无意中发现周围审查员对这三个条款某些方面的认识可能存在不同，但不同的范围和程度却不清楚。出于探究目的，本人设计了一套调查问卷。问卷一共六题，围绕新颖性、创造性和修改超范围。所有题目均围绕“手抓物料”这一主题，由此人人皆是本领域技术人员，避免了领域的限制。笔者以问卷星的方式在大合议平台上四个中心光电领域审查员中展开调查。44人选择答题，人员基本覆盖一定资深水平的审查员。下面就将调查的情况进行梳理和分析。

二、题目及回答情况

1. 第1题

权利要求1：一种食品加工方法，包括如下步骤，……，步骤3为用一只手的拇、食和小指抓取米粒状材料A放入锅中，……。

对比文件D1也是一种食品加工的方法，其他步骤完全相同，其中步骤3为用一只手的拇、食、中、无名、小指中的多根手指抓取米粒状材料A放入锅中。

假定，权利要求1看不出有特别的技术效果，并且D1是抵触申请。

问题：权利要求1是否有新颖性？

选项：1.有；2.无。

回答情况如表1。

表1  第1题答题情况

2. 第2题

权利要求1：一种食品加工方法，包括如下步骤，……，步骤3为用一只手的拇、食和小指抓取米粒状材料A放入锅中，……。

对比文件D1也是一种食品加工方法，其他步骤完全相同，其中步骤3为用一只手的拇、食、中、无名、小指中的多根手指抓取米粒状材料A放入锅中。 假定，根据申请说明书的记载，确定有预料不到的技术效果。D1是现有技术。

问题：权利要求1是否有新颖性和创造性？

选项：1.有新有创；2.有新无创；3.无新无创；4.无新有创。

回答情况如表2。

表2  第2题答题情况

3. 第3题

申请的原始文本是：一种食品加工方法，包括如下步骤，……，步骤3为用一只手的拇、食、中、无名、小指中的多根手指抓取米粒状材料A放入锅中，……。

将其中的步骤3修改为：用一只手的拇、食和小指抓取米粒状材料A放入锅中。

假定，修改后方案没有记载特别的技术效果。

问题：修改是否超范围？

选项：1.超；2.不超。

回答情况如表3。

表3  第3题答题情况

4. 第4题

问题3与问题1是否是实质相同的法律问题？

选项：1.是；2.不是。

回答情况如表4。

表4  第4题答题情况

5. 第5题

问题3与问题2是否是实质相同的法律问题？

选项：1.是；2.不是。

回答情况如表5。

表5  第5题答题情况

6. 第6题

您从事专利工作的时长？

选项：1. 0-3年；2. 4-6年；3. 6年以上。

回答情况如表6。

表6  第6题答题情况

从人群分布来看，这次调查还是有一定代表性的。

三、题目及答题结果分析

1.题目1解析

（1）题目1的解读

题目1触及新颖性判断中一个比较难处理的情形。即，对比文件D1所公开的技术方案看上去撰写得比较上位——“多根手指”。但是由于一只手共五根手指，所以这里的多根组合是有限的，分别包括2根、3根、4根和5根四种情况。其中，2根有10种组合，3根有10种组合，4根有5种组合，5根有1种组合，共26种组合。此时，是否可以认为这26种组合的每一种比如拇、食和小指的组合，均被公开（这里的公开是指有明确记载和能直接且毫无疑义确定的内容）。对此，有两种观点。

（2）不同观点

观点一认为，现有技术并没有公开具体组合，因此具体组合有新颖性。

理由有两点。一是现有技术只给出了可以选择的提示，虽然选项有限，但是现有技术并未进一步选择，因此实际上也没有完成具体组合的选择发明，这一点足以说明没有公开具体组合。此外，这些特征组合之间有或者可能有一定关联，本领域技术人员在实际选择中需要一一确认每种组合是否可行，效果如何等，这些并不是一读就能得到的信息。再有，从对比文件D1到权利要求1，本领域技术人员需要两步选择。第一步是手指数目的选择，第二步是具体哪些手指组合的选择。虽然这两步选择是本领域技术人员容易想到的，但既然是“想到的”，该信息就属于本领域技术人员提供的信息，而非对比文件D1提供的信息，因此D1实质上并未提出并完成这一方案，也就不构成公开。

二是如果认为所有的具体组合都公开了，没有新颖性，那么本领域技术人员在对比文件的基础上就失去了进一步实施选择发明的机会。

观点二认为，D1构成具体公开，权利要求1没有新颖性。

理由也有两点。一是D1实质上已经公开了五根手指中多根组合，虽然由此再到具体的组合尚需要两步思考，但组合出来一共26种。一方面组合的数目有限，另一方面实际组合数目也不是很大。而这种组合又是本领域技术人员熟知的，只要按照简单逻辑的排列组合就可得到包括权利要求1方案的每一种具体组合。换言之，权利要求1的组合其实已经摆在眼前了，本领域技术人员实质上已经看到了这些组合。

二是如果5根手指的多根组合不能认为具体公开，那么4根或者3根中多根手指的具体组合是否也不能认为构成了具体公开呢？此外，如果原始记载是“5根手指中的一根手指”，那么每一根手指也不认为具体公开吗？此时也需要给现有技术进一步选择发明的空间吗？同时本案中，没有体现预料不到的技术效果，因此也不应当考虑为选择发明。

通过上述两派观点可以看出，虽然对比文件公开的内容从理解上不难，但如果认为“5根手指中的一根手指”构成了具体公开，那么还需要进一步考虑“100（甚至更多）根手指中的一根手指”是否构成了具体公开？如果答案是“不”，那么从具体公开到非具体公开中一定有一个转折点。这个转折点是什么？如何判断转折点的形成也是一个非常困难的问题。

对于题目1，75%的回答者认为权利要求1无新颖性，其他回答者认为有新颖性，表明对这个问题的认识还是有不小的分歧。如果结合第3题“修改是否超范围”中更加接近1：1的统计结果（43.18%认为超范围，56.82%认为不超范围），似乎能看出这一分歧。

显然，第1、3题彼此关联，因此有必要将两者组合起来进行分析。

2.题目1、3、4解析

（1）题目1、3、4的解读

实际上从题目背后的逻辑来看，题目1、3、4属于同一道题。因为如果公开“五根手指中的多根手指”并不意味具体公开包括拇、食、小指组合在内的26种组合，即D1没有公开具体的26种组合，第1题具有新颖性，那么第3题原始记载的“五根手指中的多根手指”也当然没有公开包括拇、食、小指组合在内的26种组合，即本领域技术人员不能从“五根手指中的多根手指”隐含地或者直接地、毫无疑义地确定拇、食、小指的具体组合，因此第3题应当是超范围。这也是专利法第三十三条修改超范围中新颖性判断法的核心。反言之，如果“五根手指中的多根手指”具体公开了26种组合，第1题无新颖性，那么第3题中的修改就不超范围。

如果从修改超范围反推新颖性，第3题和第1题的逻辑也是一样的。因此，第1、3、4题具有强烈的逻辑关系，三者本质上反映的是同样的法律问题，即如何判断一篇文献所公开的内容。当然，由于第4题题干本身可能存在歧义，即答题者可能会认为新颖性与修改超范围是否属于本质相同的法律问题，因此如果忽略第4题本身，第1、3题的答题结果应当具有这样的一致性：有新颖性对应于修改超范围；无新颖性对应于修改不超范围。

有些人会觉得第3题是一个坑。实际上，题目3与题目1几乎相同的题干素材，从出题者的本意而言，就是在提醒答题者在做第1题时是否反思过两个问题的逻辑关系，如果没有可以重新思考。而第4题的出现则更是明确且善意地告诉了答题者，请一定要考虑这个问题。

（2）从第1、3题的交叉分析看逻辑一致性

分析对第1题和第3题的回答可以发现，选择有新颖性的11个人当中有6人选择了超范围，逻辑一致性为54.55%；选择无新颖性的33人当中有20人选择了不超，逻辑一致性为60.61%。换言之，44人中回答结果符合逻辑一致性的有26人，总体逻辑一致性为59.09%。答题逻辑不一致的有5+13=18人，目前尚不清楚具体原因，或许是考虑到了其他逻辑。

理论上讲，题1、3、4背后逻辑的一致性比这三道题本身更重要、也更为深刻。因此，我们再看一下第4题的选择结果。44人有19人认为第1、3题是实质相同的问题，25人认为不是实质相同的问题。笔者认为，认为相同的19人应该是看出了两题之间的逻辑（虽然可能其认可的逻辑并非是前文阐述的逻辑）；而认为不同的25人要么是没看出出题人的意图，要么是看出来了但不认为新颖性和超范围的判断应遵循同样的逻辑，再或者可能是从来没有考虑过新颖性与修改超范围之间强烈的相关性。

如前所述，第4题的题干是有可能带来歧义的，因此第4题的结果仅供参考。同时，如前所述，第4题本身是用来给答题者提供暗示的，希望这些暗示不会产生“越帮越忙”的效果。当然从出题的策略来看，第4题也可能是故意混淆的。所以第4题的出现既有可能是帮助，也有可能是考验。总之，只有功底深厚、有着深刻认识的审查员才能从容应对。

（3）从第1、3题的交叉分析看立法标准的利弊考量

第1、3题组合起来想给出最重要的提示是，新颖性与专利法第三十三条存在很强的逻辑关联性，这种关联性表明：你不可能让“拇、食、小指的组合”相对于“多根手指”既具有新颖性同时却不超范围，即申请人不可能两头得利；也不可能让其既没有新颖性又超范围，从而让申请人两头失利。两者标准协调一致的结果是，不论判断标准是松或是紧，申请人一头得利，必在另一头失利。所以不要单纯地从保护申请人的角度考虑这两个条款的松或紧，而要从整个社会层面出发，从如何更好地鼓励发明创造出发来考虑立法本意。

3.题目1、2、5解析

（1）题目1、2、5的解读

第5题与第4题作用类似，这里不再重复。

第2题模拟的是这样一种场景，即从多种方案或多种可能中选择出一种，而这种选择可能具有预料不到的技术效果。这里重点考虑以下两种情形。

情形一：认为“多根手指”已经公开了具体的组合，拇、食、小指组合没有新颖性，而后者作为一种具体组合具有预料不到技术效果。此时，该如何判断创造性？

情形二：认为“多根手指”没有公开具体组合，拇、食、小指组合具有新颖性，而后者作为一种具体的选择发明具有预料不到的技术效果。此时，尽管这个方案本身看上去那么显而易见，它具有创造性吗？

（2）情形一引发的问题及分析

对于情形一，也许有人会问：一个没有新颖性的技术方案怎么可能会有预料不到的技术效果呢？

答案是当然。举例而言，对于一种现有的化合物或者装置，技术人员当然可能通过研究发现新的作用和性能，从而发现新的预料不到的技术效果。

情形一引发的第二个问题是：专利法第三十三条标准过松是否会导致选择发明空间太小？

如果认为“多根手指”具体公开了26种组合，认为修改不超范围，每种组合没有新颖性，由此带来的另一个后果是，公众无法或很难进行选择发明了。因为如果任何一种选择均构成了现有技术，那么当这种选择具有预料不到的效果时，申请人只能就效果应用申请用途专利，不能就选择本身获得专利保护了。即，“拇、食、小指的组合”不具有专利性，只能考虑以用途的方式对预料不到的技术效果进行保护。显然，此时的保护属于弱保护，而包含了选择本身和效果应用的保护则是强保护。换言之，如果专利法第三十三条的标准过松，由此带来的问题就是能够为选择发明提供的保护空间更小，保护强度更弱。

情形一带来的第三个问题是：技术效果比如预料不到的技术效果通常会影响到创造性的判断，但技术效果会影响到新颖性的判断吗？

对这个问题，大体有两种观点。一种观点认为，新颖性是指所要求保护的技术方案是否属于现有，与技术效果无关。另一种观点则认为，技术领域、技术问题、技术手段和技术效果是新颖性和创造性判断中的四个要素，所以新颖性必然与技术效果有关。此外，如果一个方案具有创造性，其当然也具有新颖性。而创造性与技术效果密切相关，因此新颖性也与技术效果相关。

对第二种观点的一大挑战在于，如果技术效果单独就能决定新颖性的判断，其他三个要素怎么考虑呢？

（3）对情形二的创造性判断

对于情形二是否有创造性，理论上存在两种观点。

观点一认为：有新颖性，同时因为预料不到的技术效果有创造性。观点二认为：有新颖性，但预料不到的技术效果并不必然带来创造性，这要看技术方案本身是否显而易见。如果确定显而易见，则仍然没有创造性。

（4）第2题结果分析

由上面的分析可知，第1、2、5题甚至第3题之间是存在逻辑关系。考虑到第5题同样可能因为题干本身存在歧义，因此先不考虑第5题的答题情况，先看第2题本身的答题结果。

在第2题的回答中，选择有新有创的10人，有新无创的13人，两者相加共23人。要知道，第1题选择有新颖性的只有11人。这至少说明，预料不到的技术效果不仅对审查员创造性的判断有影响，对审查员新颖性的判断也有很大的影响。这里的问题是之前选择有新颖性的只有11人，现在因为预料不到技术效果，选择有新颖性的人增加了12人，但认为有创造性的却不足10。换言之，预料不到的技术效果可能改变了大家对新颖性的判断，但对许多人而言其未必一定带来创造性。

同时，第1题选择无新颖性的有33人，而第2题在有预料不到技术效果下的情况，有15人选择无新无创，这一点看上去还是合理的。但另有6人选择无新有创，这个逻辑的合理性就值得考虑了。另外，至少有33-15-6=12人改变了无新颖性的立场，转投有新颖性的立场。由此也印证了上面预料不到技术效果对新颖性和创造性判断同时带来的巨大影响。

显然，有必要对第1、2题之间的选择进行进一步统计分析。

（5）第1、2题交叉结果分析

分别针对情形一、二，对第1、2题的回答进行交叉统计分析，以探究从第1题到第2题之间的变化。

在第1题选择有新颖性的11人中，在第2题有预料不到技术效果时，有1人认为无新颖性却有创造性，这可能是一时疏忽；另外10人中，有5人因为预料不到的技术效果而选择了有新颖性和创造性，剩余的5人并未因为预料不到的技术效果而认为其具有创造性，而是认为有新颖性无创造性。认为有新颖性而无创造性，可能是因为这种具体组合实在简单得只要排列组合即可得到，所以即使效果预料不到，方案仍然显而易见。

在第1题选择无新颖性的33个人，第2题令他们大大分裂。仍然坚持无新颖性的有20人，占60.60%。其中，5人认为虽然无新颖性但却有创造性；15人认为，即便技术方案有预料不到的技术效果，但因为没有新颖性，所以也没有创造性。

因为预料不到的技术效果而转变了立场，转而认为具有新颖性的有13人。其中，有5人认为有新颖性和创造性。显然，对于这5个人而言，预料不到的技术效果具有绝对的说服力。一旦方案具有预料不到的技术效果，不仅具有创造性，即使被公开，也可认为具有新颖性。另有8人选择有新颖性无创造性。看来预料不到的技术效果令其从无新颖性转变为有新颖性的同时，却未能使其认为有创造性。也许回答者也是认为技术方案实在是容易想到的，即使有预料不到的技术效果，也不足以推翻方案本身容易想到的事实吧。

4.第1、2题交叉并考虑第3题结果的分析

表7对第1、2、3题的回答结果进行了交叉分析。其中，第1列为对第1题和第2题的回答，例如“有/有新有创”表示第1题选有新颖性，第2题选有新颖性有创造性；第2列和第3列是对第3题的回答。

表7  对第1、2、3题回答结果的交叉分析

考虑问题背后的逻辑，表7中逻辑相对自恰的有两类。

第一类是选择有新颖性、修改超范围并且有创造性，有2人。当然，扩大一点，也可以认为选择有新颖性、修改超范围并且无创造性也能形成逻辑自恰（有3人）。那么，这一类共有5人。这里先不考虑这3人形成了逻辑自恰。

第二类是选择无新颖性、修改超范围并且无创造性，有9人。

两者相加11人，在44人中占25%。如果正确答案只有一个，那么完全选择正确的要么是2人，要么是9人。

5.题目5解析

对第5题的回答中，有接近40%的人至少认为修改超范围与创造性存在一定关系，但是60%的人认为两者完全不同。考虑到第5题在设计上确实令人开始抓狂，这里就不再细究了。

6.与审查年限的关系

表8分析了答题结果与审查年限之间的关系。由于统计工具的限制，仅针对第4题，即第1题的新颖性与第3题的修改超范围是否是实质相同的问题进行了统计。第一列是工作年限，对应于第6题。第二、三列分别对应于第4题的选择“是”与“不是”。

表8  第4题回答结果与审查年限的关系

从中可以看出，随着审查年限的增加，似乎有更多的人看到了两者之间本质相同的特点。但是，由于样本数量太少，这一结果并不具有广泛的代表性。此外，即便这种趋势存在，6年以上的审查员中也只有50%的人看到了这种本质。

四、笔者的观点及理由

对于第1~5题的回答，笔者的选择是：第1题有新颖性，第2题有创造性，第3题修改超范围，第4题实质相同，第5题倾向于实质相同。

如果不考虑第5题，笔者做出上述选择的理由有如下几点：

第一，新颖性判断时对比文件所公开的技术方案与本申请修改时修改不超范围的技术方案在判断标准上应当一致，即都是这篇文献本身所公开的内容。

之所以选择第1题有新颖性并且第3题超范围，是因为笔者并不认为第3题的申请人已经完成了具体选择。虽然本领域技术人员很容易就能够想到这些选择，但不论这些选择是否具有预料不到的技术效果，这些选择都是本领域技术人员看上去容易想到的，而非申请人完成并公开的选择。这是其一。

其二，选择需要两层思考才能完成，本领域技术人员并不能从原申请中读到这些信息。

其三，手指的组合是有关联的，笔者认为本领域技术人员通常能想到拇指与其他指头的组合，但其他指头之间的组合是否适用是不确定的。本领域技术人员也会怀疑拇指与某些指头的特定组合是否适用于本发明。此外，除了拇指之外的其他两根指头的组合看起来都非常奇怪。

第二，最关键的，应当给选择发明留下更大的空间，以便当其有预料不到的技术效果时，除了能够以用途进行保护之外（如果可以抽象出来的话），还可以对选择本身进行保护。

第三，关于什么是直接的、毫无疑义公开的内容，笔者认为是指本领域技术人员在没有提示的情况下所读到的内容。这既不同于本领域技术人员能够想到的内容，也不同于申请人修改后能够得到原始内容支持的内容。

第四，关于预料不到的技术效果与新颖性。通常而言，预料不到的技术效果不能改变技术方案是否具有新颖性的判断结果。本案也不构成例外。

第五，关于预料不到的技术效果与创造性。通常而言，具有新颖性的选择发明，如果选择本身不容易想到，选择具有创造性。如果选择本身看上去是容易想到的，那么预料不到的技术效果将使其具有创造性。

目前在欧专局、美专商局和我局中，只有我局明确规定了当发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果时，可以确定发明具备创造性。欧专局和美专商局虽有不同，但预料不到的技术效果只在一定条件下能够带来创造性。

最后，前三题与我选择相同的有2人。

五、总结

本次调查问卷表明，现有的培训体系和审查标准保障体系确实能够解决基本的法律素养问题和审查一致性的问题。同时，从高质量发展的角度而言，专利审查中一些比较复杂的问题，仍需进一步挖掘进深。