外观设计专利侵权诉讼中的组合设计抗辩分析

裁判要旨

现有设计抗辩系将被控侵权设计与一个现有设计或者一个现有设计与该产品的惯常设计的简单组合进行比对，而不能将两项或者两项以上设计结合起来与被控侵权设计进行比对。但是如果侵权设计是由两个产品简单拼合而成，两者之间存在显而易见且明确的组合关系，亦未产生独特的视觉效果，可将两个产品的现有设计组合结果作为一项现有设计与被控侵权设计进行比对，以此判断被控侵权设计是否属于现有设计。

案情介绍

原告某体育用品公司拥有一项名称为“运动鞋”的外观设计专利。原告认为被告某科技公司通过淘宝网店销售的一款鞋子产品的外观与其专利近似，落入专利权的保护范围，遂向法院提起诉讼，主张被告的行为构成专利侵权，要求被告承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。被告在诉讼中提出抗辩称，被诉侵权产品的外观与原告专利既不相同也不近似。另外，被诉侵权产品系采用现有设计，被诉侵权产品的外观属于一项在先的鞋面的外观设计和一项在先的鞋底的外观设计的简单组合，构成现有设计抗辩。

审理过程

一审法院经审理认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”本案中，被告分别提供了数个案外人关于鞋面和鞋底的专利、公众号文章作为依据，主张被诉侵权产品的鞋面部分和鞋底部分分别构成现有设计或者抵触设计，被告的主张违反上述司法解释限定的“被诉侵权设计与一个现有设计”进行比对的规定，被告认为被诉侵权产品构成现有设计或者抵触设计的意见不能成立，一审法院不予采信。将被诉侵权产品实物与涉案专利进行比对，二者无实质性差异，已落入了涉案专利权保护范围。构成专利侵权。综上，一审法院判决被告承担赔偿原告经济损失的相关责任。

一审宣判后，被告不服提起上诉。主要理由是：被诉侵权产品构成现有设计或抵触设计。原审判决属于认定事实错误，适用法律错误，应予以纠正。首先，根据一般鞋类行业常识，运动鞋因鞋底及鞋面的材质、功能不同，在生产时是分开进行制造，鞋面一般为纺织企业制作，鞋底一般为塑胶企业制作，同尺码的鞋面及鞋底可以随意搭配、缝合或粘贴在一起。被告提供证据，主张被诉侵权产品的鞋面及鞋底均是属于现有设计或抵触申请，原审法院未考虑鞋类产品的实际制作情况，从而驳回被告的现有设计抗辩，原审判决过于草率。其次，鞋面和鞋底明显为相互独立的部分，原审中被告提供多份证据证明被诉侵权产品鞋面与现有设计不具有实质性差异，鞋底与现有设计或抵触申请不具有实质性差异，被诉侵权产品鞋面及鞋底使用的均为现有设计或抵触申请，根据实际情况应当认定被诉侵权产品使用的为现有设计或抵触申请。

二审法院经审理认为，本案中，被告用来主张现有设计抗辩的主要是最接近被诉侵权产品外观的一项鞋面的在先外观专利及一项鞋底的在先外观设计专利的组合。被告引用的现有设计虽然并非是一个完整的设计，但显然属于对相同种类产品上不同部分的设计特征进行的拼合。从一般消费者的角度考虑，这种拼合在设计整体上给出了设计启示。另外，鞋底专利本身即具有独立的视觉效果，属于以一般消费者眼光可直接从对比设计中自然区分出来的部分。因此，可以将被告提供的两份在先设计中的设计特征组合为一个整体后与被诉侵权产品的整体外观进行比对。被诉侵权产品的主要设计特征与在先设计比对，二者除细微处存在区别外，整体视觉效果基本无实质性差异，可以认定构成近似。因此，被告主张的现有设计抗辩成立，依照相关法律规定，被诉侵权产品不构成对涉案专利权的侵害。遂撤销一审判决，改判驳回原告的诉讼请求。

案件评析

审判实践中，现有设计（或称为在先设计）抗辩是外观设计专利侵权诉讼中常见的一类抗辩事由。现有设计抗辩制度的必要性和实践基础主要是由于外观设计专利在授权过程中不经过实质审查，而评价报告只是最初级的对于专利稳定性的检索报告，不能保证结果的正确性，因此完全可能存在缺乏新颖性却被不当授权的情形。在这种情况下，被诉侵权人可以使用现有设计抗辩进行救济，如果抗辩成立，则法院依法认定不侵权，从而减轻被诉侵权人另行提起专利无效的诉累。本案的争议焦点在于现有设计抗辩中能否适用组合设计作为在先设计的比对对象。

一、现有设计抗辩的相关规定

《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第六十七条规定：在专利侵权诉讼中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14第2款规定：被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条（专利法修订后对应的是第六十七条）规定的现有设计。从前述司法解释的字面规定来看，关于现有设计抗辩，明确限定的是只能以一项完整的现有设计为比对对象。另外，随着司法实践的发展和裁判标准的演变，最高法院对于在先设计的比对范围又作了一些调整。明确了在先设计的范围可以以一项在先设计或者一项在先设计与该产品的惯常设计的简单组合为比对对象。但对于能否以符合特定条件的在先设计组合作为比对对象没有予以明确。这也是一审法院对被告以组合设计进行在先设计抗辩的理由不予采纳的主要原因。

二、能否采用组合设计抗辩的不同观点

《专利法》第二十三条规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

反对观点认为，《专利法》第六十七条关于现有设计抗辩的语境与第二十三条关于专利新颖性的规定是一致的，所以，现有设计抗辩一般也应坚持新颖性标准，因此不能进行组合抗辩。《专利法》第二十三条第一款规定单独比对以判断外观设计的新颖性，因此，现有设计抗辩也应一样，适用专利新颖性判断的单独比对。组合对比仅针对专利授权过程中对创造性的审查。如果在侵权诉讼中进行组合抗辩，已经属于对创造性的审查，缺乏法律依据。在原告西安某农机股份公司与被告河南某机械制造公司侵害外观设计专利权纠纷案中。[1]就被告提出被控侵权产品系两项现有设计组合后简单删减的成果的相应抗辩意见。法院认为，一方面，对于被控侵权产品是否是由现有设计特征组合而成，或上述组合手法是否在相同或相近现有设计中存在启示的问题属于对创造性的审查。另一方面，被控侵权产品所使用的外观样式并不仅是两项现有设计单纯删减后的成果，尚存在牵引车配件等方面的差异，上述差异对整体视觉效果产生了影响。被告并无证据证明相关公众无需付出任何创造性的劳动就能够将上述两项现有设计进行简单组合得到现有被控侵权产品样式，被诉侵权设计方案不属于现有设计。

赞成观点则认为，从2008年专利法修订后的规定来看，现有设计抗辩的判断标准应当和新《专利法》关于外观设计专利的授权标准相一致。新专利法与旧法相比，在授予专利权的条件中增加了对外观设计专利创造性的要求，即授予专利权的外观设计与现有外观设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。该观点认为，既然新专利法已经将创造性条件中现有设计的范围扩大到现有设计特征的组合，那么在侵权诉讼中现有设计抗辩的对比文件也应当可以包含两项或两项以上现有外观设计的组合。当然，要注意这种组合应当是简单组合，即对于一般消费者来说是显而易见的。在深圳市某盈科技有限公司与深圳市某威科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中。[2] 法院审理认为，现有设计抗辩系将被控侵权设计与一个现有设计进行比对，而不能将两项或者两项以上设计结合起来与被控侵权设计进行比对。但是如果侵权设计是由两个产品简单拼合而成，两者之间存在显而易见且明确的组合关系，亦未产生独特的视觉效果，可将两个产品的现有设计组合结果作为一项现有设计与被控侵权设计进行比对，以此判断被控侵权设计是否属于现有设计。对本领域的一般消费者而言，两者在模型车中系简单拼合连接而成，两者结合亦未产生出乎意料的效果，电子调速器与散热扇仍属于两种不同的产品，被告可以提交两种产品的已有设计组合进行现有设计抗辩。

另有观点则认为，现有设计特征的组合在满足一定条件下，也可以成为否定专利新颖性的理由。因此，在侵权诉讼中，也可以以现有设计组合进行不侵权抗辩。组合比对未必都是涉及外观设计创造性的判断，一定条件下将现有设计的组合结果与被控侵权设计进行比对，以此评价被控侵权设计是否属于现有设计既有必要性也有合理性。

笔者同意附条件情况下，对组合设计抗辩进行审查。从我国外观设计专利的授权现状及司法保护的现实需求来看，现有设计抗辩对单独比对的限定，导致在外观设计专利侵权诉讼中法院无法直接将大量简单组合的外观设计专利直接排除在司法保护的范围之外，也就无法最大限度发挥现有设计抗辩规则的功能。为了克服单独比对的局限性，有必要将组合比对引入到现有设计抗辩规则中。[3]

三、组合设计抗辩的审查标准

如果在外观设计专利侵权诉讼中进行组合设计抗辩的观点能够成立。那么审查的标准是什么也是案件审理的关键。《最高法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第20条规定：根据现有设计整体上给出的设计启示，以一般消费者容易想到的设计特征转用、拼合或者替换等方式，获得与外观设计专利的整体视觉效果相同或者仅具有局部细微区别等实质相同的外观设计，且不具有独特视觉效果的，人民法院应当认定该外观设计专利与现有设计特征的组合相比不具有专利法第二十三条第二款规定的“明显区别”。具有下列情形之一的，人民法院可以认定存在前款所称的设计启示：（一）将相同种类产品上不同部分的设计特征进行拼合或者替换的；（二）现有设计公开了将特定种类产品的设计特征转用于外观设计专利产品的；（三）现有设计公开了将不同的特定种类产品的外观设计特征进行的拼合的；（四）将现有设计中的图案直接或者仅做细微改变后用于外观设计专利产品的；（五）将单一自然物的特征转用于外观设计专利产品的；（六）单纯采用基本几何形状或者仅做细微改变后得到外观设计的；（七）使用一般消费者公知的建筑物、作品、标识等的全部或者部分设计的。《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.3节：现有设计及其特征的组合规定，组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。专利复审委的观点认为，可以用于组合的设计特征是基于一般消费者的知识水平和认知能力能够自然地提取出来，应当是产品或者产品的某一部分的设计，或者是以一般消费者的眼光直接从某项设计中自然区分出来的某一部分的设计。即，用于拼合和替换的现有设计特征应当具有独立性。所以，在设计特征组合评价外观设计是否符合专利法第二十三条第二款的认定过程中，确定独立设计特征以及组合启示是获得准确认定结论的两个关键点。

具体到本案，被告用来主张现有设计抗辩的主要是最接近被诉侵权产品外观的一项鞋面的在先外观专利及一项鞋底的在先外观设计专利的组合。被告引用的现有设计虽然并非是一个完整的设计，但显然属于对相同种类产品上不同部分的设计特征进行的拼合。从一般消费者的角度考虑，这种拼合在设计整体上给出了设计启示。另外，鞋底专利本身即具有独立的视觉效果，属于以一般消费者眼光可直接从对比设计中自然区分出来的部分。因此，可以将被告提供的两份在先设计中的设计特征组合为一个整体后与被诉侵权产品的整体外观进行比对。本案二审法院的处理思路对于外观设计专利侵权诉讼中如何正确审查和判断组合设计抗辩提供了一定借鉴。

注释及参考文献

[1]参见云南高院（2022）云民终1246号民事判决。

[2]参见深圳中院（2013）深中法知民初字第299号民事判决。

[3]温锦资：《组合比对在现有设计抗辩中的运用》，载《广东知识产权》第41期。