包含变化状态产品的外观设计专利申请策略分析及建议

包含变化状态产品涉及的产品种类中，大型机械及其活动的零部件、变形玩具类有较强的代表性。近年来，随着权利人知识产权保护意识的不断提高，知识产权侵权和维权的案件越来越多，在外观设计领域也出现了一些典型案例。在此基础上，相关学者也给出了针对性的申请策略。

关于包含变化状态产品申请策略的问题提出

《专利审查指南》第四部分第五章5.2.5.2节中提及“变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品”。对于包含变化状态产品的申请策略，已经有多名学者研究并给出了解决方案，即通过专利布局构成专利组合，以保护专利权人的权益、增加专利权被无效的难度，进而提高专利权的稳定性。

但是这种策略仅限于包含变化状态较少的情况，如果变化状态较多，实际操作中可能存在不少弊端。

图1

如图1所示的沙发床，包括两种变化状态，即“床”变化状态和“沙发”变化状态。一般的申请策略将该申请作为3项外观设计申请：第1项外观设计申请案只保护“床”变化状态外观设计；第2项外观设计申请案只保护“沙发”变化状态外观设计；第3项外观设计申请案保护同时具备“床”变化状态和“沙发”变化状态的外观设计。

根据上述申请策略，在该产品存在2种变化状 态A、B时，可以提出3项外观设计申请，即A、B、A+B；而如果产品存在4种变化状态A、B、C、D时，就需要提出15项外观设计申请，即A+B+C+D、B+C+D、A+C+D、A+B+D、A+B+C、A+B、A+C、A+D、B+C、B+D、C+D、A、B、C、D。同时，上述15个申请中可能出现实质相同需要作为相似申请的情况，不但大大提高了审查人的申请及维持成本，而且申请文件的制作也将过于复杂。也就是说，当产品的变化情况较多时，上述申请策略仅在理论上可行，但在实际操作中会出现各种问题，导致申请人在实践中很少采。

那么，为了避免上述问题和节省费用，可否在申请的时候，提交该产品的所有变化状态视图先作为一件专利申请，然后在后续的修改过程中再根据需要修改呢？

包含变化状态产品先申请再修改的可行性分析

下面针对具体的专利申请，从不同修改角度进行分析。本申请的申请日视图如图2所示：

图2

修改是否超出原图片或者照片表示的范围

本申请要求保护“滑动锚”，从申请日视图可以判断该滑动锚存在变化状态，虽然变化状态图的视图名称不规范，但是结合各变化状态图，可以推断本申请存在4种变化状态A、B、C、D。出于某方面考虑，申请人未就本滑动锚提出15项外观设计申请，而仅提交了1件专利申请，其中包括4幅正投影视图、1幅剖视图、9幅变化状态图、4幅参考图。如果申请人通过视图修改，将该包含4种变化状态的滑动锚改为A、B、C、D 4种状态中的C且不再包含变化状态，这种修改是否可行？或者说，产品从存在变化状态修改为没有变化状态，是否属于超出原图片或者照片表示的范围？

《中华人民共和国专利法》第三十三条规定：“请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”允许申请人对申请文件进行修改，是为了克服存在的缺陷，以清楚表示要求保护的外观设计。但是，对申请文件的修改应限定在一定范围内，以确保授权文本中表示的外观设计在申请日前已完成，防止申请人在申请日后进一步改进和完善设计，避免对他人造成不公平的后果。修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与申请日提交的图片或者照片中表示的相应外观设计相比，属于不相同的设计。具体判断标准如下：修改后的内容在原图片或者照片中已表示，或者能够根据产品所属领域设计常识直接地、毫无疑义地确定，即属于在原图片或者照片表示范围内的修改；反之，则属于超出原图片或者照片表示范围的修改。

如果从允许修改视图的初衷来看，变化状态C确实是在申请日前已完成，申请人没有在申请日后进一步改进和完善设计，甚至于舍弃了原产品中的其他3种状态。从这个角度来考虑，接受申请人的修改也是存在合理性。但是，按照《专利审查指南》的要求，虽然变化状态C在原图片或者照片中已表示，但是申请日的视图中表示的产品是存在4种状态的可变化的产品，而修改后的图片仅是其中的一种状态且不可变，产品本身已经发生变化。所以，该修改属于超出原图片或者照片表示范围的修改。

同理，如果申请日的视图中，该产品为没有变化状态，而修改后的视图中包含变化状态，这种修改同样属于超出原图片或者照片表示范围的修改。

分案是否成立件

通过分案，将变化状态B（不存在其他变化状态）作为一个独立的申请，在不考虑期限、设计人、申请人资格相关要求的情况下，单从视图的角度分析，这种修改是否可行？属不属于超出原图片或者照片表示范围的情况？

更多情况下，变化状态的产品类似于多个产品的集合体，其不同的变化状态有不同的适应场景。例如上述“沙发床”案例中，在不同的场景下，该产品有“床”和“沙发”两种不同的使用功能和视觉感受，它更像“床”和“沙发”两种产品的集合体。如果从这个角度理解，针对“滑动锚”这个案例，既然其是4种“产品”的集合，每一个变化状态都是唯一限定的，且该4种状态不会同时存在，那么就可以将其作为4种产品看待。但是，通过查阅《专利审查指南》，我们发现：原申请中只有一项外观设计的，申请人不应就该项外观设计提出分案申请。如果申请人提出分案申请，应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。而关于“变化状态产品”的定义，《专利审查指南》第四部分第五章5.2.5.2节中提及：“变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。”也就是说，变化状态产品呈现给一般消费者的是具有两种以上（含两种）使用状态的外观表现，其本质上还是一件产品。母案中的该产品虽然存在4种变化状态，但是它还是一件产品，属于一项外观设计，因此，从中分案的操作并不可行。既然分案视为未提出，也就无须判断是否超范围了。

同理，如果申请日的视图中，该产品为没有变化状态的外观设计，申请人也不能作分案处理。

要求国内优先权

2021年6月1日起施行的第四次修改后的《专利法》，为我国的外观设计专利审查引入了国内优先权制度。包含变化状态产品的外观设计专利，可否在符合形式要求的前提下，通过要求国内优先权进行先申请再修改呢？《专利法》第二十九条第二款规定：“自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”而“相同主题”的一个必要条件就是在先申请和在后申请应该属于相同的产品，但通过增加或者减少变化状态而得到的在后申请与在先申请必然不能满足相同产品的要求，所以包含变化状态产品的外观设计专利也不能通过要求国内优先权进行先申请再修改。

综合上述三种情况，变化状态的产品一旦提交申请，其后续的修改就受到制约或存在极大的不确定性。

包含变化状态产品的保护范围及侵权判定标准

《专利法》第六十四条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”

就立体产品而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；必要时，还应当提交外观设计产品的展开图、剖视图、变化状态图等。此外，申请人可以提交使用状态参考图。使用状态参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或使用场所等。因此，申请人需要特别注意的是，在外观设计申请文件提供的各种图片或照片中，属于保护范围内容的是产品六面正投影视图和变化状态图等，而使用状态参考图显示的产品外观设计不纳入外观设计保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十七条的规定：“对于含有变化状态的产品的外观设计，其保护范围应当以产品所有变化状态的外观设计为准。只有当被诉侵权产品所有变化状态的外观设计与涉案专利产品所有变化状态的外观设计均相同或相近似，才认定被诉侵权产品的外观设计落入涉案专利的保护范围，若被诉侵权产品的外观设计与涉案专利相比，缺少部分变化状态的外观设计，或有部分变化状态的外观设计不相同也不相近似，则不认定被诉侵权产品的外观设计落入涉案专利的保护范围。”

由此可见，变化状态图对外观设计专利权的保护范围具有限定作用，属于外观设计专利的保护范围；变化状态图与其他视图结合用于确定外观设计专利的保护范围，一般来说是缩小了外观设计专利的保护范围；变化状态越多，受到的限定越多，而保护范围越小。

但是，变化状态的产品类似于多个产品的集合体，不同的变化状态有不同的适应场景，每种状态的呈现都体现了申请人的发明创造，各个状态之间的变化联系也包含了申请人在形状、结构上的智慧劳动。从这个角度看，包含变化状态的产品的变化状态越多、适用场景越多，申请人所付出的的智力劳动越多，理应享有更大的保护范围。

包含变化状态产品的专利保护建议

第一，充分考虑变化状态产品的特殊性，从定义上做相应的修改，使其不仅局限为一件产品，这对申请日后的修改超范围的认定、分案的可行性、国内优先权的审查有决定意义。

第二，在变化状态产品的定义不能做相关修改的前提下，考虑在修改超范围的认定、分案的可行性、国内优先权的审查方面引入特殊规定，对此类情况给予便利。

第三，参照GUI类产品关于界面变化的描述，在简要说明中写清楚各个变化状态的变化关系，对视图进行解释、限定，并在侵权判定中予以考虑。

第四，对于被控侵权产品涉及到涉案专利的变化状态产品中所包含的各个变化状态但未添加新的变化状态的情况，即：涉案专利产品为甲，其包含变化状态A、B、C、D，而被控侵权产品乙仅包含变化状态A、B、C，可以在产品甲的基础上稍作改动就可以得到乙产品，基本无需付出创造性的劳动，类似于简单拼凑或者省略某些设计环节。对于上述情况，笔者认为应该做更细致的侵权判断规定。