恶意提起知识产权诉讼的认定标准

【裁判要旨】

判断是否属于恶意提起知识产权诉讼，主要考量行为人提起知识产权诉讼有无事实或法律依据；主观上是否具有恶意；是否给他人造成了损失或获取不正当利益等。

判断上述要件是否成立，应当以行为人提起前案诉讼的时间为节点，不应当将起诉之后的相关行为纳入考量范围；也不能因为在前案中涉案商标或专利被无效，就一概认定其起诉无权利基础；更不能因为法院最终认定不构成侵权或者行为人撤诉，就认定其具有主观恶意，应当对无效事由、败诉原因全面分析判断。

【案件信息】

一审：南京中院（2021）苏01民初2420号民事判决书；

二审：江苏高院（2022）苏民终498号民事判决书。

【案情摘要】

2016年4月15日，江苏利德尔塑化科技股份有限公司提出名称为“一种离心聚合一体式金属衬套尼龙轮及加工方法”的发明专利申请。该专利申请的权利要求书有7项权利要求，其中权利要求2的内容为：“根据权利要求1所述的离心聚合一体式金属衬套尼龙轮，其特征在于，在所述金属衬套的首、尾两端还设有密封端盖，且所述密封端盖中嵌入骨架油封”。国家知识产权局的第一次审查意见认为：“对于权利要求2的附加技术特征，对比文件1公开了在金属衬套的首、尾两端均设有密封端盖。另外，将所述密封端盖中嵌入骨架油封是用于密封的常用技术手段。因此当权利要求2引用的权利要求1不具备创造性时，权利要求2所保护的技术方案也不具备创造性。”在针对审查意见通知书所作的意见陈述中，该公司认为对比文件1中公开的内容根本就没有涉及对应的密封结构以及相配合密封的介质。后该公司将权利要求1-4合并为1项权利要求，放弃权利要求5-7。该专利申请于2017年5月31日获得授权。2018年11月，江苏利德尔新材料科技有限公司（以下简称利德尔公司）受让获得该专利权。

2020年5月，利德尔公司以淮安市建工尼龙制品有限公司（以下简称建工尼龙公司）、苏州帝奥电梯有限公司为被告提起（2020）苏01民初1405号案（以下简称1405号案）诉讼，要求二被诉方停止侵权、赔偿其经济损失500万元，并申请财产保全。法院裁定准许利德尔公司的财产保全申请，冻结了苏州帝奥电梯有限公司银行存款500万元。利德尔公司在1405号案中提交建工尼龙公司的产品实物照片及其制作的技术特征比对表作为证据，其罗列的技术特征6为“在所述金属衬套的首、尾两端设有密封端盖，且所述密封端盖中嵌入骨架油封”，并评述该技术特征为“实际整体结构必须有的部件”。但建工尼龙公司的产品上未见密封端盖。

2020年8月6日，利德尔公司在“电梯”公众号发表标题为《江苏利德尔打响中国电梯尼龙传动轮行业首例专利维权第一枪！》的文章，文中记载“以侵犯其尼龙轮专利权益为由将建工尼龙公司及某电梯制造商告上了法庭，并请求法院判决立刻销毁侵权产品并赔偿损失”，文章附载财产保全裁定书首页。该文章的阅读量为3.2万次。2020年8月18日，利德尔公司向2020中国国际电梯展览会的主办方提交专利侵权处理请求书，请求处理建工尼龙公司侵害其专利权的行为。

2020年8月8日，建工尼龙公司在“赛尔电梯”公众号发表严正声明，声明其所有产品及加工方法未侵犯利德尔公司的专利权，1405号案尚未开庭，更未判决结案，同时附载其3份实用新型专利证书。该文章的阅读量为4065次。

2020年9月，利德尔公司申请撤回起诉并申请解除财产保全措施，法院均裁定准许。2020年10月27日，建工尼龙公司在“赛尔电梯”公众号发表标题为《一锤定音！电梯尼龙传动轮行业首例专利维权案撤诉结案》的文章，附载1405号案的撤诉裁定书、解除财产保全裁定书。该文章的阅读量为1271次。

建工尼龙公司于1405号案诉讼期间提出无效宣告请求，国家知识产权局于2021年2月作出无效宣告请求审查决定，宣告该发明专利权全部无效。

【法院认为】

南京中院一审认为：

一、利德尔公司的行为构成恶意提起知识产权诉讼及不正当竞争

首先，利德尔公司提起1405号案诉讼，缺乏事实依据。利德尔公司享有涉案发明专利权，其专利权利要求包含“在所述金属衬套的首、尾两端设有密封端盖，且所述密封端盖中嵌入骨架油封”技术特征。但是，从其购买的由建工尼龙公司生产的被诉侵权产品看，被诉侵权产品上没有密封端盖。两者对比，区别显而易见，既不相同，也不等同。利德尔公司提起该案诉讼，将难以证明建工尼龙公司生产、销售的被诉侵权产品落入其涉案发明专利权的保护范围，故明显缺乏事实依据。

其次，利德尔公司对于提起1405号案诉讼主观上具有恶意。如前所述，其专利权利要求的技术特征与被诉侵权产品的区别客观真实存在，不存在主观认识差异。利德尔公司对此事实主观上具有明确认知，但仍提起1405号案诉讼。再者，不论是单独分析其提起诉讼的行为，还是结合其起诉之后发表文章、向展览会投诉的行为综合分析，其起诉行为与其后的行为密切关联、相互衔接配合，起诉行为为其后的行为提供基础，其后的行为将起诉的影响进一步扩大，都极有可能造成建工尼龙公司现有或潜在客户流失、交易机会丧失、市场份额减少，而其客户数量、交易机会、市场份额增加的结果，其提起1405号案诉讼的行为是以损害他人合法权益、使自己获取利益为目的，具有主观恶意。

再次，利德尔公司提起1405号案诉讼的行为给建工尼龙公司造成了损失。建工尼龙公司作为1405号案被告，委托代理人应诉及提起涉案专利无效程序，实际支出了代理费用。该费用支出系因利德尔公司恶意提起1405号案诉讼而产生，并非建工尼龙公司的正常经营成本，且与利德尔公司恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。

利德尔公司在提起1405号案诉讼后，在“电梯”公众号发表标题为《江苏利德尔打响中国电梯尼龙传动轮行业首例专利维权第一枪！》的文章。其提起1405号案诉讼的事实虽然属实，但其并未客观、全面描述1405号案诉讼的真实情况，而是使用“打响……第一枪”的措辞，明显具有感情色彩和倾向性，系对相对方的负面评价，易使文章读者得出利德尔公司为正义一方、相对方为非正义一方的结论；同时，利德尔公司在该文章中附载了法院作出的财产保全裁定书，但仅附载了裁定书的首页，而未附载裁定书全文，即未全面说明裁定书的内容。结合其文章标题及内容，易使读者误认为其提起的诉讼已获得司法裁判。利德尔公司的行为系传播误导性信息的行为，构成不正当竞争。

二、利德尔公司应当承担赔礼道歉、消除影响、赔偿损失的民事责任

利德尔公司在“电梯”公众号发表《江苏利德尔打响中国电梯尼龙传动轮行业首例专利维权第一枪！》文章后，建工尼龙公司虽也在“赛尔电梯”公众号发表严正声明，又在利德尔公司撤回1405号案起诉后发表《一锤定音！电梯尼龙传动轮行业首例专利维权案撤诉结案》文章，但刊载双方文章的并非相同的公众号，且建工尼龙公司在“赛尔电梯”公众号发表的2篇文章，最高阅读量仅4000余次，远低于利德尔公司文章在“电梯”公众号的阅读量3.2万次。建工尼龙公司虽发文说明1405号案诉讼结果，但因文章载体不同，利德尔公司在“电梯”公众号发表前文所造成的影响难以消除。因此，利德尔公司有必要在“电梯”公众号向建工尼龙公司赔礼道歉，以消除影响。关于赔偿损失的数额，建工尼龙公司请求适用法定赔偿。一审法院综合考量各种因素，确定利德尔公司应赔偿建工尼龙公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共35万元。

一审判决后，利德尔公司不服，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

一、利德尔公司的被诉行为不构成恶意诉讼

判断利德尔公司提起1405号案起诉是否构成恶意提起知识产权诉讼，其核心在于判断利德尔公司是否明知其提起诉讼缺乏事实或法律依据，且存在主观恶意。

首先，1405号案中利德尔公司的权利基础是名称为“一种离心聚合一体式金属衬套尼龙轮及加工方法”的发明专利，而发明专利经过专利行政管理部门实质性审查，稳定性较强，故利德尔公司提起1405号案诉讼具有合法的权利基础。

其次，关于利德尔公司是否明知被诉侵权产品缺少“密封端盖”这一技术特征。利德尔公司陈述“密封端盖”属于选配部件，且建工尼龙公司生产的产品中存在有“密封端盖”的产品，1405号案撤诉是因为受疫情影响，一审法院和利德尔公司均无法进一步取证。二审法院认为利德尔公司的上述陈述具有一定的合理性，利德尔公司的二审新证据至少可以证明建工尼龙公司的被诉侵权产品中可能存在“密封端盖”这一技术特征，在此情形下，利德尔公司提起1405号案诉讼具有一定的事实依据，并非是在明知不侵权的前提下提起的恶意诉讼。

再次，关于利德尔公司是否具有主观恶意的问题，应以利德尔公司提起1405号案的起诉时间为节点，而不应将1405号案起诉之后的相关行为纳入考量范围。一审法院以利德尔公司提起诉讼之后的宣传、投诉等行为推断其起诉时具有主观恶意，存在不当。

最后，专利侵权的判断属于专业且复杂的过程，双方当事人针对专利技术特征的划分、专利与被诉侵权产品中的技术特征是否构成相同或等同均可能存在不同的认知，在此情形下，利德尔公司在已取得初步证据的情形下，向法院提起1405号案诉讼，并无明显不当。

二、利德尔公司的部分被诉行为构成不正当竞争

本案中，利德尔公司在“电梯”公众号发表的标题为《江苏利德尔打响中国电梯尼龙传动轮行业首例专利维权第一枪！》的文章，其使用的标题具有明显的感情色彩和倾向性，文章的内容及所附财产保全裁定书首页，未能全面反映案件客观事实，易使相关公众误认为其已胜诉，进而对建工尼龙公司作出负面评价。利德尔公司的这一行为系传播误导性信息的行为，构成不正当竞争。

三、利德尔公司应承担的民事责任

首先，如前所述，利德尔公司不构成恶意提起知识产权诉讼，故其无需就建工尼龙公司在1405号案及专利无效案件中的支出承担赔偿责任。

其次，鉴于利德尔公司在“电梯”公众号发表《江苏利德尔打响中国电梯尼龙传动轮行业首例专利维权第一枪！》文章的影响力远超过建工尼龙公司在“赛尔电梯”公众号发表的2篇文章的影响力，为消除上述影响，一审判决利德尔公司在“电梯”公众号向建工尼龙公司赔礼道歉，消除影响，具有事实和法律依据。

最后，鉴于建工尼龙公司提起的诉请中未要求赔偿不正当竞争造成的经济损失，仅要求支付相应的维权合理开支，故二审法院仅对利德尔公司应承担关于不正当竞争部分的维权合理开支进行确定。考量以下因素：1.利德尔公司实施不正当竞争行为的情节、时间；2.建工尼龙公司为本案支出的合理开支；3.本案案情的复杂程度及代理人的相关工作量。酌情确定利德尔公司赔偿建工尼龙公司为制止不正当竞争行为所支出的合理开支2万元。

一审判决：1.利德尔公司于判决生效之日起三十日内在“电梯”公众号上刊登声明，向建工尼龙公司公开赔礼道歉，以消除影响；2.利德尔公司于判决生效之日起十日内赔偿建工尼龙公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理开支共35万元；3.驳回建工尼龙公司的其他诉讼请求。

二审判决：1.维持一审判决第一项；2.撤销一审判决第二、三项；3.利德尔公司于判决生效之日起十日内支付建工尼龙公司为制止侵权行为所支出的合理开支2万元；4.驳回建工尼龙公司的其他诉讼请求。

二审合议庭：袁  滔  史  蕾  顾正义