外观设计专利近似比对与侵权责任认定的再明晰

【裁判要旨】

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准；对于不同外观设计是否近似的判断，应从一般消费者的角度出发，考察两者的整体视觉效果；两者仅存在对整体视觉效果未产生显著影响的局部细微差别的，应认定其构成近似。

将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于《专利法》第十一条规定的使用行为。

对于侵犯专利权的赔偿数额，若权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

【案情介绍】

北京唐智科技发展有限公司（下称“唐智公司”）成立于2001年，前身为中国航空工业第608研究所，目前是国内轨道交通安全保障与智慧运维技术领域的领先企业之一。唐智公司以首席科学家、国家级有突出贡献专家、全国五一劳动奖章获得者、第十三届党代表、中国航空工业第608研究所设备故障诊断研究室主任唐德尧教授为核心，以自主创新的“广义共振与共振解调的机械设备故障诊断技术”为基础，融合大数据、智能物联网、人工智能等技术，提出了以“故障机理诊断、免疫维修设计”为核心的理论体系，以“1+X”理念构建了独具特色的TZ-PHM系统，提供铁路机车、城轨车辆、高铁动车组、风电机组、地面级检测及质量保障等一系列解决方案。

唐德尧于2012年12月20日申请了名称为“压盖”（专利号：ZL201230642661.6）、“护线管套”（专利号：ZL201230642658.4）、“柔性PCB板”（专利号：ZL201230643092.7）的三件外观设计专利，均涉及铁路机车传感器部件。2017年至2021年，三项涉案专利的专利权人先后变更为唐智公司。2021年7月，唐智科技湖南发展有限公司（唐智公司的关联公司，下称唐智湖南公司）在将广铁集团怀化机务段和谐号列车的机车走行部故障监测诊断系统（含车上诊断主机、传感器网络以及传感器）置换为唐智公司产品时，发现成都运达科技股份有限公司（下称“运达公司”）生产、销售的该相关产品侵犯涉案专利权，遂在湖南省长沙市长沙公证处的公证监督下，于广铁怀化机务段列车上对运达公司的机车走行部车载监测装置产品进行拆卸。该产品上标有“机车走行部车载监测装置主机”“成都运达科技股份有限公司”“机车走行部故障监测子系统一”“运达科技”等字样。此后，唐智湖南公司又在长沙公证处的公证监督下，对上述拆卸后的运达公司产品进行了拆解与侵权比对。2021年11月，唐智公司以运达公司侵犯上述三项涉案外观设计专利权为由，分别以三项涉案外观设计专利为基础，将运达公司诉至北京知识产权法院（三案由法院合并审理）。

运达公司抗辩称，唐智公司的上述公证证据系自行拆卸得来，不能确认被诉侵权产品系由运达公司生产；若不借助专业拆解，则被诉侵权产品中相关零部件的外观无法看到。因此，上述证据不能证明相应零部件落入涉案专利的保护范围。此外，运达公司还提供了现有设计、行业标准以及唐智公司的其他民事起诉状等证据，进行现有设计抗辩并指控唐智公司构成重复、恶意诉讼。

【一审裁判】

北京知识产权法院一审认为：

（一）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围

《专利法》第六十四条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”

三案中，被诉侵权产品“压盖”“护线管套”“柔性PCB板”与涉案外观设计专利产品属于相同种类产品。

其中，被诉侵权产品“压盖”与涉案外观设计专利产品的相同点为：两者整体均为“工”字形圆台，中部为较大的圆台主体；顶部的扁圆台前后均有垂直切割，与主体之间有直径较小的圆台连接；底部均有近似扁圆柱的底座，从顶部和底部观察均有多个同心圆环。两者的不同点为：被诉侵权产品底座上部直径略大于底座下部直径，涉案专利底座上部侧面垂直，底座下部底边处略内收。

被诉侵权产品“护线管套”与涉案外观设计专利产品的相同点为：两者整体上均分为底座和管体两部分，底座呈上小下大的圆台形，管体上部较细，下部逐渐变宽，管体与底座的直径相差较大，从左右两侧观察均有多个同心圆环。两者的不同点为：被诉侵权产品管体与底座直接相连，涉案专利管体与底座连接处稍向内收后与底座边缘相连。

被诉侵权产品“柔性PCB板”与涉案外观设计专利产品的相同点为：两者均为薄型产品，左侧上部均有2个不规则的圆形，右侧均连接较细的带状连接条，右端部均呈铲形状，左侧端部的圆形内均有右上部开口的圆弧，圆弧内均分布若干小圆点；下方均连接呈倒置“T”形的带状连接条，左右对称分布有圆形端部，中心处各有一个小圆孔。两者的不同点为：被诉侵权产品左侧端部的圆形内圆弧的开口相比涉案专利中的开口略小；被诉侵权产品下方呈倒置“T”形的带状连接条中垂直连接条有一中线，涉案专利中没有。

法院认为，相对于被诉侵权产品与三项涉案外观设计专利产品基本相同的整体视觉印象而言，上述区别均属于局部细微差别，不易给消费者留下深刻印象，对整体视觉效果未产生显著影响。综上，从一般消费者的角度来看，两者的整体视觉效果近似。被诉侵权产品中所使用的外观设计与三项涉案专利构成近似的外观设计，已经落入三项涉案专利的保护范围。

（二）关于运达公司的现有设计抗辩是否成立

法院认为，三案中，运达公司主张被诉侵权产品使用的外观设计为现有设计或在先公布的行业标准或现有设计。但运达公司提交的出版物、专利文献、行业标准中公开的现有设计，与被诉侵权产品中的相关设计外观差距较大，无法认定被诉侵权产品使用的外观设计为现有设计。综上，法院认为运达公司的现有设计抗辩不成立，不予支持。

（三）关于被诉侵权产品是否系由运达公司生产

法院认为，三案中，包含被诉侵权产品的设备上标注有运达公司企业名称，故在没有相反证据的情况下，应认定运达公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。但在案证据不能体现运达公司存在许诺销售被诉侵权产品的行为。

（四）关于运达公司的侵权责任认定

法院认为，三案中，在涉案外观设计专利有效期内，运达公司未经唐智公司许可，为生产经营目的制造、销售被诉侵权产品的行为侵犯了涉案专利权，应承担赔偿损失的民事责任。鉴于涉案专利目前已过保护期，故已无需判令其停止侵权行为。

《专利法》第七十一条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

三案中，运达公司实施制造、销售侵害涉案专利权产品的行为，唐智公司主张运达公司赔偿的经济损失为195万元、合理支出为5万元，请求法定赔偿。鉴于各方当事人均未就唐智公司因三案侵权行为所受经济损失或运达公司因侵权行为的获利数额及涉案专利许可使用费提供证据，因此，一审法院结合涉案专利的类型、涉案专利产品的属性、运达公司的侵权行为性质、包含被诉侵权产品的传感器的售价及该传感器承载多项专利等因素对三案的赔偿数额予以酌定，确定运达公司赔偿唐智公司经济损失3万元。

此外，唐智公司虽未针对合理支出进行举证，但在三案中进行公证取证，并委托律师参加诉讼，故一审法院酌情确定唐智公司的合理支出为5000元。

综上，北京知识产权法院依照《专利法》第十一条第二款、第六十四条第二款、第七十一条之规定，对三起案件作出一审判决，每案判处运达公司赔偿唐智公司经济损失3万元及合理支出5000元，并驳回唐智公司的其他诉讼请求。

【二审裁判】

运达公司不服上述一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京高院在查明一审过程中已查明之事实的基础上，认为：

（一）关于唐智公司提交的涉案公证书的效力

法院认为，三案中，唐智公司提交的涉案公证书对被诉侵权产品的取得过程进行了公证，其中对取证原因、时间、地点进行了描述，唐智公司在审理中亦针对运达公司对公证过程提出的异议进行了解释。运达公司虽然对唐智公司经公证的取证过程提出异议，但未提交任何相反证据证明公证行为违反法律规定的程序，故公证过程本身是客观真实的，该份公证书符合法定证据形式要求。

（二）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围

法院认为，三案中，根据查明事实可以证明，包含被诉侵权产品的设备的制造者为运达公司。被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品属于相同种类产品，两者的整体视觉印象基本相同；其区别均属于局部细微差别，不易给消费者留下深刻印象，对整体视觉效果未产生显著影响。从一般消费者的角度来看，两者的整体视觉效果近似。因此，被诉侵权产品中使用的相关外观设计与涉案专利构成近似的外观设计，已经落入三项涉案专利权的保护范围。

（三）关于运达公司是否实施制造、销售被诉侵权产品的行为

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”

三案中，运达公司为被诉侵权产品的制造者，同时将被诉侵权产品作为零部件安装在传感器等设备上进行销售，可以认定运达公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。运达公司关于被诉侵权产品系经暴力拆卸取得，其销售传感器的行为并不构成对涉案专利的侵害的主张缺乏依据，法院不予支持。

（四）关于唐智公司是否存在排除他人正常竞争的不正当诉讼目的

法院认为，三案中，唐智公司作为涉案专利的专利权人，在涉案专利有效期内有权禁止他人以生产经营为目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。运达公司关于唐智公司存在排除他人正常竞争的不正当诉讼目的的主张缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

综上，法院二审认为，一审法院结合涉案专利的类型、涉案专利产品的属性、运达公司的侵权行为性质、包含被诉侵权产品的传感器的售价及传感器承载多项专利等因素，在三起案件中每案均酌情确定运达公司赔偿唐智公司经济损失3万元及合理支出5000元，并无不当，遂判决：驳回上诉，维持原判。

【案例评析】

近年来，我国的轨道交通建设取得了长足的发展。国家铁路局于2023年初在工作会议上提到，“全国铁路营业里程从2012年的9.8万公里增长到2022年的15.5万公里，其中高铁从0.9万公里增长到4.2万公里，稳居世界第一，铁路迎来发展最快、最安全稳定的历史阶段”。与此同时，一些服务于轨道交通运维的创新型技术企业也快速成长起来。本次三起案件中的唐智公司与运达公司的主业均包括轨道交通业务领域的智能解决方案及服务。其中，唐智公司是国内轨道交通安全保障与智慧运维技术优势最显著的企业之一，其产品自推向市场以来，已在线发现故障数万起，其中有安全隐患的故障数千起。运达公司目前则为创业板上市公司。

随着行业的快速发展和市场竞争的不断加剧，轨道交通业务领域近年来的知识产权纠纷也渐趋增多。唐智公司与运达公司的本次外观设计专利侵权系列纠纷，即为该领域的典型案例。两审法院在判决文书中再次明晰了外观设计专利的近似判断方法、现有设计抗辩的审查规则、《专利法》第十一条之“使用”行为的认定规则、法定证据形式要求的审查标准等重要法律问题，为同类案件的审理提供了有益借鉴。

除本次的三起案件外，唐智公司同样于2021年以运达公司为被告向湖南省长沙市中级人民法院提起三件侵害专利权诉讼。长沙中院对三案均已作出一审判决，均认定运达公司的行为构成侵权，应分别赔偿唐智公司经济损失（含维权合理费用）200万元、80 万元、80万元。此外，唐智公司也曾多次指控运达公司的产品、技术方案、宣传材料等对其构成抄袭。

唐智公司与运达公司柔性PCB产品近似比对

唐智公司JK16450主机（左）与运达公司车载诊断仪宣传图（右）近似比对

据悉，目前，唐智公司与运达公司之间的专利侵权纠纷仍在持续进行中。可以预见的是，伴随我国创新型国家建设进程的不断深入和对知识产权保护力度的不断加大，以及企业知识产权布局与维权意识的持续增强，此类知识产权纠纷还将继续增多。在新形势下，各行业企业唯有诚实劳动、合法经营，在自主创新与核心技术研发上下足功夫，方能不惧挑战、行稳致远。