商标侵权诉讼中权利冲突抗辩的审理思路分析

裁判要旨

商标侵权诉讼中，如果被控侵权人以享有在先著作权为由主张不侵权抗辩，应当按照“权利法定，边界清晰，互不干扰”的原则进行处理。如果权利商标的注册属于正当，即使被控侵权人享有在先著作权，其在行使权利时也应避让权利商标以避免混淆。如果有证据证明原告商标的取得系通过不正当手段恶意抢注的，可以在民事侵权诉讼中对于该行为给予否定性评价，对于存在权利瑕疵的原告商标可不予保护。

案情介绍

上诉人（原审被告）：福州康潮健身服务有限公司（以下简称康潮公司）。

被上诉人（原审原告）：杨某。

杨某于2019 年 2月22日申请注册第36457201号“康潮”商标经国家知识产权局核准注册，核定使用服务项目为第41类，包括：健身俱乐部（健身和体能训练）等。2019年7月10日，康潮公司向国家知识产权局提出商标异议，认为康潮公司在先使用“康潮”商标并具有一定知名度，杨某在先知晓商标属于康潮公司，却以不正当手段抢先注册案涉商标，案涉“康潮”商标应当不予核准注册。2020年12月14日，国家知识产权局出具（2020）商标异字第0000140555号《第36457201号“康潮”商标准予注册的决定》认为,被异议商标为普通书写形式的印刷体汉字，未与异议人的美术作品构成实质性近似，因此异议人康潮公司称被异议商标侵犯其在先著作权缺乏事实依据。异议人康潮公司提供的证据不足以证明在被异议商标申请注册前，异议人康潮公司已将“康潮”作为其商标使用在与被异议商标指定服务相同或类似的服务上，并使之具有一定知名度。因此，被异议商标的注册和使用未构成对异议人康潮公司在先使用并有一定影响商标的抢注。国家知识产权局决定：第36457201号“康潮”商标准予注册。

康潮公司在其运营的微信公众号“康潮游泳健身”的头像、宣传文章等多处使用了“康潮健身”字样。康潮公司经营的三家门店的门头招牌、宣传广告展板海报、户外墙体外立面等多处使用了“康潮健身”字样。杨某起诉称康潮公司的行为构成商标侵权，要求判令康潮公司停止侵权赔偿损失等。

审判情况

一审法院认为，杨某的注册商标专用权应受法律保护。康潮公司在其经营的三家门店的门头招牌、户外墙体外立面、广告展板、宣传海报以及运营的微信公众号“康潮游泳健身”的头像、宣传文章等多处使用了“康潮健身”字样，具有识别服务来源的含义，康潮公司对上述“康潮健身”标识的使用构成商标性使用。“康潮健身”标识与案涉“康潮”注册商标标识均属于文字标识，在文字内容上均包含“康潮”文字要素，二者构成近似。康潮公司的经营范围与案涉“康潮”注册商标核定使用的第41类服务项目属于相同或类似的服务项目，极易使普通消费者混淆服务来源。康潮公司在其经营的三家门店招牌、户外墙体外立面、广告展板、宣传海报以及其经营的微信公众号中多处使用“康潮”字样，并将“康潮”字样注册为企业名称“福州康潮健身服务有限公司”，其行为已构成对杨某注册商标专用权的侵害。在案证据未能证明康潮公司于案涉注册商标申请日之前已实际使用了“康潮健身”标识且“康潮健身”标识在案涉注册商标申请日之前已经具有一定影响力。康潮公司关于“康潮健身”标识存在在先权利的抗辩理由不成立，一审法院不予采信。遂判决康潮公司停止侵权、赔偿合理费用。

康潮公司不服一审判决提起上诉。其上诉的主要理由是：（一）上诉人使用“ 康潮健身 ”标识是基于在先的著作权权利，一审认定上诉人不存在在先权利错误。上诉人于2019年2月1日完成了“ 康潮健身”美术作品的创作，被上诉人于2019 年 2月22日申请注册“康潮”商标。在被上诉人申请注册“康潮”商标前，上诉人已经在健身房宣传单、广告牌、微信朋友圈中使用了“康潮健身”标识，并在福清地区形成了一定的知名度。上诉人使用“康潮健身”标识的行为，无论是用于对外宣传或是用于企业字号，均是对在先权利的合法使用，不存在侵犯被上诉人注册商标专用权的行为。上诉人使用“康潮健身”美术作品的行为，应受到法律的保护。一审判决认定上诉人不存在在先权利存在错误。（二）被上诉人的行为属于恶意注册，其主张不应得到法律的保护和支持。被上诉人在一审庭审中已承认至今未使用“康潮健身”标识，上诉人除非是原创“康潮健身”标识，否则无从了解到“康潮健身”标识的。结合上诉人一审中提交的证据，上诉人在被上诉人申请注册“康潮”商标前，已对外公开使用了“康潮健身”标识，从这一点，能够合理推断出系被上诉人系在接触到上诉人使用的“康潮健身”著作权作品后完成了对“康潮”商标的注册。被上诉人在注册“康潮”商标开始至今尚未在其注册商标的商品和服务范围内使用“康潮”商标，其目的仅是为了阻止上诉人的合法经营。被上诉人抢注“康潮”商标的行为违背了法律目的和精神，以损害被告正当权益为目的，恶意取得商标权后对上诉人提起了商标侵权的诉讼，属于权利滥用，其诉求不应得到法律的保护和支持。

二审法院审理认为，康潮公司提供的相关证据互相印证，可以认定康潮公司系“康潮健身”美术作品的著作权人。杨某申请注册的“康潮”商标系印刷字体，与“康潮健身”美术作品存在较大区别，二者不构成实质性近似，即使杨某有接触“康潮健身”美术作品的可能，也难以认定杨某系基于侵害康潮公司涉案美术作品著作权而进行商标恶意注册。在杨某申请注册“康潮”商标时，康潮公司已向商标注册部门提出异议，主要理由就是主张涉案注册商标与“康潮健身”美术作品构成近似，但异议并未获得支持。现有证据也不能证明“康潮健身”美术作品作为商标标识在健身服务上在先使用并已经有一定影响，故康潮公司以其在先使用主张杨某系恶意抢注缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

康潮公司享有的“康潮健身”美术作品著作权与杨某享有的“康潮”注册商标专用权，属于不同的知识产权权利体系，二者的权利属性、使用方式不同。因杨某在健身服务上已注册“康潮”商标，其在健身服务领域对“康潮”标识享有专用权，虽然康潮公司对“康潮健身”美术作品拥有著作权，但康潮公司在使用“康潮健身”美术作品时，仍应避免对“康潮”字样进行标识性使用，以免相关公众造成服务来源上的混淆误认。综合上述分析，康潮公司在经营场所使用“康潮”字样，构成对杨某“康潮”注册商标的侵害，依法应承担相应的民事责任，康潮公司主张其系使用在先美术作品，不构成侵权的依据不足，不予支持。遂判决驳回上诉，维持原判。

案件评析

本案中，康潮公司提出的不侵权抗辩涉及两个方面：一是主张在先使用，即“康潮健身”标识系其在先使用并已具有一定影响；二是“康潮健身”美术作品系康潮公司在先创作完成，康潮公司使用自己的作品应受法律保护。杨某系恶意抢注，其主张不应得到法律保护。

本案中，由于康潮公司没有提供充分的证据证明被诉侵权标识系其在先使用并已具有一定影响，故其在先使用的抗辩不能成立。但根据查明的事实，“康潮健身”美术作品确系由康潮公司在先创作完成，康潮公司有关其属于合法使用在先权利作品的行为能否对抗杨某的商标专用权以及杨某是否存在恶意抢注商标的情形是本案争议的焦点问题。

一、关于商标侵权诉讼中以享有在先权利进行不侵权抗辩的处理。

由于同一客体可衍生两项或多项不同性质的知识产权，而知识产权权利范围本身亦具有模糊性，知识产权权利冲突在实践中显然难以避免。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，允许在先著作权人对在后商标注册人提起侵权诉讼。这类诉讼可以理解为权利冲突的正向诉讼，处理的基本原则应当是“保护在先权利、诚实信用”。而商标侵权诉讼中，被告经常以享有独立于原告的商标权的知识产权作为不侵权的抗辩事由。本案中，系在后商标权人提起的侵权诉讼，被告以其享有在先著作权进行不侵权抗辩可以理解为权利冲突的反向诉讼。对于此类权利冲突的处理，有观点认为，只要著作权在商标注册之前，构成在先权利，著作权人就可以进行正当使用，也就是包括商标性的使用。这个观点，实际上是存在问题的，混淆了不同的知识产权权利的边界。个人认为，在商标的注册系正当，而著作权又确系在先的情况下，对这两类权利的冲突，应当按照“权利法定，边界清晰，互不干扰”的原则进行处理。如果允许在先著作权人在商品上进行商标性的使用，则必然会和近似商标构成现实的冲突，商标权人的合法权益无从保障，对著作权的权益保护也有跨界之嫌。而且这种共存性的使用也必然会造成市场的混淆。

具体到本案，虽然康潮公司提供了相关的证据，能够证明“康潮健身”美术作品确系由其在先创作，但康潮公司享有的“康潮健身”美术作品著作权与杨某享有的“康潮”注册商标专用权，属于不同的知识产权权利体系，二者的权利属性、使用方式不同。因杨某在健身服务上已注册“康潮”商标，其在健身服务领域对“康潮”标识享有专用权，其商标权利依法应受保护。虽然康潮公司对“康潮健身”美术作品拥有著作权，但康潮公司在使用“康潮健身”美术作品时，仍应进行合理避让，不能以享有所谓的“在先权利”进行随意扩张。应避免踏入“康潮”注册商标专用权的权利范围，从而造成对他人权利空间的挤占。

当然，如果被告在权利商标注册前，已经将在先著作权、外观设计专利权涉及的图形进行商标性的使用，则这种使用行为可以依据商标法第五十九条第三款的规定来判断是否构成在先未注册商标的使用抗辩。

二、商标民事侵权诉讼中能否对商标状态作出评价。

另外，如果商标侵权诉讼中，被控侵权人确有证据证明权利商标系恶意抢注被告或者其他第三方的在先权利，则涉及到在知识产权民事侵权诉讼中能否对权利取得是否正当作出评价。本案中，康潮公司即抗辩称，杨某所注册的“康潮”商标系在接触到“康潮健身”美术作品的情况下，进行恶意抢注的，故其主张的商标专用权不应得到保护。

根据《商标法》和《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定的相关规定，侵害他人在先权利的商标可不予注册或者宣告无效。上述规定规制的是商标授权确权程序中的商标问题，对于在民事侵权诉讼中，能否对权利商标的有效性进行评价法律并未作出规定。实践中存在不同的观点。一种观点认为，在商标侵权民事案件中，人民法院不适合对商标作出无效判断。如果被告辩称涉案权利商标的有效性存在问题，不属民事案件审查范围，权利商标的有效性应当通过行政程序处理。商标法亦只赋予被告以合理使用的不侵权抗辩，并没有规定可以以权利商标的有效性进行不侵权抗辩。另一种意见则认为，在商标民事侵权诉讼中，可以对权利商标的稳定性作出评价。支持第二种意见的裁判案例有：

1. 上海知产法院审理的原告北京芭黎贝甜企业管理有限公司与被告上海汉涛信息咨询有限公司，第三人北京艾丝碧西食品有限公司侵害商标权纠纷。法院在该案中分析认为，在商标纠纷案中，并非获准注册的商标当然能获得法律的保护，还应对其权利取得过程是否违反诚实信用原则，行使权利是否存在权利滥用进行审查。该案中，法院综合审查第三人在先使用商标的事实、原告取得权利商标及行使权利的全过程，认定原告取得权利商标违反了诚实信用原则，提起本案诉讼属于权利滥用，最终认定其存在瑕疵的权利商标不受法律保护。

2. 浙江金华中院审理的原告花亦浓公司诉被告拾乐公司侵害商标权纠纷。该案中，被告抗辩原告的商标系抢注案外人法国育碧公司享有著作权的《刺客信条》系列游戏软件中的图形。法院分析认为：尽管原告拥有涉案商标在大陆地区的专用权，但游戏发行在前，商标注册在后，存在恶意抢注。原告主张权利的的注册商标与游戏的图标完全相同，其却对商标要素来源无法做出合理解释。此外，狮子山（香港）事业公司曾在诸多类别大量注册刺客信条相关商标，且其公司唯一董事又与原告法人身份重合。原告取得涉案商标的专用权后，没有形成充分的商标宣传或实体销售的依据，而是利用商标禁用权及损害赔偿制度，针对广大游戏周边产品卖家提起了大规模侵权诉讼，主观恶意明显。据此，法院认定原告以涉案商标为权利基础，主张被告侵犯其商标权并要求承担侵权责任的诉请，既缺乏合法的权利基础，也不符合我国《商标法》的基本立法原则，其借用司法资源谋取不当利益的行为，属于权利滥用，依法不予保护。

3. 广东高院审理的陈某某诉广东天池茶叶股份有限公司等侵害商标权纠纷。法院认为，陈某某以非善意取得的商标权对天池茶业公司的正当使用行为提起的侵权之诉，有违诚实信用原则以及权利行使的正当性，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持。

4. 最高法院公布的第82号指导性案例，王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案件中，法院审理认为，当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。

在商标侵权民事诉讼中允许对权利取得的正当性与否进行评价的法理基础在于，商标权人寻求侵权救济的，其权利本身应当没有瑕疵，形式合法而实质非法的权利不应受到法律保护。在商标民事案件中就商标注册的正当性进行直接审查，有效地提升了司法效率，避免了因为需要等待商标无效程序造成的审理周期过长的问题，同时，亦能对商标恶意注册行为予以制止，给予商标注册正确的引导，从而引领商标秩序的健康运行和发展。诚实信用原则是民事领域的基本原则和帝王条款，在整个民商事法律体系中发挥基础性和全局性的作用。根据诚实信用原则，当商标权人据以提起商标侵权诉讼的权利商标系违反诚实信用原则而注册时，即便该商标还未被撤销或宣告无效，也不应受到商标法的保护。允许法院在商标侵权案件中，对明显存在瑕疵的权利商标的保护范围作出限制，能有效遏制恶意抢注商标、批量囤积商标、商标权滥用等行为，有利于形成更为规范的商标注册秩序，促进市场诚信。特别是随着知识产权民事审判程序逐渐从对行政程序的依附中独立出来，并逐渐成为主导性、终局性的权利救济途径，民事诉讼法官有更大空间根据案件具体情况选择民事诉讼进程。

另外，以权利瑕疵提出不侵权抗辩的案件中，还有一个问题需要注意，就是法律条款的依据问题。商标法中对不侵权抗辩的规定明确限定在几类特定情形，比如在先使用抗辩等。对于权利瑕疵的不侵权抗辩并没有明确规定。从一些判决来看，是引用商标法第7条第1款规定的诚实信用原则，判决驳回原告的诉讼请求。上海普陀区法院审理的原告斯科塞斯公司诉吉诗美公司侵害商标权纠纷案中，被告以其使用的被诉侵权标识属于其在先的著作权为由进行抗辩。法院审理认为：根据《商标法》的规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。申请注册的商标，应当有显著性，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。同时，经营者在市场经营活动中应当秉承诚实信用和公平竞争的原则，遵守公认的商业道德。《商标法》第32条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，不仅仅是申请注册商标时的要求，也赋予了一旦申请人注册成功之后，在先权利人的抗辩权，这也是诚实信用这一基本民事法律原则的必然要求。当事人合法的民事权益受法律保护，除法律另有规定之外，民事权利一律平等。当一方主张权利时，另一方享有在先权利，当然允许对抗前者的主张。最高法院审理的指南针公司、中唯公司诉优衣库公司等侵害商标权纠纷案件中， 最高法院在裁判说理中引用商标法第七条的规定对原告通过恶意抢注商标进行不当维权的动机和表现方式进行了重点分析，可以作为参考。

但是，在商标侵权诉讼中对权利商标取得的正当性与否作出评价务必审慎、严谨、依法。因为在民事侵权诉讼中如果对恶意抢注者构成权利滥用进行了评价，判决内容相当于间接否定了注册商标的效力，对后续的行政撤销、无效程序起到了相应的推动作用。因此，如无确实充分的证据，应当尽量避免在民事诉讼中滥用裁量权对知识产权权利基础进行评价，保持司法的谦抑性。