涉“挪车牌”因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案

一审案号：（2021）粤73民初380号

二审案号：（2022）粤民终668号

裁判要旨

行为人在明知涉案外观设计在申请日前已被公开、不具有新颖性的情况下，仍然申请专利且获得授权，并就该专利向他人提起侵害专利权诉讼，且经查明该行为人在提起诉讼时对该专利有瑕疵的事实具有认知能力的，其诉讼行为应认定为恶意提起知识产权诉讼；因此造成在先使用人损害的，行为人应当承担损害赔偿责任。

案情介绍

上诉人（原审被告）：熊某

被上诉人（原审原告）：荟上承（惠州）木盖新材料有限公司（简称荟上承公司）

2018年11月6日，熊某授权案外人清木公司以专利号为ZL201730540560.0、名称为“挪车牌”的外观设计专利为权利基础，向阿里巴巴平台投诉荟上承公司侵犯知识产权。该专利申请日为2017年10月27日，公告日为2018年7月6日。同日，案外人清木公司以相同权利、相同事由向阿里巴巴平台投诉案外人某网店。2018年11月11日，前述网店向阿里巴巴平台提出申诉，并于同月14日被认定申诉成立，其提交的申诉说明指出 ：“涉案专利申请日前相同的外观设计已公开，包括但不限于新浪微博、阿里巴巴、淘宝订单快照等，其中多个店铺系专利权人经营，其明知该专利在先公开并滥用投诉的行为构成恶意取得专利权及违反《反不正当竞争法》。”

2018年12月5日，一审法院立案受理（2018）粤73民初3698号民事案件（简称3698号案），该案系熊某以荟上承公司未经许可擅自制造、销售侵害其外观设计专利权的产品为由提起的民事诉讼；同日，另有（2018）粤73民初3695号、3696号案件在一审法院立案受理，均是熊某以同一专利权针对案外不同主体提起的专利侵权之诉。2019年1月17日，荟上承公司就涉案专利提起无效宣告请求。经查，熊某在（2017）粤民终1146号民事判决所涉案件中已经经历类似情形，其已经具备相应的法律认知能力。2019年6月4日，涉案专利被宣布全部无效。此后，熊某提出撤诉申请，一审法院准许其撤回起诉。

荟上承公司随后提起诉讼，请求判令熊某赔偿其经济损失10万元，并承担本案诉讼费。广州知识产权法院一审判决熊某赔偿荟上承公司经济损失25000元，并驳回荟上承公司的其他诉讼请求。

熊某不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东高院二审认为，本案争议焦点为熊某提起3698号案诉讼的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼。虽然熊某提起3698号案诉讼时享有涉案外观设计专利权，但在涉案专利申请日前，与涉案外观设计专利相同的产品实物或图片已经被微信公众号“熊某工作室”、腾讯视频所公开发布，熊某对于涉案专利已在申请日前为公众知悉的情况理应是知晓或允许的，其对自身提起3698号案所依据的权利基础存在明显瑕疵是明知或应知的。再者，熊某于2017年已经将涉案外观设计在腾讯视频、微博等网站在先公开，在此情形下，当案外人在阿里巴巴平台申诉成功时，其应当注意到涉案专利不具备稳定权利基础的事实。此外，基于其在（2017）粤民终1146号民事判决所涉案件中已经经历类似情形，熊某已经具备相应的法律认知能力，故对其涉案专利的正当行使应当具备较高注意义务。综上，法院二审判决 ：驳回上诉，维持原判。

典型意义

随着我国知识产权保护力度的加强，抄袭、抢注他人智力成果，通过诉讼牟利等恶意诉讼现象也日益增多。近年来，虽然有部分法律、法规对“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”这一知识产权诉讼领域的新类型案件作出原则性的规定，但该类案件在诉讼主体、构成要件、主观恶意的裁判标准等具体问题上，尚未有明确、细致的法律规定，在司法实践中需要进行摸索、探究及总结。

本案中，二审法院从行为人是否明知其专利权权利基础具有瑕疵，其经过之前的诉讼对于现有设计的法律概念应当知晓，其对他人是否构成侵权具有相关判断能力等多方面，对当事人是否具有提起诉讼的主观恶意等问题进行了分析、阐述。该案判决对于类似案件的审理具有借鉴意义和指导价值，彰显了我国坚决遏制和有力打击知识产权恶意诉讼的决心，维护了诚信诉讼的体系和公平竞争的社会秩序，净化了知识产权创新环境，并对市场主体不诚信的专利申请行为和诉讼行为具有警示、震慑作用。