许诺在专利期限结束后销售专利产品是否构成侵权？

摘要：我国专利法第11条规定，在专利保护期结束之前，未经权利人许可不得许诺销售专利产品。然而，许诺在专利期限结束后销售专利产品，是否属于该条的侵权行为，需要进一步解释和澄清。2006年德国联邦最高法院的辛伐他汀案对这个问题给出明确的答复。不过，透过该案，我们能看到德国历史文献中的具有启发意义的其他不同意见。

关键词：许诺销售，许诺提供，专利侵权

目次

1  问题的提出

2  德国联邦最高法院的“辛伐他汀案”

2.1 案件事实和经过

2.2 BGH判决的说理

3  德国专利法文献中的相关论述

3.1 许诺销售“入法”

3.2 立法术语从Feilhalten到Anbieten的更替

3.3 许诺在专利期限届满后销售的合法性讨论

4  结语

1 问题的提出

自从2001年从TRIPS协议引入许诺销售（offering for sale）的概念之后，我国专利制度对许诺销售的规范，体现在现行专利法第11条和《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》第24条上。根据前者，发明、实用新型和外观设计专利权被授予后，除法定的例外情形，在专利保护期结束之前，排他地保留给专利权人的针对专利产品的生产经营性行为共有五种，即制造、使用、许诺销售、销售、进口。依据后者，专利法第11条的许诺销售，是“以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。”

那么，依据我国上述法律规定，

（1）如果涉嫌侵权人在专利保护期限行将届满之前，向特定人或者公众许诺，在专利届满之后，将向他们提供、销售有关的专利产品的，是否构成专利侵权？

（2）国内涉嫌侵权人向不存在专利保护的国外发出销售的许诺（或者从国外向国内做出上述意思表示，或者许诺在两个外国国家间销售），是否构成专利侵权？

（3）许诺专利产品的租赁或者许诺专利许可（而非销售），是否构成专利侵权？

这些诸多的问题，并不能从我国上述规定中直接得出明确的答案，或至少依赖于法律具体适用时的解释。同样，业界和学界在2001年修法之后对许诺销售问题的热烈探讨，也由于我国专利实务历史短、“故事”不多的缘故，没有探究到这么细致的层面。

就上述第一个问题，德国联邦最高法院（以下简称BGH）在2006年12月做出了一个可资借鉴的典型判例（BGH - X ZR 76/05 – Simvastatin，以下简称“辛伐他汀案”），而且，查阅德国历史文献，也可看到与之相关的颇为丰富的理论探讨。因此，本文首先介绍该案件的事实经过和裁判说理，接着梳理德国专利法历史文献对该问题的分析，以期在这个问题上获致对许诺销售规制的进一步了解。限于篇幅和时间，其他问题不在此评述。

2 德国联邦最高法院的“辛伐他汀案”

2.1 案件事实和经过

原告K.L.& Co.是一家世界知名的美国药品企业，是一种名为“辛伐他汀”的降血脂药品的所有权人。就该药品，原告持有覆盖德国的欧洲专利（EP 0 033 583）。在该专利期限届满之后，原告又从德国专利商标局获得补充保护证书（SPC 193 75 002），有效期至2003年5月6日。原告自己销售同时也进行专利许可，其中包括两个所谓的“提前进入”许可（“early entry”- Lizenzen），即允许被许可人在2003年3月13日将仿制药上市。被告BE GmbH是德国一家举足轻重的仿制药制造公司，该公司提前推销一种名为“Sim”的、含有辛伐他汀活性物质的降血脂药品，具体行为包括：

（1）在辛伐他汀SPC届满前数周时间里，于2003年3月12、21、22、24日，4月10日，在医药报纸上通告，他很快在5月7日开始就可以上市其降血脂药品；

（2）在2003年4月9日之前，直到5月1日，在IFA数据库中登录名为“Sim”的药品，并且在面向医生、药剂师和药商的药品信息系统“Lauer-Taxe”上登记该药品，提供药品获取和价格的信息。

原告认为被告的行为侵犯了其补充保护证书，于是向杜塞尔多夫地方法院申请临时禁令，禁止被告在保护期内许诺提供含有辛伐他汀的药品，并要求被告对其在“Lauer-Taxe”系统上的广告行为所引起的包括以后产生的损害，承担赔偿责任。被告则请求法院驳回有关损害赔偿的请求。2004年杜塞尔多夫地方法院基本依照原告的申请做出了裁判；2005年上诉法院维持了一审判决。被告于是向BGH提起上诉，理由主要有两点：

（1）其在广告中并没有具名原告的专利药品；

（2）其唯一目的是为了让市场知悉在补充保护证书结束后会提供新药，从而加强其市场地位，由于完全没有在权利保护期内销售、提供药品的意思，因此不构成专利法第9条的许诺提供（Anbieten）侵权。

在2006年的终审裁判中，BGH同样驳回了德国公司BE的上诉。

2.2 BGH判决的说理

针对被告第一个抗辩理由，BGH认为，尽管被告在广告中没有明确地提到受保护的专利产品的名称，也没有提到药品所包含的活性成份辛伐他汀，但通过本案所查明的各项事实和情节，相关的受众应该已经形成这样的印象，即被告的广告活动指向的就是受到补充保护证书所保护的药品。因此，在认定被告于广告中许诺提供含有辛伐他汀活性物质的降血脂药品的事实上，上诉法院在法律和程序上都是正确的。 

针对第二个抗辩理由，即不存在德国专利法第9条中的许诺提供，BGH认为被告误解了许诺提供的概念。BGH指出，一项要约（Angebot）即便仅针对保护期届满之后缔结的法律行为或者提供行为的，也属于专利法第9条的范畴。BGH承认，许诺在专利保护期届满之后的销售，是否构成专利侵权，在德国判例中存在争议，例如汉堡法院就曾做出不构成侵权的判决。不过，BGH认为，上诉法院（杜塞尔多夫州高等法院）的观点更加符合有代表性的主流见解。BGH认为，根据德国和欧洲层面（尚未生效的共同体专利条约）专利立法，许诺销售是一项独立的实施样态，必须独立加以判定。即便一个没有结果的要约，没有导致真正的销售行为，也不妨构成专利侵权。从禁止许诺提供专利产品的意义和目的出发，审判团确信，专利权人在保护权存续期间，对所有侵权行为（因此也包括许诺销售）都应该享有一样的救济权。无论是狭义的侵权行为诸如制造或者进口行为，还是准备阶段的行为如许诺销售，只要符合了法定要件而并非仍属于预备状态的，在专利保护和补充保护证书期间，都应不予区分地给予保护。 因此，BGH认为，根据德国专利法第16条a（2）关于补充保护证书参照适用专利保护的规定，以及专利法第9条有关专利权排他效力的规定，被告的广告行为已经属于许诺销售，构成德国专利法第9条第2句第1项的法律禁止的侵权样态。

3 德国专利法文献中的相关论述

3.1 许诺销售“入法”

德国立法者很早就关注到许诺销售这一需要法律规制的环节。由俾斯麦颁布的全德第一部专利法（1877年）在第4条第1款中，就将许诺销售与制造、投入流通（in Verkehr bringen）并列在一起：“专利权具有下述效力，即任何人未经专利权人许可，不得营利性地对发明客体进行制造、投入流通或者许诺销售（Feilhalten）”。 有意思的是，在这部立法中，另外一种实施专利权的行为样态“使用”（Gebrauch），并没有与上述三种实施样态（制造、投入流通或者许诺销售）放在一起，而是单独出现在第二款的规定中，且仅针对方法和工业装置类发明。

第二款的这种作法，在德国第一次修改专利法时被废除，根据1890年修法文献的记载，废除理由是该款规定将专利权的“使用排他权”不适当地限制在法条列举的数种客体上，缩小了专利权的保护范围，造成了实践上的困难。 于是，德国专利法第4条的规定在1890年后就变成现在我们所熟悉的样子了：“专利权赋予专利权人排他的、营利性地对发明客体进行制造、投入流通、许诺销售或者使用的效力。如果专利授予给一项方法，则该效力也扩展到由方法所直接制造的产品上”。尔后这一规定基本没有变化， 直到1984年专利法（现行德国专利法）第9条才又做了点内容的变化，增加了对进口行为以及占有行为的规范，并首次正式使用Anbieten（许诺提供）一词。

3.2 立法术语从Feilhalten到Anbieten的更替

从立法术语来看，1984年专利法用Anbieten来对应英文的offering for sale（许诺销售），而在此之前的各版德国专利法都采用了Feilhalten一词。从Anbieten到Feilhalten的改变，并不意味着立法者对许诺销售这种行为样态的内涵理解出现了重大变化。比较同样用德语的瑞士和奥地利，可以发现，瑞士专利法第8条第2款与德国一样，也用Anbieten一词来对应英文的offering for sale（许诺销售），但是奥地利现行专利法第22条第1款依然采取Feilhalten的表述。 此外，从德国权威学者们不同时代的论述中，我们也可以得出这样的结论。例如，Jsay 在1932出版的专利法评论中指出，Feilhalten既非要约邀请，也不是要约，它是一种让第三人知晓，有意进行营利性财产让渡的行为，让渡的法律形态可以是销售、租赁或者其他形式； 在立法术语更替为Anbieten之后，由Benkard编著的当代最具影响力的专利法评论也有类似表述，即Anbieten是一种能让第三人明确其有意进行产品和方法的财产让渡或者实施许可的行为，例如陈列、展示库存商品进行报价；Krasser法官在其久负盛名的德国专利法教科书（2009）中更是直接地指出，“Anbieten的构成要件，与旧法的Feilhalten一致”。

不过，从Feilhalten（许诺销售）到Anbieten（许诺提供）的变化，似乎也从另外一面印证了德国司法和立法对许诺销售理解的深入。例如，Busse（1999）在赞同Feilhalten对应于Anbieten的同时也指出，根据判例，旧法的Feilhalten已经被理解为不仅是“许诺以售出”（zum Verkauf halten）而且也指“Feilbieten”，即“许诺出售或购买”（zum Verkauf oder Kauf anbieten），或者指涉“许诺提供......以缔结买卖、租借、租赁协议可以让渡的该类客体”。 也即，在1984年立法术语变更之前，德国是通过判例解释来扩大Feilhalten一词的内涵的。相比之下，Anbieten一词明显比前者更具有包容力，能够涵摄更广泛的行为类型，因此这一术语的更替也在常理之中。

3.3 许诺在专利期限届满后销售的合法性讨论

在辛伐他汀案之前，德国文献已经不乏相关的讨论。这些由知名法官和学者所编撰的学术文献，尽管主流意见与BGH的辛伐他汀判例是一致的，但也出现了截然不同的声音，与历史上曾经出现过的司法判例相呼应。

(1)不构成专利侵权

Heinrich Tetzner（1972）是这一观点的大力支持者。他认为，如果在专利保护期内缔结一份涉及受专利保护的机器供货合同，且根据该合同，供货行为仅在专利保护期满之后才出现的，并且机器制造仅发生在专利期限届满之后的，不侵犯专利权。他认为专利期限届满之后的时间是一个自由时间，指向给自由时间的法律行为，不应被认定非法。而且，既然专利期限届满后的制造和提供行为不违法，那么认为这些合法行为的准备行为（许诺提供或者销售）非法，就是自相矛盾的。 他指出，如同著作权领域允许在著作权保护时间届满之前的准备性印刷一样，只要行为的目的是指向权利失效之后的，那么准备行为本身不构成侵权。 

Heinrich Tetzner还引用了德国帝国法院以前的两个判例（RG 28.12.10和RG 9.4.43），前一判决认为，如果在德国国内的交易行为涉及专利方法或者由此制造的产品，但交易指向没有专利保护的国外的，并不侵犯专利权；后一判决认为，如果合同明确规定，仅在专利保护期间届满后供给专利产品的，并在专利保护期内没有制造行为的，缔结合同本身不构成专利侵权，因为这类行为明确地指向将来专利不受保护的时候。 他指出，前一判例虽然针对空间效力，但也可以类推适用在时间效力上；而后者说明了，既然合同本身不构成侵权，则合同准备行为如许诺销售，更不属于侵权行为。 他甚至指出，在这种情形下，许诺销售的并非是一个受专利保护的客体，而是一个“已然不受专利保护的物品（eine patentfrei gewordene Sache）”。

Heinrich Tetzner的另一个理由在于促进市场透明和竞争。他认为，假如认定这种行为违法，无疑将实际地延展了专利权人的垄断地位的期限，因为竞争者无法快速有效地在专利期限之后供应专利产品。相反，如果允许竞争者在专利权行将结束之前进行制造准备，并允许其通告相关利益人，则相关消费者将面对更加透明的市场，这有助于削弱专利权人在专利保护期届满之后初期的垄断保护。

(2)特殊情况下构成专利侵权

这类观点也以帝国法院以前的判例为基础，认为应在个案中判断许诺在专利期限届满后销售的合法性，并主张这类行为在特殊情况下会构成专利侵权。例如，Karl Nastelski（1968）指出，根据帝国法院判决（RG 19.6.1918），在专利保护结束之前，允许缔结制造专利产品的合同，只要制造行为仅出现于专利保护期结束之后。据此当可推论，帝国法院同样支持竞争者在专利期满行将结束之前的许诺销售行为。因为既然缔结合同本身是合法的，那么至少也适用其预备阶段即许诺销售。 

但是，他又指出，缔结合同是合同双方的内部行为，公众一般关注不到，但许诺销售除了单一报价行为，一般是针对公众的。因此，最好不要一般地认定专利届满之前的许诺销售是合法的或者非法的，而是根据案情的细节做出判断。例如许诺销售的方式扰乱市场并因而对专利权人造成商业损害，则应当认为构成专利侵权。就此，如果有诸如价格比较等伴随情形，许诺销售会被视为不合法。

(3)构成专利侵权

这是主流的观点。其核心理由是许诺销售（提供）属于独立的实施形态，因此，被许诺销售的商品是否投放市场、何时投放市场、在哪里投放市场，都不影响许诺销售的构成。根据BGH的陈述，在辛伐他汀案出现之前，该观点已经为德国大多数学者和法院所接受。

例如，Jsay（1932）认为，如果商品说明书在国内分发，即便商品位于国外，则在国内同样存在一项许诺销售；另外，即便在要约中通知，商品的销售仅在专利终止后才开始，如果该要约的扩散发生在专利届满之前的，也构成实施专利的许诺销售。

Guenter Wilde（1971）认为，主张不构成侵权的观点没有注意到，许诺销售行为自身已经是一种实施行为，立法者考虑到该行为对专利权的危害，已经将实施许诺销售的排他权，保留给了专利权人。他指出，正是基于这样的理由，帝国法院后来修正了之前所持的签订合同（Vertragsabschluss）不侵犯专利权的观点，认为仅当与许诺销售无关时，缔结一份涉及在专利期限届满后销售的合同才具有合法性（RG GRUR 1943，247，248）。

Karl Bruchhausen（1981）也持同样观点，认为许诺在专利保护期结束之后制造并销售的，构成实施专利的行为。

4 结语

随着BGH辛伐他汀案裁判的做出，许诺在专利期限结束后销售专利产品的合法性问题，已经在德国尘埃落定。明显的佐证是最新的德国专利法教科书和专利法评论都径直指出其属于侵犯专利权的许诺销售，而不再像上世纪80年代之前的著述一样，详细论证其利弊和合法与否。不过，即便已盖棺论定，辛伐他汀案以及相关的论辩仍可启发我们去思考专利权（甚至著作权）行将结束之前这个特殊时期的利益调整问题。那些非主流看法，例如Heinrich Tetzner有关促进专利期限届满初期的市场竞争和价格透明观点，以及Karl Nastelski从不正当竞争视角来区分个案的合法性，在今天看来仍旧闪耀着智慧的光芒。我国专利法在2008年第三次修改时增加的第69条第（5）项（即所谓的“Bolar例外”），允许仿制药竞争者在专利保护期内提前实施专利，获取行政审批的信息，以便在专利保护期结束后马上将药品上市，其本质不正是出于避免专利期限届满初期的竞争不足吗？

注释

[1] BGH, Simvastatin, Urt. v. 5. Dezember 2006 - X ZR 76/05，http://www.rechtliches.de/urteile/BGH_Simvastatin.html

[2] Entwurf einer Novelle zum Patentgesetz, Reichsanzeiger,No.68, 17, Maerz, 1890.

[3] Herrmann Jsay, Patentgesetz, Verlag von Franz Vahlen，1932.

[4] Georg Benkard/Werner Ballhaus/Karl Bruchhausen/Ruediger Rogge/Eike Ullmann，Patentgesetz, 7 Auflage, Verlag C.H.Beck, 1981.

[5] Rudolf Krasser，Patentrecht,6 Auflage, Verlag C.H.Beck, 2009.

[6] Rudolf Busse/Alfred Keukenschrijver/Klaus Schwendy/Thomas Baumgaertner, Patentgesetz, 5 Auflage, Walter de Gruyter GmbH & Co. Kg,1999.

[7] Eduard Reimer/Karl Nastelski/Rudolf Neumar/ Ernst Reimer/Wilhelm Truestedt,Patentgesetz, 3 Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, 1968.

[8] Heinrich Tetzner, das Materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland，Fachverlag Dr.N. Stoytscheff,1972.

[9] Philipp Moehring/Guenter Wilde/Franz Wuesthoff/Rudolf Nirk/Helmut Bendler/Hans Gerd Hesse/ Hans-Juergen Technau, Klauer- Moehring Patentrechtskommentar，Verlag Franz Vahlen，1971.

[10] Peter Mes，Patentgesetz,2 Auflage, Verlag C.H.Beck, 2005.