注册商标退化为通用名称的司法认定

要旨: 商标确权行政案件包括商标权无效行政案件和商标权撤销行政案件，商标被宣告无效和被撤销注册，法律效果完全不同。注册商标退化为商品通用名称，无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能，则可以被撤销注册。当退化为通用名称的注册商标被撤销后，商标权自撤销公告之日起灭失，作为商品通用名称进入公有领域，可被其他经营者使用。注册商标退化为通用名称的认定关涉个体利益和公共利益的权衡，应以整体判断为原则，以撤销申请日为一般判断时间点，以相关公众的通常认知为判断标准，以通用名称指向的商品为撤销商标专用权的范围，关注已退化为商品通用名称的客观事实，不以商标权利人是否存在主观过错为转移。

一、案情

2011 年 9 月 7 日，典发食品（苏州）有限公司（下称典发公司）向国家知识产权局提出诉争商标的注册申请。诉争商标于 2013 年 2 月28 日获准注册，核定使用在第 29 类“豆腐；豆腐制品”商品上。2016 年 6 月 27 日，上海清美绿色食品（集团）有限公司（下称清美公司）曾以诉争商标为商品的通用名称，缺乏显著特征，违反 2001 年修正的《中华人民共和国商标法》（下称 2001 年《商标法》）第十一条第一款第（一）项规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局经审查认定不足以证明在诉争商标注册前，千页豆腐已成为相关行业及消费者对豆腐、豆腐制品商品约定俗成的通用名称。后经过一、二审行政诉讼，法院维持诉争商标的注册。

2018 年 11 月 19 日，清美公司以诉争商标已退化为商品的通用名称，违反 2013 年修正的《中华人民共和国商标法》（下称 2013 年《商标法》）第四十九条第二款为由，向国家知识产权局申请撤销诉争商标在“豆腐 ；豆腐制品”核定使用商品上的注册。2020 年 11 月 13 日，国家知识产权局作出被诉决定，认定 ：在案证据尚不足以认定诉争商标构成《商标法》第四十九条第二款所规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形，决定 ：诉争商标在“豆腐；豆腐制品”商品上的注册予以维持。清美公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

清美公司在商标行政阶段和诉讼阶段提交了中国食品工业协会豆制品专业委员会出具的函件，行业标准，各种期刊、报纸、书籍、网站有关“千页豆腐”的报道和介绍，专利检索报告，消费者认知度问卷调查报告，电商平台销售情况等证据。典发公司在商标行政阶段和诉讼阶段提交了典发公司及其商标所获荣誉、销售发票、维权记录等。

二、审判

北京知识产权法院一审认为 ：结合清美公司新提交的证据，亦不足以证明在诉争商标核准注册日至清美公司提出撤销申请的这段时间，诉争商标已退化成为“豆腐 ；豆腐制品”商品上的通用名称，故判决驳回清美公司的诉讼请求。[1] 清美公司不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为 ：判断诉争商标是否成为核定使用的“豆腐；豆腐”商品的通用名称，应从诉争商标标志整体出发。根据清美公司提出撤销申请之时直至国家知识产权局审查和原审法院审理之时，全国范围内相关公众的普遍认知予以判断。从标志本身来看，诉争商标由中文“千页豆腐”构成，“千页”“千页豆腐”并非由典发公司独创或臆造的词汇。从消费者认知情况来看，在大众点评、新浪微博、下厨房、哔哩哔哩等受众群体广的应用软件中，“千页豆腐”绝大部分是指制作美食的食材、原料及菜品名称。从同业经营者的使用情况来看，在淘宝、京东等电商平台上，“千页豆腐”绝大部分是指向豆制品类的小吃零食、食材。从第三方的介绍和报道来看，相关书籍、报纸期刊、网络媒体中有大量关于“千页豆腐”的介绍文章是指豆腐或豆腐制品的商品名称。综上，至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品，且上述认知并不限于特定地域，而是全国范围内的普遍现象，“千页豆腐”已成为“豆腐 ；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。故诉争商标作为一个整体使用在“豆腐 ；豆腐制品”商品上，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销。北京市高级人民法院判决 ：撤销原审判决和被诉决定，责令国家知识产权局重新作出决定。[2]

三、重点评析

（一）商标与通用名称的差异与关联

商标和通用名称虽然均是一种符号，但在功能上具有本质区别。商标是商品的生产者、经营者或者服务的提供者为了标明自己、区别他人而在自己的商品或者服务上使用的标志。在商品或者服务上使用的标志不一定就是商标，只有用以标明这一商品或者服务区别于他人同类商品或服务的标志才是商标。[3] 因此，商标的基本功能是指示商品来源。通用名称是某一类商品或服务的通常名称。布莱克法律词典将通用名称（generic name）定义为 ：一般性地描述某物而非指明该物的来源或制造者的名称。因此，通用名称的主要功能是描述事物而非标识事物来源。一般认为，通用名称属于社会公共资源，市场参与者皆可公平使用，不应被赋予垄断性权利，否则不利于公平市场竞争。

商标和通用名称虽具有功能性差异，两者在市场流通中发挥不同功能，但市场的动态变化以及消费者对两者承载信息的交叉认知，可能导致商标和通用名称的功能重叠甚至互相转化。某类商品或服务的通用名称经过某经营主体长期、连续地商标性使用获得“第二含义”，从而具备显著特征，获准注册 ；注册商标获准注册后，出于各种原因可能导致该注册商标逐渐失去显著特征，成为其核定商品的通用名称，“商标”的含义指向商品本身，使得“商标”不再具有标识和区分商品来源的功能，从而导致被撤销注册，该情形即为注册商标退化为通用名称。

商标法未对通用名称予以分类。2010 年最高人民法院颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（下称《商标行政案件意见》）第七条明确，通用名称包括法定和约定俗成的通用名称两种，并对法定和约定俗成通用名称的通常认定标准提出指导性意见。[4] 2017 年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《商标授权确权规定》）第十条延续了《商标行政案件意见》第七条的规定。

（二）商标确权行政纠纷中涉通用名称的程序设计

1983 年《商标法》第八条规定商品的通用名称不得作为商标使用，同时对已注册商标的确权开创了商标争议程序和商标撤销程序。1993 年《商标法》基本延续 1983 年《商标法》，同时明确注册商标为商品的通用名称是商标争议程序中撤销注册商标的情形。2001 年《商标法》第十一条规定商品的通用名称不得作为商标注册，即将通用名称从禁用标志转变为禁注标志，同时明确违反该法第十一条的情形属于商标争议程序中的撤销事由。2013年《商标法》延续了 2001 年《商标法》第十一条，此次修正将商标争议程序修改为商标无效宣告程序，违反该法第十一条是无效宣告的事由，同时商标撤销程序中增加了注册商标成为核定使用商品的通用名称之情形。2019 年《商标法》未对通用名称问题再做调整。由此可见，2013 年《商标法》之前，我国商标法没有“商标权无效”的概念，均统称为“商标权的撤销”，而商标争议程序下的“商标权的撤销”本应属于商标权的无效。2013 年《商标法》才区分了商标权终止的不同原因，即商标权的无效和商标权的撤销。

商标权的撤销和商标权的无效法律效果截然不同。商标权的撤销是指因商标权产生之后的事由使商标权丧失了继续受保护的基础，商标主管机构作出取消该商标注册的决定，但商标权的取得并无瑕疵，被撤销的商标权在被撤销前是有效的。商标权的无效是指因商标权的取得存在瑕疵，由商标主管机构宣告商标权自始没有法律效力。法律规定了注册商标应当符合的条件，但由于审查阶段的疏漏或审查阶段难以发现的原因，某些不应该核准注册的商标申请也可能获得注册，无效制度为这种情形提供补救。[5]2013 年《商标法》之下，诉争商标在申请注册之时自始即为商品通用名称纳入商标无效宣告程序，诉争商标在获准注册之后丧失显著特征嗣后成为商品通用名称纳入商标撤销程序，对于前者自始无效，对于后者自撤销公告之日起商标专用权丧失。

（三）商标权撤销复审行政案件中注册商标退化为通用名称的判断

商标法之所以规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销，根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能，消费者认牌购物的基本需求无法得到保障，其他经营者自由使用公共标志的正当权利可能受到阻碍。当退化为通用名称的注册商标被撤销后，则不再是商标权人的私有财产，而是进入公有领域，可被其他经营者使用。通用名称的认定既是法律事实认定，也蕴含价值判断，背后是个体利益和群体利益博弈的体现。如何在商标权撤销复审行政案件中平衡二者关系，合理界定商品通用名称和商标则显得至关重要。

1. 以整体判断为原则

判断诉争商标是否成为核定使用商品的通用名称，实质上涉及诉争商标是否具有显著特征的判断，应当遵循整体判断原则。如果诉争商标因为包含其他显著部分而在整体上能够发挥识别商品来源的作用，则不应因其同时包含核定使用商品的通用名称，而予以撤销。反之，如果诉争商标中除核定使用商品的通用名称外，还包含其他部分，但该其他部分的加入并不能使得诉争商标整体上具备显著特征，则应予撤销。

2. 以撤销申请日为通常判断时间点

以不同的时间点判断注册商标是否退化为通用名称，基于事实状态可能发生根本性变化，也会得出不同结论。在商标权撤销复审案件中，确定合理的判断时间点是首先面对的问题。《商标行政案件意见》第八条规定，判断是否属于通用名称原则上应当以商标注册申请时的事实状态为准，在核准注册时已经变成通用名称的或者已经不是通用名称的，以核准注册时为准。因此，在 2001 年《商标法》未规定注册商标退化为通用名称予以撤销程序的前提下，其解决的实质上是商标争议程序中“商标权是否应予无效”的问题，即商标权的取得是否存在瑕疵的问题。这就决定了以商标申请日为原则判断时间点，核准注册时发生变化则以核准注册日为准。2013 年《商标法》虽然规定了注册商标退化为通用名称予以撤销程序，但《商标授权确权规定》相关条款无论在措辞还是精神上均延续承继了《商标行政案件意见》。因此，可以得出司法解释虽然对通用名称的判断时间点作出相关规定，但针对的还是商标权无效宣告行政案件中对通用名称的判断，而不是商标权撤销复审行政案件中的判断。

根据体系解释及价值衡量，判断诉争商标是否成为退化为商品的通用名称，一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准 ；行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化的，以审查及审理时的事实状态判断其是否成为通用名称，主要理由是 ：

（1）2013 年《商标法》第四十九条第二款同时规定了商标连续三年不使用的撤销和退化为商品通用名称的撤销两种情形。对于前者，以撤销申请人提出撤销申请之日作为基准日向前推三年作为指定期间。基于同一法律条文本身的内在统一性，商标退化为商品通用名称的撤销也应以撤销申请人提出撤销申请之日作为基准日。

（2）注册商标被宣告无效和注册商标被撤销的法律后果并不一致。若被无效则自始无效 ；若被撤销则自撤销公告之日起商标专用权终止。注册商标被撤销并不发生自始无效的法律后果，故无需对诉争商标申请注册之日的可注册性予以判断，以撤销申请人提出申请之日作为基准日符合商标撤销的法律后果。

（3）注册商标通用化的过程可能是逐渐演变、不断发展变化的，如果审查或审理过程中产生的证据能够进一步说明注册商标通用化的趋势和事实，而不予考虑，则当事人只能依据该事实另行提出撤销申请。一方面，程序上不经济 ；另一方面，对其他经营者亦不公平。注册商标成为通用名称后，意味着其不再具备区分商品来源的功能，其他经营者根据商标法的规定有正当使用的权利。被撤销的注册商标，其注册商标专用权自商标撤销公告之日起终止，这意味着从注册商标成为通用名称到注册商标权利灭失可能会有较长时间差。由于注册商标退化为通用名称的判断通常会考量商标权利人对他人将其注册商标作为商品名称使用的行为的态度，故其他正当使用的经营者很可能会面对商标权利人发起的维权行为。前述时间差越长，对其他经营者越不公平，对竞争秩序的维护越不利。而采纳审查和审理过程中的事实，避免重新启动撤销程序，有利于缩短前述时间差，维护公平竞争的市场秩序。

3. 以相关公众的通常认识为判断标准

判断诉争商标是否退化为通用名称，应以相关公众作为判断主体。相关公众分为两类，即“有关消费者”和“与营销有密切关系的其他经营者”。“有关消费者”一般可以理解为依托产品或者服务而限定的具有特定消费习惯或者特定身份的实际消费者、潜在消费者、使用者或者操作者等，同时还可能需要考虑风俗习惯、历史地域、行业分布等因素予以限定。“与营销有密切关系的其他经营者”一般可以理解为商品或者服务的生产制造、市场销售等环节具有紧密联系的其他经营主体。诉争商标退化为通用名称的过程离不开“与营销有密切关系的其他经营者”的推广使用行为，而“有关消费者”的认知可以用以检验注册商标是否退化为商品通用名称。当然，诉争商标退化为商品通用名称作为一个动态变化的过程，最终应以上述相关公众的通常认识作为判断标准。而所谓相关公众的通常认识，并非绝对普遍化认知，应是相关公众多数人的普遍认知，而非小部分相关公众的个别认知。

4. 以通用名称指向的商品为撤销范围

诉争商标退化为通用名称而予以撤销的商品一般仅限于通用名称所指向的商品，不包括类似商品，即对申请注册或核准注册之时具备显著特征但由于核准注册之后的情势变迁而成为商品通用名称、不再具备显著特征的商标予以撤销。事实上，缺乏显著特征的标志除通用名称外，还包括仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量特点的标志等其他情形。注册商标通用化虽然是最常见的失去显著特征的情形，但不排除由于核准注册后的使用行为导致某商标成为描述所核定商品的主要原料、功能用途的词汇的情形。商标法并未规定所有失去显著特征的商标均应予以撤销或采取相应的立法模式，而是明确了通用名称这一种撤销情形。

5. 不以商标权利人是否存在主观过错为转移

商标退化成通用名称往往不是某一单一原因导致，既有可能是商标本身显著特征较弱，也可能与商标权利人的不当使用有关，还可能与其他经营者的使用行为有关。在实践中，主要对于商标权利人自身积极适当使用注册商标，但由于其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因，最终产生注册商标通用化的后果，应否由商标权利人承担注册商标被撤销的法律后果，有一定争议。之所以倾向采用“无过错标准”，主要考虑到注册商标退化为通用名称更关注的是通用化的后果是否形成，而非通用化形成的原因以及商标权利人在阻止通用化的过程中的努力。商标权利人的行为会影响通用化的进程和结果，但通用化的结果一旦形成，当相关公众普遍认为该注册商标指代了一类商品，则注册商标理应被撤销。如果注册商标已经成为核定商品的通用名称，但因系其他经营者和社会公众的原因而造成，或者因商标权利人无过错而继续维持商标权有效，则难免消费者的搜索和辨识成本、其他经营者的表达成本、沟通成本和维权成本、公权力机关处理纠纷的成本。而整体社会成本的投入所换来的更多只是注册商标在形式上的有效。因此，对于注册商标退化商品通用名称可被撤销注册进而失权的制度设计来说，在注册商标权利人已取得的形式上合法有效的商标专用权和社会公众能够方便、准确的指代特定商品从而确保社会信息交流顺畅的公共利益之间权衡，优先保障社会公共利益的实现是较为妥当的选择。

本案中，清美公司依据 2013 年《商标法》第四十九条第二款规定请求撤销典发公司的诉争商标，以清美公司提出撤销申请日为判断时间点，截至到原审法院审理之时，结合在案证据，相关公众普遍的认知已经将“千页豆腐”识别为核定使用的“豆腐 ；豆腐制品”上的通用名称，即使典发公司在通用化的过程中进行了一定维权，但典发公司自身对于诉争商标的使用并不足以保持诉争商标的显著特征，进而使得相关公众至今仍将其普遍认知为注册商标而非商品名称。

注 释：

[1] 北京知识产权法院（2020）京 73 行初 18107 号行政判决书.

[2] 北京市高级人民法院（2022）京行终 51 号行政判决书.

[3] 刘春田 . 知识产权法（第六版）[M]. 北京 ：中国人民大学出版社，2022 ：251.

[4] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条第一、二款规定，“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称 . 依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称 . 相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称 . 被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考 .”

[5] 汪泽 . 中国商标法律现代化——理论、制度与实践 [M]. 北京 ：中国工商出版社，2017 ：326.