论商标法视野下作品名称、角色名称商品化权益的保护

作品名称、角色名称的商品化权益指的是权利人或经过许可的第三方，将作品及角色的名称与商品或服务结合，借助其知名度和认同感增加吸引力，使消费者出于喜爱购买商品、接受服务而产生的民事权益。[1] 自20 世纪90 年代商品化现象引起法律纠纷以来，学界从未停止对商品化权益进行保护的探索，主要围绕保护的正当性基础、保护模式选择以及保护范围等问题展开。近年来，作品名称、角色名称成为了矛盾突出、亟需保护的对象。司法实践通过出台司法解释、审理指南以及发布典型案例，逐步明确、完善对以上“两类名称”商品化权益保护的规则，承认可以将其作为在先权益纳入到《商标法》第三十二条“在先权利”条款的保护范围中，但是在具体的构成要件和保护范围上仍然存在冲突和模糊之处。本文拟结合相关司法解释和典型案例，进行商品化权益保护的正当性证成，并在此基础上明确考量因素和权利范围，以期为“两类名称”商品化权益保护规则提出完善借鉴。

一、作品名称、角色名称商品化权益保护概况

通过梳理我国司法实践对商品化权益保护态度的历史进程，可以发现其大致经历了四个阶段，分别是：不承认不保护；利用“不良影响”等条款保护；作为“在先权利”保护；作为“在先权益”保护。

早期判决对商品化权益保护持否定态度，原因在于，一方面，法院认为作品名称、角色名称大多数无法满足独创性要求而无法受到《著作权法》保护；[2]另一方面，“商品化权”并非法定权利，且权能范围也不清晰，因此不属于《商标法》保护的“在先权利”。[3]

随着商品经济的发展，以“哈利波特”案[4]、“蜡笔小新”案[5] 为代表的判决标志着司法实践开始逐渐承认商品化权益，并探索适用“不良影响”“其他不正当手段”条款寻求保护。在“卤西西”案[6]中，法院认为，“鲁西西”为具有显著性的角色名称，维纤宝公司注册“卤西西”商标且使用在猪肉食品等商品上，易使消费者对出处造成误认，其行为违背了诚实信用原则，因此该商标具有“不良影响”。在“皮皮鲁”案[7] 中，法院认为，“皮皮鲁”角色在注册时具有较高的知名度和显著性，邹某鸿申请注册“皮皮鲁”“皮皮鱼”以及与角色形象相近的卡通男孩图形等30 余件商标并使用在食品包装上，不当损害了他人的合法权益，扰乱商标注册秩序，因此属于“以不正当手段取得注册”的情形。

从“ 邦德007” 案[8] 开始，法院承认商品化权益属于受保护的民事权益，并以《商标法》第三十二条的“在先权利”条款作为更加契合的法律保护依据，使权利人能够在商标授权确权程序中通过无效宣告申请阻却他人将“两类名称”注册为商标。在“舒克”案[9] 中，薇美姿公司在牙膏等第3 类商品上注册并使用“舒克”商标。商评委认为，其挤占了作品权利人享有的市场优势地位、交易机会，侵犯了权利人对角色名称所享有的在先权益，构成《商标法》第三十二条规定的“不得损害他人现有的在先权利”情形，故宣告该商标无效。

在总结个案判决的基础上，2017 年，最高人民法院颁布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《商标授权确权规定》）。其中，第二十二条第二款内容初步确立了对“两类名称”商品化权益保护的规则，被认为是首次明确了《商标法》第三十二条权利冲突条款包括“在先权益”，是商品化权益规定的有名化。[10]2019 年，北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》，对商品化权益的表述、认定及限制条件作出了专门规定，为保护部分商品化权益提供了支持。[11]

至此，争议已久的“商品化权益保护”问题看似已有逐渐清晰、完善的规则指引，但是在授权确权和司法裁判中仍然存在正当性基础混乱、考量因素模糊、保护范围不明等问题。面对实践中日益迫切的商品化权益保护需求，需要分析现有规则下对商品化权益进行保护时面临的困境，并有针对性地提出完善建议和保护路径。

二、作品名称、角色名称商品化权益保护面临的困境

01 保护正当性基础未统一

对商品化权益进行保护的正当性理论决定了后续采用何种保护模式，且保护路径和程度必须与正当性基础相适应。虽然法院在个案中详细论证了保护的理由，但是仍存在“同案不同判”的情况。背后的深层原因就在于，正当性理论基础比较混乱。对此问题的主流认识有“劳动成果论”“激励创作论”和“市场混淆论”三种观点。

首先，劳动成果论认为，对商品化权益的保护源于创作者投入的智慧、资本和精力。[12] 由于权利人付出了财力和人力成本，塑造的作品创造了商业价值和商业机会，如果他人未经许可随意将作品在商业活动中进行二次开发利用，则属于不劳而获、窃取他人劳动成果的行为，不仅攫取了本属于创作者的产品市场与商业机会，而且也破坏了市场竞争秩序，有违诚实信用原则。因此，有必要利用商品化权益予以保护。

其次，激励创作论认为，作品名称、角色名称等构成元素属于作品的一部分，对其保护的目的是激励文化创作、推动创新发展。[13]《商标授权确权规定》第二十二条第二款的规定将“作品仍处在著作权保护期内”作为前提条件，认为一旦著作权期限届满，其中的“两类名称”自然因进入公有领域而成为社会公共文化资源，可供任意使用。[14] 该理论似乎将商品化权益视为在原作品基础上而非商品化活动中产生的衍生利益，实质上未承认其独立性。

再次，市场混淆论则从消极权能方面入手，审查商标注册申请时是否会与权利人的“两类名称”产生关联混淆。《商标授权确权规定》将“混淆可能性”作为判断要件，如果将作品、角色名称用于商品或服务上，导致相关公众误认为已经取得了权利人的许可或者与权利人存在特定联系，则可能构成对权利人在先权益的损害。[15]

对商品化权益法律保护的正当性讨论由来已久，《商标授权确权规定》看似统一了标准，但在对“两类名称”的规定上，一方面，以“作品保护期内”为前提，似乎将其视为著作权的衍生利益；另一方面，又以“商品使用”和“混淆可能性”为要件，体现出商标权的保护逻辑，使得该权益的正当性基础更加模糊。[16] 因此，有必要对此根源性问题进行澄清，以实现后续制度设计的自洽性。

02 保护要件和权益范围不明确

《商标授权确权规定》对“两类名称”商品化权益的保护规定了“具有较高知名度”“使用在相关商品上”以及“具有混淆可能性”三个构成要件，在解释和适用方面存有以下争议：

首先，保护“两类名称”需要其具有较高知名度，能吸引消费者购买，但是其知名度来源并不明确。一种观点认为，“两类名称”在作品中的知名度是一种静态利益，若想获得商品化权益的保护，应当另有商品化的活动。[17] 而相反的观点认为，商品化权益的保护只需要具有作品在所属领域原生的知名度即可，以“实际的商品化行为”为要件过于严苛，会无法满足权利人的保护需求。[18]

其次，将判断混淆可能性的对象限定于“相关商品”，而对商品化权益辐射的保护范围并无统一观点。有观点认为，“相关商品”通常只在“相同或类似商品、服务”上具有对抗效力。[19] 另有观点辩驳，关键在于购买者对商品或服务的来源是否产生了混淆误认，涉及保护的类别范围可能会比较广泛。[20]因此，对“两类名称”商品化权益保护的范围难以把握，是否可以跨类保护并不清晰，界限不明等问题必然将导致相关法律关系的混乱。

再次，“两类名称”的商品化权益以“混淆可能性”作为受到损害的判断要件。从条文的表述来看，司法解释以商标意义上的“间接混淆”为要件，即消费者虽然能够辨别商品或服务的来源，但是可能误以为商家已经取得权利人的许可，或者二者之间存在赞助、附属、联营等关系。[21] 而有观点认为，该规定具有局限性，忽略了消费者没有产生混淆，但是基于角色的影响力、吸引力而作出购买决策的情形。对“两类名称”的保护不仅出于指示商品或服务来源的考量，还应当防止对商标显著性、商品消费力的削减。[22] 换言之，该要件能否扩大解释为包含对“两类名称”顾客吸引力的不当使用行为，仍需分析讨论。

三、作品名称、角色名称商品化权益保护规则的完善

01 立足市场混淆理论证成正当性来源

在梳理和分析保护商品化权益的正当性考量后，本文认为，“两类名称”商品化权益保护的正当性基础应为市场混淆论。从形成过程来看，“两类名称”的商品化权益并非固有权利的派生，而是产生于独立、另外的二次开发利用过程中，其正当性来源须有额外的保护基础，即已经使用了商业标志的商品化活动；从功能上来看，“两类名称”经过商品化使用后在性质上是未注册的商标，功能也为区分商品来源、表明商品信誉，因此属于商业标识类权益；从权利构成来看，对“两类名称”商品化权益的保护以“知名度”为要件、以“混淆误认”为后果，遵循了商标保护的判断逻辑。因此，“两类名称”的商品化权益生发于商品化的市场活动中，具有商业标识性权益的属性，且保护的目的为避免相关公众产生关联混淆，应当以市场混淆论作为保护的逻辑起点。

02 阐明保护要件和权益范围

1. 删除著作权保护期的要求

作品名称、角色名称与作品本身并不等同，其产生的商品化权益也不属于著作权的派生利益。“两类名称”往往不属于版权法保护的客体，对其提供额外保护并非基于肯定劳动投入、激励作者创作的目的，而是来源于在市场活动中商业化使用所产生的商业标志性意义。因此，“两类名称”商品化权益的保护无需以原作品未超过保护期为限制和约束条件。笔者建议对《商标授权确权规定》中“在作品著作权保护期内”这一前提规定予以删除。

2. 引入“稳定对应关系”解释知名度要件

《商标授权确权规定》对自然人姓名、企业名称的商品化权益保护规定了“稳定对应关系”标准，[23]这一要件同样适用于“两类名称”，用以明确“较高知名度”的意蕴。“较高知名度”应当被解释为在相关公众的认知中，作品名称、角色名称不仅作为原作品的元素被公众所熟知，发挥了指示作品和著作权人之间稳定联系的作用，而且在二次开发利用中获得了“显著性”，拥有了对应具体商品、服务的“第二含义”，作为商业标志与商品、服务也已经建立起稳定的指向性关系。[24] 换言之，“两类名称”只有同时具备指示作品来源和商品来源的双重功能，在作品之外的其他市场活动领域具备广泛的知名度，通过商品化活动凝结了一定的商誉，才能使得消费者将对原作品的信赖、认同与喜爱情感投射到相关商品或服务上，吸引其选择、购买，增强市场竞争力，从而产生可予保护的商品化权益。[25]

3. 保护范围限于相同或类似商品、服务

在以市场混淆论为保护基础的背景下，对“相关商品”范围的界定可以参照未注册商标的保护力度，应当限于相同或类似的商品、服务范围之内。原因在于，一方面，对未注册商标的保护力度一般弱于注册商标，《商标法》规定未注册商标只有满足了“在相同或类似商品上在先使用、具有一定影响、被恶意抢注”等多项条件，该使用人方有权阻止他人对该商标进行注册；另一方面，即使是驰名商标的跨类保护也并非全类保护，必须考虑商品或服务类别的关联性。因此，应当对未法定权利化的商品化权益的保护范围进行严格限定。

对商品、服务保护类别的限定在司法实践中也得到了印证。例如，北京知识产权法院在审理涉及“两类名称”在先权益保护的案件时认为，在先作品名称的保护范围并不及于全部商品和服务类别，应限于与作品所处领域密切联系、存在交叉可能性的商品或服务。[26] 在“舒客+”商标无效宣告案[27] 中，商评委认为，《舒克贝塔》的角色名称多用于图书、动画片等商品上，而诉争商标核定使用的商品为洗化用品，二者不存在天然的相关性，且申请人缺乏在牙膏、洗发液等类似商品上在先使用、宣传推广的证据，因此无法产生相应的商业价值、信誉等利益。由此可见，“两类名称”商品化权益的保护范围应当属于作品知名度能够投射到的衍生利益范围，从而能够既保护权利人的合法权益，又保证公众可以自由使用公有领域的社会文化资源。[28]

4. 坚持混淆可能性判断标准

在判断诉争商标的注册是否损害“两类名称”的商品化权益时，应当坚持“混淆可能性”的判断规则，主要判断他人商标的显著识别部分与“两类名称”能否形成对应关系从而构成相同或近似，以及商品、服务是否构成相同或近似，从而产生商标意义上的关联关系混淆。在商业标识法体系下，基于现实的混淆可能性而非对顾客吸引力的不当利用是认定损害的核心标准。因此，“顾客吸引力”可以作为判断是否混淆的认定因素之一，但不属于判断的单独标准。[29] 同样地，对于可能弱化商品的销售力或显著性的商标淡化、商标稀释行为，也不能作为判断的依据，否则会不当扩大商品化权益的控制力。[30]

四、结语

经过司法实践和学界的多年探索，业界对于商品化权益的保护基本上达成了确认其为“在先权益”而受到《商标法》“在先权利”条款保护的共识。虽然司法解释对作品名称、角色名称的保护规则也进行了进一步的规定，但是需要删除“在作品保护期限内”的前提，明确其正当性基础为市场混淆论，引入“稳定对应关系”作为知名度的判断标准，并限定保护范围为“相同或类似的商品、服务”，使“两类名称”商品化权益保护的制度设计更加自洽和圆满。

注释

[1] WIPO, Character Merchandising, at https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/docs/wo_inf_108.pdf, May.14,2022.

[2] 北京市高级人民法院（2009）高行终字第516 号行政判决书.

[3] 北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第432 号行政判决书.

[4] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第541 号行政判决书.

[5] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第1427 号行政判决书.

[6] 北京知识产权法院（2018）京73 行初10297 号行政判决书.

[7] 北京市高级人民法院（2022）京行终198 号行政判决书.

[8] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第374 号行政判决书.

[9] 商评字〔2019〕第0000212395 号无效宣告请求裁定书.

[10] 杜颖，赵乃馨. 缓行中的商品化权保护——《关于审理商标授权确权行政案件若干问題的规定》第22 条第２款的解读[J]. 法律适用，2017（17）.

[11] 赵明. 作品名称、作品中的角色名称保护路径再探索——兼述“冰雪奇缘”系列商标确权案[J]. 中华商标，2020（7）.

[12] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第374 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第8924 号行政判决书.

[13] 北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第4257 号行政判决书和北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1969 号行政判决书.

[14] 宋晓明等.《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的理解与适用[J]. 人民司法（应用），2017（10）.

[15]《 商标授权确权规定》第二十二条第二款 .

[16] 邓朝霞. 虚构角色的商品化权之批判性思考：中美比较视角[J]. 电子知识产权，2022（4）.

[17] 孔祥俊. 作品名称与角色名称商品化权益的反思与重构——关于保护正当性和保护路径的实证分析[J]. 现代法学，2018（2）.

[18] 侯玉静. 商品化权益保护的路径转换解析，https://mp.weixin.qq.com/s/ufSeurqPF4bUrpyls22c0g [EB/OL]. 2022-5-20.

[19] 同[16].

[20] 刘丽娟. 我国司法如何确认商品化权（下）[J]. 电子知识产权，2017（11）.

[21] 同[15].

[22] 同[10].

[23]《 商标授权确权规定》第二十条、第二十一条 .

[24] 吴汉东. 形象的商品化与商品化的形象权[J]. 法学，2004（10）.

[25] 叶瑞. 商品化权益的相关司法实践、困境及解决路径[J]. 中华商标，2021（6）.

[26] 宋鱼水. 作品名称在先权益保护应考量四大因素，https://mp.weixin.qq.com/s/IeiOvoGy0ihNWcbB6o52EQ [EB/OL]. 2022-5-24.

[27] 商评字〔2019〕第0000215134 号无效宣告请求裁定书.

[28] 徐春江. 浅谈角色名称商品化权益的保护与限制，https://mp.weixin.qq.com/s/8cHlRhLq5yR01NvV79SY6w [EB/OL]. 2022-5-30.

[29] 同[20].

[30] 同[16].