美国专利许可中的反垄断考量

在美国专利许可实践中，反垄断法是必须考虑的重要因素。在20世纪70年代，曾经提出了专利许可的“九个禁忌”。随着时间的推移，这九个禁忌也在不断发生变化。下面将逐一进行简要介绍，希望能对我国的专利许可实践提供参考和借鉴。

1．以购买非专利材料作为专利许可的条件

专利许可人在进行专利许可时要求被许可人同时要购买其他产品，这就是常说的“搭售。搭售行为是否合法要看具体情况而定。在美国的司法实践中，只有当许可人在相关专利产品或专利方法中拥有市场支配力时，反垄断法才会阻止非专利商品与专利许可的捆绑。例如，在Henry v. A.B. Dick Co.油印机技术许可案中，许可方进行专利许可时要求被许可方同时需要购买墨水和纸张作为专利许可的条件，被法院认定是合法的；在United Shoe Machinery Corp. v. United States案中，许可方在专利许可时要求被许可方购买非专利用品作为许可条件，被法院认定是非法的；在Dawson Chem Co. v. Rohm & Haas案中，许可方在专利许可时，要求以被许可方从专利许可方购买化学品为条件则被法院认定是合法的。美国法院的判断原则就是要看许可方在相关专利产品或专利方法中是否拥有市场支配力。1988年，美国国会修订了专利法，根据美国专利法第271条（d）项规定，“任何有权获得侵权救济的专利权人……均不得因他做了以下一项或多项行为而被拒绝救济或被视为权利滥用：……（5）在专利许可或者专利产品许可中，以获取另一项专利的许可或者购买其他产品为条件，除非根据具体情况，专利权人在被设定许可条件的该专利或专利产品所在的相关市场拥有市场支配力。”

在我国的专利许可活动中，搭售行为一般被认为属于非法垄断行为，因而是无效的。例如，根据最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（以下简称“技术合同解释”）第10条，下述行为属于非法垄断技术，妨碍技术进步的行为，“……（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等;（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源。” 其中的第（四）项，即属于专利许可时的搭售行为。第（五）项包括了要求技术接受方只能向许可方或者其指定的来源或者渠道购买原材料、零部件、产品或者设备的情况，实际上也属于变相搭售行为。在我国，判断搭售行为是否合法时，并未考量许可人在专利产品或专利方法中是否拥有市场支配力这一因素。另外，在第（五）项的“合理性”的考量中，并未给出明确解释。在美国，证明搭售行为合理性有两个普遍成功的论据：1）使用搭售来“计量”专利许可的价值，因为它可以用来衡量使用专利发明制造的产品数量。2）有益于更高的质量控制。

2．要求被许可人将后续获得的专利转让回许可方

要求被许可人将后续获得的专利转让回许可方称为专利许可回授。许可方要求被许可方因后续改进获得的专利转让回许可方通常是被允许的。但是如果许可方要求将被许可方的后续改进的所有权完全归于许可方所有或者要求独占许可的话，则可能会带来反垄断的问题。因为在这种情况下被许可方不太可能有足够的动力来改进技术。这种限制可能会产生减少或限制竞争的效果。在Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co.案中，美国最高法院认为，专利许可回授本身并不违法，但是须遵守合理规则。在评估专利许可回授是否具有排斥竞争效果时需要考虑的几个合理规则因素包括（1）相关市场当事方的市场支配力；（2）双方是否是竞争对手；（3） 回授是独占性的还是非独占性的；（4） 被许可人保留使用改进的哪些权利；（ 5）回授是否与许可的专利范围相关。根据该在先判例，回授被视为排斥竞争的情况往往仅限于回授是为获得或维持垄断而获取知识产权的更广泛模式的一部分的情况。例如，在United States v. General Electric Co.案中，法院认定被告通过遵循获得市场上所有专利权的政策来排除其他专利权，包括利用回授条款来获得被许可人改进的权利，从而属于非法垄断。同样，在Kobe v. Dempsey Pump Co.案中，被告利用回授条款作为获取与油泵相关的所有专利模式的一部分，被认定为构成了试图垄断。

在我国，根据技术合同解释，“限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”属于非法垄断技术，妨碍技术进步的行为。其中既有反垄断的考量，也有公平性的考量。

3. 限制产品购买者转售产品的权利

根据美国专利法，专利持有人可以授予和转让“……对美国整个地域或任何特定地域的排他权”。因此，被许可人可以被限制在特定的地区或特定的客户或特定的使用领域制造和销售产品。但此类权利受到“首次销售”或“权利用尽”原则的限制，该原则首先在 Adams v. Berk案9中被提出，在 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.案10中得到再次确认。在Quanta案中，美国最高法院适用专利法而非反垄断法，审查限制专利权人控制所有售后活动的能力。在该案中，LG 电子向英特尔授权了某些计算机专利的许可。根据该许可，英特尔可以制造和销售体现该专利技术的微处理器和芯片组。但该协议明确规定，没有向英特尔的客户授予将（a）实施许可专利的英特尔产品与（b）非英特尔产品结合的许可。Quanta从英特尔购买了微处理器和芯片组，了解不得使用非英特尔产品的条件。然而Quanta仍然使用英特尔和非英特尔部件来制造计算机。该案最终上诉至美国最高法院。美国最高法院认为，LG 不能向Quanta主张专利权，就像其不能向其直接客户英特尔主张专利权一样。根据美国专利法，授予被许可人制造受专利保护的物品的权利的专利权人失去了对该物品的控制，并且不能根据专利法主张对该物品施加进一步限制的权利。从最初购买者那里购买该物品的后续购买者如果无视对最初购买者施加的限制，也不构成专利侵权。

在美国，对购买者转售产品权利的限制也出现在生物技术领域，特别是在复制种子等生物工程产品方面。根据美国专利法，使用已售产品的复制品构成专利侵权，而不会触发权利用尽原则，因为子代产品从未被出售过——只有母代产品出售过。在 Monsanto Co. v. Scruggs案 中，一名农民种植了从谷仓那里获得的Monsanto拥有专利保护的第二代种子，被认定为构成专利侵权。最高法院支持了下级法院的判决。该案确定了涉及复制生物产品的专利的权利用尽的界限。

我国专利法中也明确规定了“权利用尽原则”。中国专利法第七十五条明确规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的不属于专利侵权行为。

4. 限制被许可人经营专利范围之外的产品的能力

该“禁忌”主要涵盖许可人要求被许可人同意不交易与许可人相竞争的产品或服务的其他人的商品，作为获得专利许可条件的一部分。用反垄断术语来说，称为“独家交易”的承诺。需要根据反垄断法的合理规则进行评估。只有当许可人的竞争对手大量丧失机会时，才可能被视为排斥竞争。考虑的因素包括：（1） 许可方拥有足够的市场支配力，使其有能力实施限制；（2） 接受独家交易义务的企业是否构成消费市场的重要组成部分；（3）独家交易的期限。

另外，在某些有关制定标准的反垄断案件中也存在这项禁忌。在标准制定过程中，参与者参与全行业范围内的标准的制定，以建立起互操作性或兼容性标准。这种标准化组织一般具有要求披露专利的规则，并且专利所有者同意根据公平、合理和非歧视（“FRAND”）条款许可专利。将技术嵌入标准的效果类似于独家交易——希望销售与行业标准兼容的产品的人必须使用专利持有者技术涵盖的技术。将专利嵌入行业标准的事实构成了市场支配力的某种证据。由于在行业标准的情况下其他技术可能不可用，专利所有者有可能触犯了独家交易的禁忌。根据美国联邦贸易委员会法第 5 条禁止不公平竞争方法的规定，持有标准必要专利（“SEP”）的公司不得寻求禁令，并需履行其先前的承诺，提供 FRAND 许可。

5. 向被许可人承诺许可人不会授予进一步的许可

这项禁忌涉及许可方不再授予进一步许可的协议。实际上，专利许可方这样做就是告诉被许可方，在该专利技术方面其不会遇到其他竞争。此类独家许可协议一般并不存在反垄断方面的问题。法院在进行反垄断审查时主要要考量许可方是否具有市场支配力。例如，在 Packard Motor Car Co. v. Webster Car Co.案中,  法院支持了Packard 与其他经销商的终止关系，以维持与第三方的独家经销权，法院认为Packard在整个汽车市场上不具备市场支配力，因此其独家经销权并不构成排斥竞争行为。

6. 强制被许可人获取“一揽子”许可

该项禁忌是强制“一揽子”许可，有点类似于在第一个禁忌中讨论过的搭售行为。但一揽子许可并不是将产品与专利许可捆绑在一起，而是将多个专利许可合并到一起进行一揽子许可。根据美国的在先判例，只有在存在胁迫、存在单独的可分割知识产权、许可人在所需知识产权方面拥有市场支配力的情况下，根据合理分析规则，以及有证据表明竞争受到损害，这种捆绑才是非法的。其后果是在市场中排除竞争对手。

在专利池许可情形中，特别是当专利池包含彼此不互补但实际上可以相互替代的知识产权时，该项禁忌将具有更多意义。专利池在消费电子行业很常见，并且越来越多地用于制药行业。美国司法部和联邦贸易委员会知识产权指南涉及到专利池并认为其在某些情况下可能有利于竞争，但在其他情况下可能会排斥竞争。美国司法部联邦贸易委员会指南指出了专利池的两种排斥竞争后果：（1） 潜在竞争对手被拒绝获得专用于专利池的专利，从而阻碍了竞争；（2） 利用专利池实施价格和/或数量限制。在后一种情况下，政府将考虑专用于该池的知识产权是否具有互补性或可替代性，如果可替代，则只有其中一项技术可获得该池的许可。Princo Corp. vs ITC 案是在专利池背景下一个典型案例。Princo 案将专利滥用缩小为仅限于扩大专利范围的排斥竞争行为的较小的范围。Princo 案始于飞利浦向 ITC 起诉 Princo 的专利侵权案。该专利是飞利浦、索尼、理光和Taiyo创建的专利池的一部分，旨在开发光盘标准。Princo 抗辩，指控专利池中聚集了太多专利，但并非所有专利都是该标准所必需的，从而滥用了专利。Princo 声称，飞利浦和其他公司通过将非必要但具有潜在竞争性的技术纳入池中并限制池外获取该技术，构成了专利滥用行为。当案件最终由法院全席解决时，专利滥用原则被认为不适用于所指控的阻止对池外“非必要”竞争技术进行许可的协议。相反，滥用仅适用于超出专利法允许的范围利用所主张的飞利浦专利的行为。

7. 附加与被许可人的销售不合理相关的许可使用费条款

该项禁忌涉及与被许可人的销售不合理相关的许可使用费条款。这一禁忌涵盖了多年来美国法院认为在反垄断法下存在问题的一些做法，特别是 （1） 要求对无专利或专利被发现是无效的商品支付许可使用费; （2） 无论是否包含在专利范围内，要求根据产量支付许可使用费；（3） 即使在专利到期后仍要求使用费；（4） 其他旨在扩大专利范围的各种许可使用费条款。根据美国专利法，要求对“不使用专利教导”的产品支付许可使用费的许可是非法的。在Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.案中，法院认为“专利的影响力不得...用于获取被许可人销售其他产品收入的百分比份额...... ”。

对于产品的专利已经过期仍然授权许可费的许可，在 Brulotte v. Thys Co.案中，法院考虑了许可使用费的支付期限超出了专利到期时间的许可使用费的情况，认为该许可是“明显表明许可人正在利用这些许可来实现其在专利期限之外的垄断地位，因而是非法的。同样，该禁忌也涵盖了专利权人继续为已被宣告无效的专利寻求专利费的情况。参见 Transweb LLC v. 3M Innovative Properties Co. 案，因为3M 试图针对其在防油和防油过滤器和过滤介质市场上的竞争对手行使两项以欺诈手段获得的专利被联邦法院陪审团裁定违反了联邦反垄断法。

8. 限制被许可人使用专利方法制造的产品

该项禁忌涉及对被许可人使用专利方法制造的产品的限制。这里的限制一般指对客户的限制、地域限制或使用领域限制。在反垄断术语中通常称为“纵向非价格限制”。美国最高法院认为所谓的“纵向非价格限制”并不妨碍竞争。例如，参见 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.案和 Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS, Inc.案。另外，在纵向非价格限制中更应考虑的是如前所述的专利权在首次销售后即用尽的权利用尽原则。

9. 限制许可产品的销售价格

这项禁忌涉及专利许可人是否可以限制专利所涵盖商品的销售价格，且一直存在争议。

美国最高法院认为维持销售价格本身就是非法的。参见Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.案。虽然不断受到批评，但这一规则本身仍维持了近 60 年。该规则在 State Oil Co. v. Khan案中受到削弱，该案认为维持最高销售价格受合理性规则而非本身规则的约束。在 Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS Inc. 案中，上述规则完全失效。目前，根据美国联邦反垄断法，维持销售价格须遵守合理性规则。然而，很多州仍然认为维持销售价格本身是非法的，很多州总检察长在执法行动中也采取了同样的立场。 美国国会对废除Leegin案规则并恢复Dr. Miles案的规则仍在考虑之中。当然，在限制销售价格案件中依据合理规则获胜仍然具有现实的可能性。

尽管存在反垄断法的禁止规则，美国最高法院也认为可以以专利法为准，专利权人可以设定根据其专利制造的产品的销售价格。在 United States v. General Electric Co案中，法院评估了灯泡制造商和专利所有者通用电气与其竞争对手西屋电气 （Westinghouse） 之间达成的协议，西屋电气根据协议获得了根据专利制造灯泡的许可。通用电气设定了西屋电气对根据该专利生产的灯泡的收费价格。虽然表面上是一个价格垄断联盟，但法院允许了许可人通用电气确定西屋电气的价格。之后，通用电气的规则受到了一定的限制。在 United States v. Line Material Co.案 中，当许可人向一个行业的多家公司授予许可时，法院没有适用通用电气案的原则。1995 年DOJ-FTC 反垄断指南声称通用电气案的原则已被推翻，并认为根据当时流行的Dr. Miles案规则，限制被许可人的销售价格本身就是非法的。如果美国国会决定恢复反垄断法下的“本身违法”规则的话，则根据专利法下的通用电气案的原则将可能不再适用。

我国对专利许可产品的价格的限制在特定情况下也可能被认为属于非法垄断行为。根据技术合同解释，“阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场”属于非法垄断、妨碍技术进步的行为。另外，在我国反垄断法中，对于限制价格也有具体的规定，在此不再赘述。

参考资料：William D. Coston, The Patent-Antitrust Interface: Are There Any No-No’s Today?