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欧洲统一专利(UP)和统一专利法院(UPC)介绍及申请策略建议

发布时间:2023-05-18 来源:知产宝 作者:李琳 侯淳议
标签: 专利 欧洲
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欧洲是专利制度最早的发源地,从国家合作和体系发展的角度来看,欧洲专利制度的发展和演化是当今国际专利制度的先驱和缩影。作为欧洲专利局建立的基础,欧洲专利公约(EPC)于1973年10月5日在德国慕尼黑签订、于1977年10月7日生效。除了欧洲专利局以外,欧洲专利公约设立的欧洲专利组织机构还包括行政委员会,其中,欧洲专利局执行授予欧洲专利的任务,而行政委员会负责监督欧洲专利局的工作。自设立之初,欧洲专利公约体系就以实现统一(单一)的专利制度作为其长远目标之一,并在2023年迈出了里程碑式的重要一步——欧洲统一专利(UP)和统一专利法院(UPC)。

统一专利法院协议(UPCA)于2013年2月19日被大多数欧盟成员国签署,并将于2023年6月1日正式实施,这为统一专利的实施铺平了道路。作为集中化欧洲专利体系的重要组成部分,统一专利以及统一专利法院将进一步补充和优化现有的欧洲专利体系(即,国家专利路线和传统欧洲专利路线),为在欧洲范围内寻求专利保护和纠纷解决的申请人提供了一种更加经济和高效的选项。

一、欧洲统一专利(UP)和统一专利法院(UPC)简介

统一专利(UP)是“具有统一效力的欧洲专利”[1],这意味着统一专利是指欧洲专利局根据欧洲专利公约的规则和程序授予的欧洲专利,在授予后,应其申请人的要求,在参与成员国地域内具有统一效力。

统一专利法院(UPC)是统一专利法院协议所有缔约国共有的法院,因此是其司法系统的一部分。如图1所示,统一专利法院对统一专利拥有专属管辖权以及在统一专利法院协议所有缔约国中的一个或多个国家生效的传统欧洲专利拥有(在过渡时期为非专属,过渡时期之后为专属)管辖权[2]。

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图1

如图1所示,统一专利的申请(例如,审查、授权等)和维护(例如,年费管理、转让、许可等)由欧洲专利局(EPO)进行,统一专利的执行(例如,侵权、无效等)由统一专利法院进行。统一专利体系为申请人提供了低复杂度、高成本效益的专利保护方式,是对现有欧洲现有专利体系的有效补充和完善。

二、地域覆盖范围

(1)地域覆盖范围

如图2所示,截止于2023年3月1日,27个欧盟成员国中共有24个签署了统一专利法院协议,其中,签署了统一专利法院协议的国家中的17个国家批准了该协议,并准备好于2023年6月1日予以实施[3]。

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图2

统一专利法院协议对所有欧盟成员国开放,并且不对非欧盟成员国开放[4]。尚未签署统一专利法院协议的欧盟成员国可以随时签署,而已经签署但尚未生效的欧盟成员国可以随时批准该协议。随着未来更多国家签署以及批准统一专利法院协议,不同代的统一专利可能具有不同的地域覆盖范围(即,代差)。但特定一代的统一专利的地域覆盖范围将在其整个生命周期内保持不变,而不管统一专利法院协议在统一效力登记之日后是否有任何后续的批准。

三、申请方式与选择退出(opt-outs)

在2023年6月1日统一专利法院协议正式实施之日或之后授予的任何欧洲专利均可以申请统一效力。如图3所示,申请统一效力的请求必须在《欧洲专利公报》公布授予欧洲专利后的一个月内提交,该一个月期限不可延期,但可以在该一个月期限到期之后的两个月内请求恢复。[5]

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图3[6]

为了鼓励提前获得统一专利,EPO引入了两个过渡措施。如图4所示,在2023年1月1日-2023年6月1日期间,可以(1)提前请求统一效力,或者(2)请求延迟授权[7]。

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图4

(1)提前请求统一效力意味着申请人可以在统一专利体系开始之前就提出对统一效力的提前请求。自2023年1月1日起,EPO将允许提前申请统一效力,如果满足规定的统一效力登记要求,一旦统一专利体系启动,EPO将登记统一效力。

(2)请求延迟授权使申请人可以请求EPO将授予欧洲专利的决定延迟到统一专利体系启动之后公布。这将使本该在统一专利法院协议正式开始之前将被授予的欧洲专利有资格获得统一专利保护,并将避免申请人错失获得统一专利的机会。

统一专利法院协议正式实施之后的7年为过渡时期,该时期可能再延长7年。如前文所述,在过渡时期,统一专利法院对在统一专利法院协议所有缔约国中的一个或多个国家生效的传统欧洲专利拥有非专属管辖权。也就是说,根据诉讼方(专利权人或者第三方)的选择,可以在合适的国家法院或者统一专利法院对传统欧洲专利进行诉讼。

在2023年03月01日-2023年06月01日之间的“日出时期”以及统一专利法院协议正式实施之后的过渡时期(如图4所示),专利权人可以将传统欧洲专利选择退出(opt-outs)统一专利法院的管辖[8](如图5所示)。具体而言,除非已经在统一专利法院发起诉讼,否则专利权人可以选择退出统一专利法院的管辖。对于选择退出统一专利法院管辖的传统欧洲专利,只能在国家法院发起诉讼。另外,除非已经在国家法院对选择退出的欧洲传统专利发起诉讼,否则专利权人可以随时撤回选择退出。但撤回选择退出后,不能再次选择退出。也就是说,只能进行一次选择退出。对于统一专利,不能在国家法院发起诉讼或者将其选择退出统一专利法院管辖。

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图5

四、统一专利的优势和劣势

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表1

无论是统一专利的优势还是劣势均源自统一专利本身的特征,具体体现为统一生效、统一管理和统一缴费的“三统一”特性。得益于此,统一专利最主要的一个优势在于成本的降低。

如表1所示,统一专利具有以相对低的成本获得更大地域覆盖范围(目前为17个国家)的优势。首先,申请人可以向欧洲专利局提出注册统一效力的申请,并通过由欧洲专利局集中执行的统一而直接的程序,获得在所有参与成员国提供统一保护的统一专利。其次,提交申请统一效力的程序不收取任何官方费用。再次,欧洲专利局将为统一专利保护提供一个新的注册,其中将包括与统一专利相关的法律状态信息,例如许可、转让、限制、撤销和失效等。例如,转让和许可可以根据统一的法律制度在欧洲专利局集中注册,而不是通过在各个国家专利注册管理部门逐一进行多重的平行注册。第四,统一专利的年度维护费用将支付给欧洲专利局。这对申请人是非常有利的,因为他们将不再需要以不同的货币向适用不同法律要求(特别是在费率、时间期限、支付方式和代理服务等方面)的多个专利局支付国家维护费用。

因此,与传统欧洲专利在各个国家生效的过程相比,统一专利的成本降低主要体现在翻译费用、年费、当地代理服务费用等成本的降低。

根据伦敦协议[9],传统欧洲专利在相应国家生效时,可能(1)不需要翻译,(2)需要翻译权利要求书,(3)需要权利要求书和说明书的翻译,(4)需要全部专利文件的翻译。对于需要全部专利文件的翻译的国家,生效费用十分高昂。在统一专利体系中,对于以英语进行审查的专利,要求提交其说明书及权利要求书的任意其他成员国官方语言的译文;对于以法语或德语进行审查的专利,要求提交其说明书及权利要求书的英语译文。并且该译文仅供参考,不具备法律效力。因此,相比于传统欧洲专利在各个国家生效的过程,统一专利能够显著降低在翻译费用方面支付的成本。

另外,统一专利不需要向不同各个国家的专利局缴纳年费,而是向欧洲专利局缴纳单一的年费[10],这能够降低管理费用、当地代理服务费等。统一专利的年费是根据参与的成员国中前四名的年费的组合年费设置的。因此,与在统一专利覆盖的国家中的四个或更多个对传统欧洲专利进行生效的方式相比,申请统一专利可以降低年费成本。对于统一专利体系之外的国家,仍然可以采用传统的生效方式。

在另一方面,如前文所述,统一专利法院对统一专利拥有专属管辖权,可以对所有缔约国的统一专利作出统一判决。统一专利法院的统一执行可以简化程序,降低平行诉讼的成本,增强法律确定性,并消除了不同法院做出相互冲突的决定的可能性。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。与统一专利为申请人带来的以较低的成本在较大的范围内获得专利权的优势相对的,统一专利体系也存在灵活性低的劣势。灵活性低首先体现在费用方面,统一专利生效的地域范围一经注册,在其整个生命周期内保持不变。也就是说申请人后期无法通过放弃某个国家的专利保护来部分地降低年费成本。另外,如果申请人希望在统一专利体系覆盖的国家中的三个或更少个国家获得专利保护,统一专利体系将导致更高的年费。在执行方面,灵活度低体现在为所有成员国对统一专利进行统一的转让、限制、无效和诉讼,无法在某一个成员国选择不同的策略,无法灵活应对专利权益在各个国家所面对的法律风险。例如,在当前欧洲专利制度下,专利权人能够战略性地在某些国家中排除部分权利要求的保护,甚至完全避免在某些国家寻求注册生效,以减少竞争者对国家专利提出挑战的风险。而这种灵活性在统一专利中是不可行的。

此外,统一专利法院尚处于发展阶段,与欧洲其他法律的兼容性不明确。早期很难预测诉讼的成功率或可能的结果。而专利的统一效力一经登记,不能选择退出。

五、申请策略的建议

从成本及覆盖范围的角度来看,如果申请人希望在统一专利法院协议地域覆盖范围内的四个或四个以上的国家获得专利保护,那么可以请求统一效力,以降低成本。同时,如果申请人希望在统一专利法院协议地域覆盖范围之外的国家获得专利保护,可以考虑统一专利+国家生效的策略。但如果申请人希望在统一专利法院协议地域覆盖范围内的四个以下的国家获得专利保护,那么可以考虑国家生效策略,以降低成本。

因此,对于准备在欧洲提交专利申请的申请人可以基于申请成本与目标保护地域的对比,从成本的角度来选择是否申请欧洲统一专利。

而对于已经拥有审理过程中的欧洲专利申请的申请人,则可以根据自己的情况,选择提前请求统一专利效力、请求延迟授权或者选择退出。

从专利稳定性和诉讼的角度来看,如果专利的稳定性高、专利被集中无效的概率低、侵权诉讼成功率高,则可以选择统一专利的策略,以减少维护成本以及针对应对无效在不同国家的平行诉讼成本。对于自己的核心专利,以传统方式进行国家生效或者选择退出统一专利法院管辖可能更有利,因为这显然避免了专利被集中无效的风险。

因此,对于拥有传统欧洲专利的专利权人,当处于防御态势时,可以将选择退出作为防御措施,以避免其专利在统一专利法院的无效诉讼中被轻易地在各个国家变为无效。选择退出的一个因素也可能是专利权人对其专利在未知法律环境中将受到的考验所产生的忧虑。专利权人也可以战略性地选择退出然后再撤回选择退出。例如,从诉讼中的防御态势转变为进攻态势。但是请注意,专利权人只有一次选择退出的机会。当然,对其专利稳定性有信心的专利权人也能够通过统一专利法院从一次统一的捍卫其专利免于被无效的诉讼中受益。

而对于自己不拥有专利但涉及侵权诉讼的当事人,同样也可以利用上述规则。比如,通过针对高价值统一专利提出无效请求以最大化进攻强度,或者通过提前诉讼来阻止专利权人将传统欧洲专利选择退出以调整其专利布局的可能。

注释

[1] https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/uppg_a_iii_1.html

[2] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2013.html

[3] https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states

[4] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2013.html

[5] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a41.html

[6] https://www.vennershipley.co.uk/insights-events/unitary-patent-and-national-validation-timeline/?dm_i=A5A,892DA,V4Y29X,XVXI0,1

[7https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html

[8] http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf

[9] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html

[10] https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a41.html

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