诚实信用原则在涉外定牌加工案件中的适用

一、最高院：从“亚环案”到“本田案”

最高院的司法裁判规则从原先2015年的“亚环案”到2019年的“本田案”发生了一些调整。“亚环案”一、二审在浙江，最高院再审改判认为涉外定牌加工方使用被诉标识的行为属于非商标性使用，不构成侵权。当时我们确实也比较疑惑，如果商品全部出口不在境内流通就是非商标性使用，那么在非涉外定牌加工案件中也会有商品全部出口的情况，那不也属于非商标性使用了？还有在商标行政撤三案件中的涉外定牌使用行为，是不是也不构成商标性使用了？所以总体感觉，如果以非商标性使用为由认定涉外定牌加工不侵权，在整个商标法体系中很难达到逻辑自洽。此外，更重要的是，涉外定牌加工案件的类型和场景很多，从注册和使用先后进行简单区分，可以分为国内权利人涉嫌抢注的情况，国外权利人涉嫌抢注情况，还有不存在抢注的偶发的标识相同相似情况。（当然“抢注”不是一个法定概念，这里只是为了表述的方便）如果以非商标性使用为由认定涉外定牌加工不侵权，容易导致法律适用上的僵化，变成“一刀切”都不构成侵权的后果。也正是为了解决这个问题，之前有从商标侵权的混淆误认要件和加工方合理注意义务的角度认定是否构成侵权，以区分个案的不同情况。

最高院在“本田案”里对非商标性使用的态度发生了变化，尤其认为不能因系涉外定牌加工就认定不属于商标性使用，不能把某种贸易方式简单地固化为不侵权的例外。这也为我们后续针对个案具体情况进行认定处理留下了空间。此外，最高院在“本田案”中还明确论述了混淆可能性的问题，认为商品运输等环节的经营者存在接触的可能性，被诉侵权商品存在回流国内市场的可能性，中国消费者出国旅游和消费对也存在接触商品的可能性，因此，被诉侵权行为亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性。

二、浙江法院：从“容大案”到“劳士顿案”

浙江外贸经济发达，浙江法院在长期审理涉外定牌加工案件过程中也形成了一些自己的思考和经验。“容大案”发生在“亚环案”被改判不侵权之后，但我们审理中经过慎重考虑仍然认定构成侵权，主要原因是“荣大案”存在国外权利人抢注的情况，与“亚环案”情况并不相同。在该案中，国外商标权人是墨西哥DAVASA公司，该公司在注册其国外商标之前就与国内商标权人有过交易往来，加工方使用的被诉标识与DAVASA公司在墨西哥注册的权利商标有细微区别，但与原告在国内在先注册并使用的商标形态一模一样。审理这个案子，是在司法主流意见认为涉外定牌加工不构成侵权的大环境下，但我们最终仍以属于商标性使用，且商品销往同一个国外市场，客观上会导致国内商标权人利益受到“实质损害”为由认定侵权。

这里的“实质损害”也是一个非常有争议的问题。首先涉及混淆要件如何理解，尤其是商标侵权里的混淆是否必须发生在境内或者说必须导致境内公众混淆？有观点认为混淆要件的地域范围应与商标权地域性保持一致，但我个人认为，这与商标权的地域性是两个问题，两者并不等同。

第二，涉及到国内法的域外适用问题。有观点认为，判断境内某行为是否会在境外导致消费者混淆误认，会涉及到国内法的域外适用，我个人并不这样认为。我注意到美国有一个案子，与我们处理的涉外定牌加工案件情形基本一致，在这个案子里，美国的被告受沙特商标权人委托加工大米并全部出口到沙特，被告辩称美国商标法不能在这种情况下适用于本案的情况，但美国法院认为，“被告在沙特的销售行为对于美国商业的影响并非是微不足道的，因为被告每一个行为，从大米加工包装到运输配送都属于商业行为，被告销售行为必然影响到原告，这些行为会受到美国国会颁布法律的规制。仅仅因为非法行为最终完成在国外国土上，并不足以支持被告的主张。”

“本田案”之后，涉外定牌加工贸易方式不再成为免责情形，因此在相同类似商品上使用相同近似商标的行为原则上构成侵权，但也存在不侵权的例外。比如2021年初浙江高院审理的“劳士顿案”，涉及国内商标权人不正当抢注的情况，法院从违反诚信原则和权利滥用的角度在个案中对原告的商标权不予保护。在该案中，国内商标权人时代威科公司的法定代表人，其独资的百联公司曾在2010年左右就与德国stahlwerk公司之间有过业务往来，为“STAHLWERK”牌电焊机设计外观、加工产品。时代威科公司明知道国外交易对象的字号、商标，在国内注册相同商标并对经stahlwerk公司授权的被告劳士顿公司在中国境内的贴牌加工行为提起侵权之诉，我们认为这种行为具有不正当性，因此没有支持原告的诉讼请求。

三、诚实信用原则的具体适用

在目前的大背景下，我们认为可以通过探索诚实信用原则在个案中的具体适用，对贴牌加工案件中原被告双方的利益关系进行相对灵活的处理和调整，以达到更好的利益平衡。就像《涉外定牌加工商标侵权的法律适用》一文中讲到的：“‘本田案’的裁判仅认为不能将涉外贴牌加工作为商标侵权的例外情形，至于是否构成侵权，要遵循个案原则，具体案件具体判断。”此类案件审理的核心问题之一就是妥善平衡国内商标权人与国内贴牌加工企业的利益，“一刀切”地保护定牌加工方，会导致诚信经营的国内商标权人的利益无法得到有效保护；“一刀切”地保护国内商标权人，也将导致抢注行为盛行，影响正常的定牌加工贸易的开展。显然这两种后果都不能实现我们平衡利益的目标。

在《商标法》中可以找到一些与诚实信用相关的具体适用条款。比如《商标法》第15条第1、2款和第32条。这几个条款的适用条件有所不同，在代理人、代表人抢注情况下，不需要被抢注商标在境内在先使用和具有一定知名度；在非代理人、代表人，但有特定合同业务往来或者其他关系明知他人商标存在的情况下，需要被抢注商标在境内进行了在先使用；在第32条没有特定关系的情况下，被抢注商标需要在先使用并且有一定影响。

我刚才提到的“劳士顿案”，在审理时也参照了第15条第2款的条件，并最终落脚于违反诚信和权利滥用，在个案中对原告商标权不予保护。当然，由于诚实信用条款具有开放性，在个案中可以继续审慎探索考量因素并进行类型化总结，提供更为可预期的行为规则。