恶意侵害他人商标权但无法确定赔偿基数的处理 ——河南高院判决上海永和公司诉恒利永和餐饮侵害商标权纠纷案

裁判要旨

商标侵权案件中适用惩罚性赔偿的前提是权利人起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由，并确定赔偿基数。侵权人应承担惩罚性赔偿责任，但难以确定赔偿基数的，应适用法定赔偿并考虑惩罚性因素，以实现法律威慑、遏制侵权的目的。

案情

永和食品（中国）有限公司于2014年2月经核准注册第10536544号“永和豆浆”文字商标，核定使用商品为第43类餐厅、饭店、快餐馆等。同日，该公司授权上海弘奇永和餐饮管理有限公司（以下简称上海永和公司）独占使用该注册商标，并以自己的名义维权。郑州东站素姣恒利永和餐饮（以下简称恒利永和餐饮）成立于2014年，经营范围是餐饮服务等，其经营者张素姣于2016年经核准注册第15340082号“恒利永和豆浆”文字图形组合商标，核定使用商品为第43类烹饪设备出租。2017年，上海永和公司起诉恒利永和餐饮侵害其第10536544号注册商标使用权。2018年7月，河南省郑州市中级人民法院作出（2017）豫01民初4498号民事判决，认定恒利永和餐饮门头招牌及收银小票上使用的“永和豆浆”文字，侵犯了上海永和公司的商标权，判决停止侵权并赔偿6万元。判决生效后，上海永和公司发现恒利永和餐饮的门头招牌、菜单均为“恒利永和豆浆”，遂于2021年12月再次诉请判令恒利永和餐饮停止侵权，惩罚性赔偿100万元。

裁判

郑州中院审理后认为，恒利永和餐饮侵害了上海永和公司的第10536544号注册商标使用权，且在（2017）豫01民初4498号民事判决生效后继续实施侵权行为，属于恶意侵犯商标权。在确定赔偿数额时，应综合考虑涉案商标的知名度和影响力，侵权行为的性质及持续时间、主观故意、营业收入，维权合理开支以及法律对恶意侵害知识产权行为的惩罚等因素。遂判决，恒利永和餐饮停止侵权，并赔偿上海永和公司80万元。

宣判后，恒利永和餐饮不服，提起上诉。河南省高级人民法院审理后认为，恒利永和餐饮的经营范围与上海永和公司的注册商标核定使用范围皆为餐饮服务类，恒利永和餐饮门头招牌及菜单上使用的“恒利永和豆浆”中的“永和豆浆”与涉案商标汉字构成、读音、排列顺序完全一致，易使普通消费者误认为其服务来源与上海永和公司有关联，造成相关公众的混淆或误认。且上海永和公司曾于2017年起诉恒利永和餐饮商标侵权，在法院判令恒利永和餐饮停止侵权、赔偿损失后其仍未停止，侵权情节严重。上海永和公司虽主张适用惩罚性赔偿，但并未提出合理的赔偿基数及倍数，综合考虑其维权合理开支以及法律对恶意侵害知识产权行为的惩罚性因素，一审判决并无不当。遂判决，驳回上诉，维持原判。

评析

本案争议焦点在于应否支持上海永和公司提出的惩罚性赔偿请求。

1.恶意侵害商标权、情节严重的，原则上应适用惩罚性赔偿。惩罚性赔偿是与法定赔偿分立的侵权损害赔偿制度，旨在发挥惩罚性赔偿制度的震慑作用，遏制严重侵害知识产权的行为。适用惩罚性赔偿应以故意侵权且情节严重为基础。恶意是主观恶性较大的故意，也是惩罚性赔偿制度适用的主观要件，而情节严重则是侵权行为社会危害性的客观表现。《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《解释》）第四条规定的“情节严重”情形包括重复性侵权、侵权后果严重等。商标侵权具有侵权成本低、持续时间长、获利大等特点，如果侵权人支付的赔偿金少于侵权获利，则无法起到惩罚和遏制侵权的作用。因此，对于恶意侵害商标权、情节严重的行为，原则上应适用惩罚性赔偿。

2.适用惩罚性赔偿的前提是权利人在起诉时明确赔偿基数。根据《解释》第五条的规定，确定惩罚性赔偿数额时，应以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。根据《解释》第六条的规定，应综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素确定惩罚性赔偿的倍数。可见，惩罚性赔偿的数额由赔偿基数和赔偿倍数构成。权利人请求惩罚性赔偿，应明确惩罚性赔偿的基数、基数确定方法及计算方式、倍数及赔偿总额，并提供相应证据。如果惩罚性赔偿所要求的主观故意、情节严重等条件均已具备，但当事人因怠于主张及举证，无法明确赔偿基数的，仍不能适用惩罚性赔偿，此时应适用法定赔偿。

3.本案适用法定赔偿时应考虑惩罚性因素。从2019年修正的商标法、2020年修正的专利法和著作权法将法定赔偿的上限分别提高至500万元，再到专利法将法定赔偿的下限提高至3万元，以及新增规定著作权侵权法定赔偿的下限为500元等看，我国知识产权法定赔偿制度已经具备了惩罚性特征。因此，在无法适用惩罚性赔偿时，法定赔偿在一定程度上也应起到惩罚侵权人、遏制侵权的作用。在侵权人因商标侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，仍然再次实施相同或者类似侵权行为的，说明其具有主观恶意。倘若在侵权人恶意重复侵权但不能适用惩罚性赔偿的情况下，仅适用法定赔偿填平当事人的损失，将无法有效阻止侵权人继续实施侵权行为，权利人的权利会面临长期被侵害的境况。本案中，上海永和公司虽然提出适用惩罚性赔偿，但并未在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由，并确定赔偿基数，不具备适用惩罚性赔偿的条件。但鉴于恒利永和餐饮的侵权情节恶劣，应在适用法定赔偿时考虑惩罚性因素，以实现法律威慑、遏制侵权的目的。

本案案号：（2021）豫01民初2186号，（2022）豫知民终210号