从“YILI伊利”欧盟商标维权案解构欧盟商标恶意抢注的判断

“一个华人抢注一件中国知名品牌，怎么可能异议不成立呢？”

华侨李某于2015年2月5日，向欧盟知识产权局为其自制酸奶申请了第013714316号商标，指定类别为第29、30和32类。早在2007年3月28日，伊利集团便在欧盟申请了第5793443号商标，指定类别为第5、29、30和32类；并在2011年6月6日注册了第1097761号马德里国际商标，指定类别同为第5、29、30和32类，该商标在欧盟受到保护。

在发现李某的在后申请后，伊利集团第一时间基于上述两件在先商标提出了异议。异议是双方的第一次交锋。伊利集团主张的异议理由是，李某在后申请商标与伊利集团的两件在先商标构成类似商品上的近似商标，若共存于市场，则将对消费者产生混淆误认。考虑到抢注商标完整包含了“伊利”的中、英文商标，伊利集团在异议阶段并没有提交在先商标知名度的证据。遗憾的是，伊利集团在2016年10月收到了异议不成立的裁定[1]。一个华人抢注一件中国知名品牌，怎么可能异议不成立呢？然而，欧盟知识产权局在异议裁定中给出了充分的理由。对于主张混淆误认的异议理由，欧盟有明确的审理标准，即混淆误认判断因素。混淆误认判断因素主要有：商品类似程度、商标近似程度、在先商标显著性程度、消费者注意程度、在先商标知名度、实际混淆等。在本案中，审查员对各要素依次进行了分析、比较。对于商品类似程度，审查员认定商品相同。关于在先商标的显著性程度，由于异议人并未提交相关证据证明在先商标通过使用增加了显著性，因此仅考虑其固有显著性。两件在先商标的固有显著性程度为中等。关于消费者注意程度，考虑到指定商品为消耗品，因此认定相关消费者的注意程度亦为中等。由于欧盟混淆误认的判断结论，是综合各要素的认定结果得出的，因此商标近似程度的认定结论，是决定本案裁判的关键要素。对此，审查员也进行了较多笔墨的论述。通过对双方商标的从音、形、义各角度逐一比较后，审查员认为，从“YILI伊利”欧盟商标维权案，解构欧盟商标恶意抢注的判断与从“YILI伊利”欧盟商标维权案，解构欧盟商标恶意抢注的判断仅在读音上构成低程度的近似；而从“YILI伊利”欧盟商标维权案，解构欧盟商标恶意抢注的判断与从“YILI伊利”欧盟商标维权案，解构欧盟商标恶意抢注的判断不构成近似。对于后者的判断结论，审查员的主要观点是，由于欧盟消费者对中文不具有任何识别力，因此商标中的中文要素被视为图形。在判断图形商标的近似程度时，主要查看图形的线条、外形、设计等，并不会考虑汉字本身的含义和读音。尽管两件商标均包含汉字“伊利”，但由于汉字的字体不同而致使两件商标外观产生了较大差别。同时，考虑到两件商标中的其他显著性要素，特别是被异议商标中的英文要素起到了区分商品来源的主要识别作用，因此审查员认为整体不近似。最终，在综合考虑各因素的认定结论后，欧盟知识产局做出了无混淆可能性的裁定。

收到异议失败的裁定后，伊利集团通过提出异议复审，展开了与李某的第二次交锋。欧盟异议复审将对异议裁定进行全面审理，因此伊利集团期望在异议复审阶段，欧盟知识产权局纠正之前的不公裁判。然而，遗憾的是，欧盟知识产局做出了维持异议裁定的决定。

抢注商标成功注册？！伊利集团只能提出无效宣告。无效宣告的理由是恶意抢注，并提供了大量证据证明抢注人李某的恶意。伊利集团提交证据主要是围绕：一、伊利商标通过长期大量使用，已经积累了极高知名度，且在国、内外均拥有较高的品牌价值；二、经背景调查，李某在加入英国籍前，曾长期在中国居住，推断其接触过伊利产品；三、李某入籍英国后，主要的商业对象都是华人，包括通过eBay向移居英国伦敦的华人销售磁铁、管道部件等产品，向移民英国或者在英国旅游的华人出租房屋等。此外，李某并不经营任何奶制品或相关的产品，因此认为李某并无对注册商标投入商业使用的意图。针对伊利集团的主张及证据，李某指出：一、伊利主张恶意的证据，均为间接证据，并非直接证据；二、其幼年时在中国生活，并不代表一定是知道伊利品牌；三、尽管自己目前没有开展奶制品的业务，但曾在2008-2009年期间开过餐厅；四、伊利申请的英文商标为“Yeale”，并非“YILI”，说明伊利集团并没有保护“YILI”商标的意图；五、其商标的创意来源是“伊”含义为“新年伊始”，“利”含义为“顺利、营利”；六、否认了伊利驰名主张的证据。此外，李某还主张，伊利的调查活动，侵犯其的隐私权，对其正常的生活带来的不利影响。

针对李某的答辩意见，伊利进一步补充了证据，包括：1999年、2000年、2007年“伊利”商标在中国被认定为驰名商标的证据；2018年第三方出具的伊利品牌价值报告；以及李某与公证员就其不动产出租沟通的电话记录，该记录显示李某中文流畅。针对伊利的证据补充，李某反驳到，其在申请欧盟商标前，并不知晓伊利集团的商标，亦不知晓伊利商标的知名度，其“YILI伊利”商标权的取得，为合法注册所得。2015年前，伊利申请的英文商标为“Yeale”，并非“YILI”，伊利集团并没有保护“YILI”的意图；此外，李某提供了2017年由会计审计公司出具的“YILI伊利”酸奶费用估算报告。

针对双方证据和观点，欧盟知识产权局最后决定支持伊利集团的无效宣告请求[2]。在裁定中，官方的主要观点是：一、在争议商标申请日前，“Yili”与汉字“伊利”一同作为一个整体被认定为伊利集团的品牌，且该品牌具有极高的商业价值；二、李某为在为其伦敦自制酸奶申请一件欧盟商标，且该商标与中国、甚至世界驰名的奶制品品牌相同，不符合商业逻辑；三、有足够证据证明，李某注册伊利商标，目的是阻止伊利集团进入欧洲市场；四、尽管恶意是对商标申请人主观状态的判断，但仍可以有一系列的客观标准所参考，本案证据证明争议商标系李某抢注，因此被宣告无效。

伊利集团在无效宣告程序中成功主张了恶意抢注，那为何不在异议或异议复审时就主张恶意呢？答案是，恶意抢注并不是欧盟异议的法定理由，而是无效宣告或是侵权诉讼中反诉的法定理由[3]之一。那么，商标在欧盟被恶意抢注后，权利人该怎么办呢？首先，若权利人有在先权利的，那么在积极主张混淆可能性外，一定要提供欧盟及其他国家的使用证据，以证明据争商标存在较高声誉，以便从心证的角度影响审查员决策。若权利人没有在先权利，且并非代理人/代表人抢注情形的，则需要等诉争商标注册后，基于恶意提出无效宣告。根据《欧盟商标审查指引》，欧盟商标无效宣告的举证责任由无效宣告申请人承担。

那么，在主张恶意抢注的欧盟无效宣告案件中，恶意是如何认定的呢？尽管，欧盟《商标条例》及其他规则中并未对恶意进行明确定义，但关于恶意的认定标准，在先判例、以及《欧盟商标审查指引》中都做出了明确规定。最早对欧盟商标抢注恶意的认定标准，是在欧盟第C-529/07号Lindt Goldhase商标侵权及反诉案[4]中做出的。根据该案件，恶意抢注判断因素有三个：其一，申请人明知或应知他人在欧盟任一成员国内，在相同或类似商品上使用该商标；其二，申请目的是为了阻止他人继续使用该商标；其三，考虑在先商标/标志受到保护的程度或是知名度的程度。其中，在判断申请人“应知”时，通常考虑他人商标/标志使用的时间长度，若使用时间越长的，则越容易被认定为恶意。此外，在判断申请人的申请目的是为了阻止他人继续使用该商标时，通常考虑申请人是否有实际使用商标的意图、申请人是否希望不当利用他人商誉、申请商标是否为产品或产品包装整体注册[5]。

在以上判例确定的认定要素基础上，最新《欧盟商标审查指引》[6]对恶意抢注判断要素做了一系列调整。首先，增加了商标近似程度的判断。若商标近似程度越高的，则被认定恶意可能性越大（难谓偶然）。其次，在申请目的方面，《指引》中增加了其他情形，例如，申请人为了获取经济补偿、双方存在直接或间接的业务关系、申请人为了逃避商标注册后的使用义务[7]、申请人在其他案件中曾被认定为恶意抢注等。《指引》结合了最新的审查实践，提供了较为明确、全面的恶意认定标准。此外，关于各认定要素如何适用，在先判例和《指引》中也明确指出，各要素要个案、综合考虑，仅满足部分认定要素的，并不必然被认定为恶意抢注。

在“YILI伊利”欧盟无效案件中，恶意抢注判断因素是如何适用的呢？首先，本案审理依据，主要是第C-529/07号Lindt Goldhase商标案件中确立的判断要素。其次，在认定申请人明知或应知的主观状态时，审查员指出，尽管恶意是对商标申请人主观状态的判断，但仍可以有一系列的客观标准所参考。审查员基于伊利商标拥有极高的知名度，推断出申请人知晓伊利商标的存在。关于申请目的，审查员认为，根据双方提交的证据，申请人并无实际使用注册商标的目的，而是为了阻止伊利集团载有该商标的产品进入欧盟市场，构成恶意注册的认定标准。值得注意的是，申请人是否为了阻止伊利集团产品进入欧盟市场，是基于申请人无使用“YILI伊利”商标的商业逻辑做出的。尽管裁判中没有对商业逻辑进行分析，但笔者认为商业逻辑主要指商业主体的经营能力、经营范围、经营目的及“经营轨迹”等是否与注册申请的需求相匹配来判断的。本案中，审查员指出，李某申请商标时的经营能力，仅限在伦敦生产和销售自制酸奶。如此，将酸奶销售至伦敦外的其他城市，甚至欧盟各国，具有一定难度。此外，李某目前的经营活动（磁铁和管道进口与销售）与酸奶制作和销售的渠道、网络也没有任何延续性可言，明显没有在欧盟使用申请商标的能力和意图。当李某选择注册一件与中国一线奶制品品牌相同的商标时，很难理解为是善意的，因此李某注册申请商标的行为系出于恶意。

在恶意认定标准的适用方面，不难看出在先判例和审查指引均设置了较高的门槛。毕竟，商业道德与自由竞争很难说是边界分明的，既要鼓励竞争、避免资源闲置，又要打击恶意、排除不良竞争行为。因此，国内企业在欧盟进行商标保护、打击恶意注册时，仍要坚持以注册为原则，无效宣告为补充的维权之路，同时积极利用欧盟恶意抢注的认定实践。 

注释：

[1]欧盟第B002531468号异议裁定。

[2]欧盟第 24442C号无效宣告决定。

[3]欧盟《商标条例》第59条（1）（b）。

[4]参见https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7DBB4800BF09B3B08B8AB5722637FBFD?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2891759

[5]若是整体注册的，则认为申请人是在最大程度的排除竞争，因此恶意认定的可能性更大。

[6]2022年3月31日生效。

[7]欧盟《商标条例》第58条（1）（a）规定，若商标连续五年未使用的，他人可以基于该理由提出撤销申请。