最高院再审“葵花宝典”案，是在先权益还是通用名称？

【判决要点】

1.对于“作品名称、作品中的角色名称等”作为“在先权益”予以保护，须满足三个条件：（1）作品处于著作权保护期限内。（2）作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。商标法保护的必要性取决于作品元素的知名度和影响力。（3）商标使用在相关商品或服务上造成公众混淆误认的可能性较大。

2.“葵花宝典”作为《笑傲江湖》小说中武学秘籍的特有名称，是牵引小说情节发展的重要线索和贯穿整部小说的核心。经由作者的创造性劳动，“葵花宝典”已从普通词汇“葵花”与“宝典”的组合演变为具有明确指向性、对应性的名称。“葵花宝典”与《笑傲江湖》小说和金庸产生了稳定的对应关系。在诉争商标申请日之前，《笑傲江湖》小说、基于小说而改编的同名影视作品、小说中的“葵花宝典”名称及金庸已经为广大公众所熟知，具有较高知名度。

3.虽然“葵花宝典”超出了原有范畴而演化成为可以指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册的词汇，但该词汇一定程度的泛化使用，并不足以证明至诉争商标核准注册时，“葵花宝典”与金庸及其小说《笑傲江湖》之间的对应关系被阻断。现有证据不能说明，“葵花宝典”已经变为通用名称。

【案例来源】

北京知识产权法院（2017）京73行初2800号行政判决书

北京市高级人民法院（2018）京行终6240号行政判决书

最高人民法院（2021）最高法行再254号行政判决书

【当事人】

再审申请人（一审第三人、二审上诉人）：完美世界控股集团有限公司

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：国家知识产权局

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：上海游奇网络有限公司

【案情简介】

上海游奇公司于2012年3月5日向国家工商行政管理总局商标局提出第10572048号“葵花宝典”商标注册申请，该商标于2013年6月7日核准注册，核定使用服务为第41类，专用期限自2013年6月7日起至2023年6月6日止。2015年3月20日，完美世界数字公司对诉争商标提出无效宣告申请。商标评审委员会经审理，于2017年3月2日作出被诉裁定，诉争商标予以无效宣告。

一审法院判决，撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2017]第17732号关于第10572048号“葵花宝典”商标无效宣告请求裁定书；被告国家工商行政管理总局商标评审委员会针对完美世界（北京）数字科技有限公司就第10572048号“葵花宝典”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。二审法院予以维持。

再审判决，撤销北京市高级人民法院(2018)京行终6240号行政判决和北京知识产权法院(2017)京73行初2800号行政判决；驳回上海游奇网络有限公司的诉讼请求。

【判决观察】

标评审委员会于2017年3月2日作出第17732号裁定。裁定认为：本案完美世界数字公司作为完美世界(北京)软件有限公司、完美世界(北京)软件科技发展有限公司的利害关系人，有权基于金庸《笑傲江湖》作品中武学秘籍的特有名称“葵花宝典”的商品化权益对诉争商标提起无效宣告申请。2013年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称2013年商标法)第三十二条所指的“在先权利”应作广义理解，不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括民事主体依法享有的受法律保护的其他合法权益。

完美世界数字公司所主张的“商品化权”，指的是权利人具有的将知名形象、知名作品名称、作品中具有知名度和独创性的特有元素等相关标识与商品(服务)结合，投入商业性使用而取得经济利益的权利，由于该权利并非法定的民事权利类型，故将其称为“商品化权益”为宜。作品中的特有名称能否成为“商品化权益”的保护对象，关键看该作品中的特有名称是否具有知名度和影响力，是否与权利人建立对应关系，相关公众能否在商业活动中藉此作品名称产生心理消费需求。完美世界数字公司提交的在案证据表明，金庸的《笑傲江湖》小说作品拥有广大的读者群体，《笑傲江湖》小说作品在文学界和相关公众中具有较高的知名度和影响力，而“葵花宝典”作为金庸在该武侠小说作品中虚构的最高级别的武学秘籍，是牵引小说情节发展的最重要线索，是贯穿整部小说的悬念和核心。

“葵花宝典”已与《笑傲江湖》作品及金庸建立了固定的对应关系。“葵花宝典”作为小说作品中武学秘籍的特有名称所带来的商业价值和商业机会是金庸投入大量创造性劳动所得，而诉争商标与金庸小说中武学秘籍的特有名称完全相同，且诉争商标核定使用的在计算机网络上提供在线游戏、娱乐等服务是当下武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，诉争商标核定使用在上述服务项目上容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权，从而对使用了诉争商标的上述服务产生好感以及信任感，这就不当利用了金庸基于小说作品中武学秘籍的特有名称而享有的商业价值和交易机会。故诉争商标的申请注册损害了金庸《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了2013年商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。完美世界数字公司主张诉争商标的注册违反2013年商标法第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”及第十条第一款第八项“有害社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的理由不能成立。商标评审委员会裁定：诉争商标予以无效宣告。

一审法院认为，根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定，本案审查相关程序问题应适用2013年商标法，审查实体问题应适用2001年商标法。商标评审委员会在行政程序中对于实体问题直接适用2013年商标法进行审理，存在新旧法法律适用错误，但由于2013年商标法第三十二条与2001年商标法第三十一条规定内容相同，故该适用错误并不当然导致实体结论的变化。

本案的焦点问题为：(一)关于完美世界数字公司对诉争商标提出无效宣告的主体资格是否适格的问题。2013年商标法第四十五条规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。判断申请人是否为利害关系人原则上以提出异议或无效宣告申请时为准。申请时不具备利害关系，但在案件审理时已具备利害关系的，应当认定为利害关系人。

(二)关于诉争商标是否违反2001年商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。一审合议庭出现不同意见。少数意见认为，上海游奇公司在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务上申请注册诉争商标，违反了该规定，但诉争商标核定使用在“提供体育设施；玩具出租；游戏器具出租；动物训练；为艺术家提供模特服务；经营彩票；提供娱乐场所；提供娱乐设施”服务上，未违反该规定。

多数意见认为，上海游奇公司提交的证据显示，“葵花宝典”已经从唯一指向金庸作品《笑傲江湖》演化为不再仅指向特定作者或特定作品，“葵花宝典”与《笑傲江湖》及金庸之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断。此种情形下，如果仍将著作权法中不属于保护对象的虚拟作品名称纳入到在先商品化权益的保护范畴，一定程度上损害了社会公众对法律的合理预期并限制了公众的表达自由，遏制商标申请注册制度带来的负面效应不应以前述利益的损害为代价。具有其他含义的虚拟武学秘籍名称“葵花宝典”不构成在先权益，诉争商标的申请注册并未违反2001年商标法第三十一条“申请商标注册不得损.害他人现有的在先权利”的规定。

综上所述，无论是合议庭少数意见还是多数意见，第17732号裁定均存在部分事实认定不清，部分法律适用错误的问题。一审判决：撤销第17732号裁定；商标评审委员会就诉争商标的无效宣告请求重新作出裁定。一审案件受理费100元，由商标评审委员会负担。

二审法院认为，本案审查判断诉争商标是否应予无效宣告，应当适用2001年商标法。本案二审期间的争议焦点为：“葵花宝典”名称是否能够以“商品化权益”的形式作为在先权益予以保护，进而在此基础上确定诉争商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的规定。

民法总则在明确列举民事主体享有的各项民事权利后，在第一百二十六条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益。”无论是民事权利，还是民事权益，都应当由法律予以规定方能获得保护。《中华人民共和国著作权法》(以下简称著作权法)明确规定了著作权及邻接权人享有的各项民事权利，特别是该法第十条第一款第十七项作出兜底性规定“应当由著作权人享有的其他权利”，只要其他民事主体未侵害著作权法规定的上述权利，则应当认定他人对作品及构成元素的使用就是合法的、不需要承担民事责任。现有的法律和司法解释，并未规定作品中虚构的作品名称，无论是以武学秘籍的形式或者以其他形式出现，可以作为在先权益予以保护。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款对作品名称、作品中的角色名称的保护，更多地是从反不正当竞争的角度对具体的行为予以规制，并不意味着在著作权法之外在作品或其构成元素上创设了新的民事权益。商标评审委员会和完美世界公司所主张的“商品化权益”，不符合民法总则第一百二十六条的规定，“商品化权益”不属于“民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益”的范畴。同时，“商品化权益”本身的内涵、边界无法准确确定，相关公众对这一所谓的民事权益无法作出事先预见和为避免侵权而作出规避。故就此类作品构成元素而言，缺乏在法律上给予直接保护的法律依据。第17732号裁定在事实认定和法律适用方面均存在错误。商标评审委员会和完美世界公司认为金庸小说作品《笑傲江湖》中虚构的武学秘籍“葵花宝典”应当作为商品化权益予以保护的上诉理由缺乏法律依据，二审法院对此不予支持。

二审法院另外指出，如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用而有可能引人误认的行为，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称反不正当竞争法)调整的不正当竞争行为。反不正当竞争法在对不正当竟争行为予以规制的同时，必然使受到该不正当竞争行为影响的其他经营者或者包括著作权人在内的其他民事主体享受到反射性的利益，该利益属于民法总则第一百二十六条规定的“法律规定”的民事权益。商标评审委员会在重审过程中，应当就诉争商标的注册和使用是否属于反不正当竞争法所禁止的不正当竞争行为作出认定。二审判决：驳回上诉，维持原判。

再审法院认为，本案再审阶段的主要争议焦点是：诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。结合各方当事人的意见以及原审情况，具体分析如下：

《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定，对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。本案诉争商标核准注册时间为2013年6月7日即2013年商标法修改决定施行前，故本案实体问题的审查应适用2001年商标法。一、二审法院对此认定正确。

2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若千问题的规定》第三十一条规定：“本规定自2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。”基于上述规定，本案审理商标无效宣告请求行政案件可以参照适用《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》虽然是在2013年商标法实施之后制定，但其仅是对2013年商标法包括第三十二条的适用进行解释，其内容已被法律规范所涵盖；而且2013年商标法第三十二条与2001年商标法第三十一条的内容完全相同。因此，本案参照适用《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》并不违反“法不溯及既往”原则，上海游奇公司的相关主张，不能成立。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”根据该规定，对“在先权利”的界定，从时间节点上看，强调在诉争商标申请日之前享有，且在诉争商标核准注册时仍然存在；从范围上看，“在先权利”包括“民事权利”和“其他应予保护的合法权益”。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”对于“作品名称、作品中的角色名称等”作为“在先权益”予以保护，须满足三个条件：1.作品处于著作权保护期限内。2.作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。商标法保护的必要性取决于作品元素的知名度和影响力。3.商标使用在相关商品或服务上造成公众混淆误认的可能性较大。具体到本案：

首先，根据原审查明的事实，《笑傲江湖》系金庸于1969年创作完成的一部武侠小说作品，目前仍处于著作权保护期限之内。完美世界公司提交的在案证据表明，该小说最早于1984年10月出版发行，后被数家出版单位相继多次再版。《笑傲江湖》小说作品先后被改编为7版电视剧和4版电影。“葵花宝典”作为《笑傲江湖》小说中武学秘籍的特有名称，是牵引小说情节发展的重要线索和贯穿整部小说的核心。经由作者的创造性劳动，“葵花宝典”已从普通词汇“葵花”与“宝典”的组合演变为具有明确指向性、对应性的名称。“葵花宝典”与《笑傲江湖》小说和金庸产生了稳定的对应关系。在诉争商标申请日之前，《笑傲江湖》小说、基于小说而改编的同名影视作品、小说中的“葵花宝典”名称及金庸已经为广大公众所熟知，具有较高知名度。

虽然上海游奇公司一审期间提供了相关证据，以说明“葵花宝典”超出了原有范畴而演化成为可以指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册的词汇，但该词汇一定程度的泛化使用，并不足以证明至诉争商标核准注册时，“葵花宝典”与金庸及其小说《笑傲江湖》之间的对应关系被阻断。现有证据不能说明，“葵花宝典”已经变为通用名称。即便相关公众将“葵花宝典”指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册，很大程度上仍是借助了《笑傲江湖》小说中“葵花宝典”武学秘籍的特性。而完美世界公司申请再审期间提交的上海零点市场调查有限公司的调查报告显示，在公众认知中“葵花宝典”与金庸及其作品之间仍存在较高关联性。一、二审法院认为“葵花宝典”与《笑傲江湖》小说及金庸之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断，属于认定事实错误。

其次，诉争商标为文字商标，与金庸小说《笑傲江湖》中的武学秘籍名称“葵花宝典”完全相同，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐；玩具出租”等服务上。完美世界公司在商标评审阶段提供的证据显示，早在诉争商标申请日之前的2008年12月，金庸即授权完美世界公司的关联公司作为“笑傲江湖”游戏的发行及销售权人。2013年7月之后，金庸与明河社出版有限公司作为授权人，授权完美世界公司的关联公司享有《笑傲江湖》小说的游戏改编权，有权以授权作品名称、授权作品中的人物、武功、武器的名称等申请注册商标等。上述事实表明，诉争商标使用的“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”等服务，属于武侠小说通常的衍生服务范畴。诉争商标使用在上述服务项目上，容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权。

再次，上海游奇公司除注册本案诉争商标之外，还注册了多件“笑傲江湖”商标。上海游奇公司作为从事网络游戏业务的经营主体，明知《笑傲江湖》小说、“葵花宝典”名称在我国具有广泛的知名度，仍使用“葵花宝典”申请注册商标，主观上具有利用相关权利人商业机会和市场优势地位的故意。

综上，诉争商标的注册违反了2001年商标法第三十一条有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利”的规定。

第17732号裁定综合考虑“葵花宝典”名称的知名度、诉争商标核定使用的服务与知名武侠小说衍生服务的关联程度以及诉争商标申请人的主观恶意等因素，对故意挤占作者对作品中的特有名称享有的商业价值和交易机会的行为严格规制，符合商标法及其司法解释的规定。第17732号裁定作出宣告诉争商标无效的结论，具有事实和法律依据，结果并无不当。一、二审法院对第17732号裁定的合法性进行司法审查时，在没有充分依据的情况之下，推翻了第17732号裁定的结论，在事实认定和法律适用方面均存在一定错误，再审法院予以纠正。

商标评审委员会作出的第17732号裁定使用了“商品化权”的概念。再审法院认为，虽然“商品化权”并非法律规定的概念，但不能圈于其名称而径行得出“商品化权”不受我国法律保护的结论。某项特定的权益是否受到保护、如何保护，要与具体的法律规范相结合。民法总则第一百二十六条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益”。2001年商标法第三十一条规定的“在先权利”，即属于受到法律保护的民事权益范畴。著作权法第十条第一款第十七项规定的“应当由著作权人享有的其他权利”，表明在第一款明确列举的十六项权利之外，著作权人还享有其他法律赋予的权利，未列举的不等于著作权人没有这些权利。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》将符合特定条件的“作品名称、作品中的角色名称等”纳入“在先权利”给予保护，并非在著作权法等法律之外创设了新的权益。在商标法已经对在先权利保护作出明确规定的情况下，本案可不再考虑反不正当竞争法的适用。

需要指出的是，注册商标的注销与商标权无效的法律后果不同。本案裁定提审之后，上海游奇公司向国家知识产权局申请注销诉争商标。根据《中华人民共和国商标法实施条例》的相关规定，待国家知识产权局核准注销诉争商标后，该注册商标专用权的效力自国家知识产权局收到注销申请之日起终止。本案为商标无效宣告请求行政案件，被宣告无效的注册商标，注册商标专用权自始无效。因此，诉争商标的申请注销不影响本案的审理。

再审判决：

综上所述，诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。第17732号裁定依法应予维持。一、二审法院认定事实不清，适用法律错误，再审法院予以纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条规定，判决如下：

一、撤销北京市高级人民法院(2018)京行终6240号行政判决和北京知识产权法院(2017)京73行初2800号行政判决；

二、驳回上海游奇网络有限公司的诉讼请求。