喜力停止实施被诉外观设计案

案情简介

原告喜力酿酒厂有限公司在啤酒等商品上拥有“Heineken”“喜力”文字商标及文字图形组合商标。张增见等被告注册了“海纳啃Hainaken”商标，并将“XILI”“xili”“HEINEKEN”“HAINEKEN”“Hainiken”“HAINIKEN”“喜力”“喜力啤酒”等标识使用在啤酒商品上。被告还将与原告商标近似的图案、侵权企业名称等作为外观设计专利申请在啤酒包装罐、包装箱上，用于生产经营。原告除了主张停止商标侵权、停止使用喜力字号、赔偿损失、消除影响等民事责任外，还同时提出了要求禁止被告实施其外观设计专利的诉讼请求。

本案的裁判要点是，对于被告获得的外观设计专利，在专利权有效的情况下，能否在民事侵权案件中请求法院判令被告禁止其实施专利。本案中，原告要求被告不得实施侵害原告商标权及外观设计专利权的诉讼请求，法院审理认为，被告生产产品的外包装与该外观设计极为近似，且该外观设计中使用了与原告商标近似的标识，如不禁止其使用将会损害原告的合法权利，遂判令被告于判决生效之日起不得实施外观设计专利。2021年2月20日，山东省高级人民法院审理作出二审判决维持一审判决。

判决观察

法院认为，本案的焦点问题在于：

一、被告是否侵犯了原告享有的第3336156号“喜力"、第G1005248号"Heineken"、第G1181413号注册商标专用权；

二、被告行为是否构成不正当竞争；

三、如被告构成商标侵权或不正当竞争，应当承担何种民事责任。

一、被告是否侵犯了原告享有的第3336156号“喜力”、第G1005248号"Heineken"、第G1181413号、8098276号、3310340号、G1004810号图形商标注册商标专用权

原告系第3336156号“喜力"、第G1005248号“Heineken”、第G1181413号、8098276 号、3310340号、G1004810号图形商标的注册商标专用权人，上述商标均在有效期内，原告依法享有的商标权受法律保护。

原告在庭审中认为，三被告的以下行为侵犯了原告的上 述注册商标专用权：1、被控侵权产品绿色图案的上部使用“QING DAO XILT'、扫描被控侵权产品后显示“青岛喜力"、被告赣州百惠在宣传页中突出使用“荷兰喜力"，侵犯第 3336156号“喜力”商标权；2、被控侵权商品上使用 “ HAINAKEN ”，在宣传材料上多处使用“ HAINAKEN ”及 “ Hainaken ”，被控侵权产品上英文生产厂家名称“HeineKen”、"heineKen",侵犯第G1005248号"Heineken" 商标权；3、被控侵权产品上使用的图形与原告的图形商标 高度近似，侵犯了原告第G1181413号、8098276号、3310340 号、G1004810号商标权。

法院认为，《中华人民共和国商标法（2013年修订）（以下简称《商标法》）第五十七条第（一）、（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册 商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，均属侵犯注册 商标专用权，本案中，被控侵权产品及宣传材料上多处使用 “HAINAKEN”及“Hainaken"标识，该标识与原告第G1005248 号"Heineken”商标相比，无论是字母的排列组合还是读音都极为相似；被控侵权产品上使用的绿色跑道形标识与原告 第 G1181413 号、8098276 号、3310340 号、G1004810 号图形 商标相比，无论是形状、色彩还是设计要素亦极为相似，容 易使相关公众对产品的来源产生误认，构成商标法意义上的近似。

关于原告主张的扫描被控侵权产品后显示“青岛喜力”，法院认为，产品条形码在产品中的作用亦为识别商品来源， 被控侵权产品在条形码信息中使用“青岛喜力”，其中起到 识别作用的系“喜力”二字，该行为亦使相关公众误认为该 产品为原告所生产或与原告存在关联关系，故该行为侵犯了 第3336156号“喜力”文字商标专用权。

关于被告赣州百惠在宣传页中“荷兰喜力百惠酿酒有限 公司”中突出使用“荷兰喜力”，法院认为，《最高人民法院 关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一 条第（一）项规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字 作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相 关公众产生误认的，属于商标法规定的给他人注册商标专用 权造成其他损害的行为，结合被告赣州百惠所做“荷兰喜力 百惠酿酒有限公司隆重招商”等宣传，可以认为其是将“喜力”作为企业名称中的字号突出使用，该行为极易造成相关公众的误认，误认为系原告关联企业，故该行为亦侵犯了第3336156号“喜力”文字商标专用权。

关于被控侵权产品上英文生产厂家名称中使用“HeineKen”的行为，《商标法》第五十八条规定“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”，被控侵权产品中使用的被告青岛喜力的企业名称中的“HeineKen”与原告的第G1005248号“Heineken"注册商标完全相同，容易导致相关公众的误认,故其行为构成对原告的不正当竞争行为。

关于原告主张的被控侵权产品绿色图案的上部使用“QINGDAOXILI”字样的行为，法院认为，原告商标系“喜力”文字商标，被告使用为“XILI”拼音，相关公众通过“XILI”并不必然认为“XILI”即为“喜力”，且该行为系依附于被 告青岛喜力的企业名称，故法院认为，该行为并不构成对原告第3336156号“喜力”文字商标专用权的侵害。

综上，法院认为，被控侵权产品及宣传材料侵犯了原告第3336156 号“喜力”、第 G1005248 号"Heineken”、第 GU81413 号、8098276 号、3310340 号、G1004810 号图形商 标注册商标专用权，该行为系被告青岛喜力、赣州百惠共同实施，故二被告的行为构成侵权。

二、被告行为是否构成不正当竞争

《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不 正当竞争法》）第六条第（二）项规定“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、 艺名、译名等）”。《最高人民法院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的'企业名称'。具有一定的市场知 名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为 反不正当竞争法第五条第（三）项规定的'企业名称'”。本 案中，原告企业名称为喜力酿酒厂有限公司，虽然其为荷兰 公司，但其以该名称在中国境内进行商业性使用，自1994 年起，其关联公司在海南、上海、广州、浙江等地设立，2004 年起，在国家工商行政管理总局注册“喜力”等商标，相关“喜力”产品在国内广泛销售，故法院认为，“喜力”作为 原告字号具有一定的市场知名度，为相关公众所知晓，应当 受到《反不正当竞争法》的保护。被告青岛喜力成立于2016 年，作为专业啤酒生产企业，其对于原告已经具有较高知名度的字号应当具有合理避让的义务，被告以“喜力"作为字号，并对其产品进行生产销售，极易使相关公众将被告产品 误认为是原告产品或者与原告存在特定联系，造成混淆，其主观上具有过错，其行为构成不正当竞争行为。被控侵权产 品系被告青岛喜力与赣州百惠共同生产，且产品上标有被告 青岛喜力的企业名称，结合被告赣州百惠宣传单上对“荷兰 喜力百惠酿酒有限公司"所做宣传，法院认为，被告赣州百 惠主观上亦存在过错，亦构成不正当竞争。

三、如被告构成商标侵权或不正当竞争，应当承担何种民事责任

本案中，被告青岛喜力和赣州百惠的行为侵犯了原告的商标权并构成不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于被告赣州百惠所提其为代加工企业，仅负责灌装，主观上尽到了审查义务的抗辩，法院认为，首先两被告之间 的《合作加工协议》系内部约定，不足以对抗第三人；其次,被告赣州百惠系规模较大的啤酒生产企业，其对具有较高知名度的“喜力”、“Heineken”等标识负有较高的注意义务，故法院对被告的该项抗辩不予支持。

关于被告张增见，法院认为，其应当与被告青岛喜力、 赣州百惠承担连带责任。理由如下：第一，被告张增见为青 岛喜力的股东，在网页宣传中标明为法人代表；第二，侵权 产品所使用的外包装与被告张增见申请的ZL 201830077155.4号外观设计专利基本一致；第三，被告张增见申请了与原告商标近似的“Hainaken”、“喜十力”、“A喜力”等商标；第四，2018年7月1日的《承诺书》由被告 青岛喜力与被告张增见共同出具。因此，法院认为，本案中的侵权行为系被告张增见与被告青岛喜力、赣州百惠共同完成，应当承担连带责任。

关于原告要求被告张增见不得实施侵害原告商标权及字号的ZL201830077155. 4号外观设计专利权的诉讼请求，法院认为，被告生产产品的外包装与该外观设计极为近似，且该外观设计中使用了与原告商标近似的标识，如不禁止其使用将会损害原告的合法权利，故法院对原告的该诉讼请求予以支持。

关于损失赔偿的数额，由于原告并未提交证据证明其实 际损失或被告侵权获益，法院将结合以下因素确定赔偿数额：第一、原告“喜力"系列商标及企业名称经原告的宣传推广均具有较髙知名度；第二、被告青岛喜力、赣州百惠均为较大的啤酒生产企业，生产规模较大；第三、本案中被告的行为包括注册与原告近似的企业名称、申请注册与原告商 标近似的商标，申请带有与原告商标近似标识的啤酒包装箱 外观设计、产品上使用与原告商标近似的标识、宣传中突出 使用与原告商标近似标识等一系列行为，主观恶意明显；第四、被告青岛喜力及张增见曾在2018年《承诺书》中对其侵权行为予以认可，但直至本案起诉之时，其承诺仍未完全 履行；第五、原告为本案支付律师费、公证费等合理维权费用。综合上述因素，法院确定三被告向原告赔偿经济损失及 维权合理费用200万元。

关于原告要求被告在媒体上刊登声明，消除影响的诉讼请求，法院认为，原告并无证据证明被告的侵权行为给原告 商誉造成影响，故法院对原告的该项诉讼请求不予支持。

综上，依照《中华人民共和国商标法》（2013年修订） 第五十七条第（一）、（二）项、五十八条、六十三条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条第（二）项、第十七条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、《最高人民法院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》 第六条之规定，判决如下：

一、被告青岛喜力啤酒有限公司、被告赣州百惠酒业有限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯原告第3336156号“喜力”、第 G1005248 号"Heineken”、第 G1181413 号、第8098276号M、第3310340号艮、第G1004810号注册商标专用权的行为;

二、被告青岛喜力啤酒有限公司、被告赣州百惠酒业有 限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯原告“喜力”字号 的不正当竞争行为；

三、被告青岛喜力啤酒有限公司于本判决生效后十日内 办理企业名称变更，变更后的名称不得含有“喜力”字样；

四、被告张增见于本判决生效之日起不得实施 ZL201830077155. 4号外观设计专利；

五、被告青岛喜力啤酒有限公司、被告赣州百惠酒业有 限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告喜力酿酒厂有 限公司经济损失及为制止侵权行为支出的合理费用200万 元，被告张增见对此承担连带责任；

六、驳回原告喜力酿酒厂有限公司的其他诉讼请求。