企业如何科学使用和管理防御性商标以避免“撤三”风险

商标最基本的功能是区别商品或者服务的来源，商标是商标权人知名度、美誉度以及市场价值的重要载体。如果注册了商标却不使用，这不但会导致商标的识别功能和市场价值无从体现，而且也会阻碍他人正常使用相同或近似的商标。因此，为了激活商标资源，促进商标使用，我国《商标法》明确规定注册商标三年不使用即被撤销制度，实践中形象地称“撤三”制度。“撤三”制度核心所在即是“商标实际使用”。现实中一些大型企业出于战略防御性以及长远发展目的注册防御商标，使用概率通常不高。实践中，在后申请人为使自己的商标获准注册，对在先商标权人的商标进行“撤三”申请，以扫清权利障碍。

显而易见，防御性商标和“撤三”制度由于存在的目的和作用截然相反，现实中常常发生冲突，“撤三”制度经常致使很多未投入使用的防御性商标面临被撤销风险。因此，防御性商标如何能够最大程度避免被他人申请“撤三”以及被提“撤三”后如何保留住防御性商标就成为企业商标管理实务的难点，文章主要从三个方面对此进行分析和探讨，为商标权人加强对防御性商标的使用和管理提供建议和帮助。

一、根据实际情况，制定商标管理和规划策略
我国《商标法》未建立防御性商标制度，相关的法律法规也未提及防御性商标，防御性商标只是学术和实务界认可的区别于基础商标的一个提法。防御性商标的性质决定其注册目的不在于使用，而只是对基础商标进行事先保护的一种实用预防措施。企业为了扩大名牌影响力，往往同时注册和拥有包含基础商标和防御性商标在内数量众多的商标，这就需要商标权人因时制宜、因地制宜地进行商标管理和规划。

（一）注册防御性商标需要适时而动

商标具有识别来源和保障品质的功能，有长远品牌发展规划和无形资产保护意识的市场主体都会精心选择一个寓意好、响亮又好记的商标名称作为基础商标注册和使用，而进行防御性商标注册则是需要发展到一定规模、具有一定知名度后才需要采取的预防性措施，它不适合于经营规模小、业务单一、资金短缺的初创型企业和小微企业。

以红豆集团的商标规划为例，1984年红豆集团前身港下针织厂注册了第1件“红豆”商标后，潜心经营，不断扩大针织产品的市场知名度和影响力，8年间围绕第25类（服装、鞋、帽）又申请3件“红豆”和“HONG DOU”商标，进一步提升了品牌知名度和美誉度。直到1992年江苏省首家乡镇企业集团——红豆针纺集团成立，红豆集团才开始规划防御性商标注册，1992年就在32个商品类别上注册了38件“红豆”和“HONG DOU”商标，之后又在全部45个商品和服务分类对“红豆”以及相近似的“虹豆”等商标名称都进行了防御性商标注册和布局。

（二）注册防御性商标需要谋定而后动

实施防御性商标战略要结合企业的实际经营和业务拓展情况深谋远虑，即需要充分考虑当前主要商品或服务的经营范围、未来市场拓展前景以及长远发展规划等因素，有步骤地注册和使用防御性商标。如可以先在与主营业务密切联系的商品或服务分类上进行防御性注册，再在以后可能拓展的业务分类上进行防御性注册。有规划地注册防御商标，不仅可以逐步扩大商标注册范围和知名度，又能为日后的多元化经营和品牌扩张预留空间。

还是以红豆集团的商标规划举例，伴随产品从针织内衣逐渐发展到纺织服装、橡胶轮胎、大健康、商业地产四大领域，红豆集团也在有步骤地在全国乃至全球54个国家和地区展开了商标防御和保护性注册，科学合理的商标规划为红豆集团实施多元化经营战略奠定了基础。2019年，红豆品牌位列中国最具价值品牌排行榜第80位。

（三）制定适合实际的防御性商标管理规则

企业商标管理与品牌发展息息相关。为了应对“撤三”风险，商标权人可以采用商标分级管理，即综合考虑商标注册目的和重要性将商标划分为基础商标和防御性商标，也可以进一步将防御性商标区分为跨类别防御性商标和同类别防御性商标。对于防御性商标的管理尤其关注连续三年不使用的问题，注重其使用效率，避免浪费商标资源。
商标权人对防御性商标的维持，也是需要付出相当大的成本和代价，商标注册后即束之高阁是对企业无形资产的极大浪费。商标权人有必要在对防御性商标管理中引入评估机制，即以企业现实和长远的需求为依据，对商标资源进行分析评估，保护优质资源的同时，对价值不高或无价值的资源进行让渡或者舍弃，如对一些长时间内自己不会使用的防御性商标可以通过转让他人或者许可他人使用的方式来最大化发挥这类商标的经济价值，实现无形资产的成本控制。

二、关注“撤三”制度及风险，重视商标使用并留证

预防被提商标“撤三”，可以从信息资源管理和使用证据留存两个方面入手，做好防御性商标的日常管理。

（一）注重做好防御性商标相关信息资源的有效管理

与“撤三”最密切的信息管理是商标权人在注册地址发生变化时是否及时办理地址的变更申请，若未及时变更，一旦出现被“撤三”，商标局下发的《提供使用证据通知书》等文书难以查收，当事人无法得知更别说参与案件程序，商标被撤销在所难免。在现实中，自然人注册的商标出现上述情况的可能性更高。另外，商标权人对于核准注册的商标信息也不能自行改变，如对实际使用商标的主要部分和显著特征进行较大改变，这样不仅会导致应对“撤三”时提供的使用证据不被官方采信，而且还很可能因商标使用不规范而遭受市场监管部门的行政处罚。

随着互联网经济的快速发展，市场主体越来越重视线上的品牌营销和宣传推广，做好互联网信息传播的有效管理意义重大。从预防“撤三”的角度，商标权人可以适当加强所有的全部基础商标和防御性商标在互联网上的宣传力度，增加企业和品牌的网络曝光度，为防御商标的长远使用预留市场空间。

（二）注重做好防御性商标使用证据的留存和管理

商标是商品经济的产物，实际使用才能体现其市场价值。“撤三”制度设立的意义也在于促使商标权人使用获准注册的商标。所以说，在商业活动中真实、公开、有效地使用防御性商标是破解“撤三”难题最简单、最有效的方法。随着“撤三”案件数量也来越多，国家知识产权局商标局对商标使用证据的审查越来越严格和规范，2018年专门发布《提供商标使用证据的相关说明》，其中对商品类商标和服务类商标的使用证据的具体表现形式以及不被视为商标法意义上的使用情形做出明确规定。《提供商标使用证据的相关说明》应该成为商标使用证据留存和管理的参考依据，商标权人可以据此建立商标使用证据档案，做好未雨绸缪。商标使用证据档案就是商标权人在商业经营活动中使用商标所形成的档案，包括商品的销售材料和广告宣传材料等。商标权人只有在平时注重对商标使用证据的保存，在需要提供时才能避免出现证据丢失或不全的情形。需要提醒商标权人注意的是，入档证据材料的内容应当清楚显示商标名称、相关商品或服务、制作时间等信息并尽可能保留证据原件。对于同一商业使用行为产生的多份证据也应该定期一并留存，以便形成一套连续完整的证据链。

三、做好日常监测预防，出现问题积极沟通和应对

商标权人在规范商标分级管理和建立商标使用证据档案的同时，还应做好对商标“撤三”的监测工作，预防可能的“撤三”风险。商标权人一旦发现被提“撤三”问题，应积极面对，及时做好相应对策。

（一）做好商标监测，前移预警关口，及时察觉风险

商标监测是风险防范意识强的企业通常采取的一种事前预警机制，主要任务包括通过定期查询对竞争对手或行业内商标注册情况进行实时监测以及通过市场反馈及时发现自身商标侵权/被侵权的风险，以便第一时间采取处理措施。商标权人可以将商标监测同“撤三”日常监测相结合，运用现代化商标查询和管理软件，辅之于现有产品销售网络内的市场人员走访，对同行或跨行竞争者的商品类别、使用商标信息、商标注册信息、商品销售情况等进行定期监测和跟踪；同时，注重提高广大销售人员的知识产权意识，充分发挥其积极性，尽量做到将商标监测关口前移至市场最末端。

商标权人在有效获取监测信息的基础上，应定期自查已经获准注册的商标特别是防御性商标的注册信息和实际使用情况，综合分析是否有被提“撤三”的潜在风险。

（二）出现问题时积极沟通，化被动为主动

商标权人在收到《关于提供注册商标使用证据的通知》后，除了要在收到通知之日起两个月内及时提交近三年的使用证据外，还需要积极同“撤三”申请人进行沟通和谈判。商标权人无论面对的是真正的撤销申请人，还是对手安排的撤销“代理人”，积极与对方进行联络都会有所收获。联络目的在于了解对方企业、产品、商标等基本情况，做到知己知彼；同时还能在联络时获取重要的线索和信息，比如在先商标构成申请人哪一个商标注册的权利障碍以及申请人特别关注的商品或服务类别等，从而探知申请人发起“撤三”的真实意图，化被动为主动。
在与“撤三”申请人的沟通和谈判中，商标权人可以尝试通过与对方签订商标并存协议，处分和让渡部分权利空间，从而使商标权人的在先商标不会成为“撤三”申请人的商标注册的权利障碍；商标权人也可以根据对涉及防御性商标的分析和评估情况，选择与撤销申请人就该防御性商标转让或者许可使用达成相关协议，通过合作和共赢来解决问题。如果双方谈判破裂，那就按照预案兵戎相见，积极参与到“撤三”程序中，向国家知识产权局商标局及时提供使用证据材料或者说明正当理由，必要时继续提起撤销复审，保护自己的正当权益。

四、结语

科学规划和管理却可以大大降低被提“撤三”的风险和几率。商标权人在市场拓展能力和品牌知名度不断提升的同时，也会越来越有实力通过对防御性商标进行广告宣传、展会展览、多元化经营中使用以及商标转让、许可等方式来满足“商标法意义上使用”的要求。归根结底，商标的生命在于使用，商标权人还是应当基于正当商业性使用的需要适时、适量和有规划地注册和布局防御性商标，同时对其进行有效使用和管理。