浅议专利诉讼中现有设计的引入与侵权判断

在侵权判定中，法院会参考专利复审委员会的无效审查决定，但无效审查决定并非是直接认定侵权与否的结论，具体是否侵权，应当依据外观设计侵权判定的现有法律规定、司法解释，根据无效审查决定所认定的涉案专利与现有设计、涉案专利与涉案侵权产品的专利之间存在的外观设计差异为判断基础，综合考虑涉案专利对现有设计的贡献度、被诉产品对涉案专利的借鉴和规避程度等因素，最终作出侵权与否的判定。

在办理专利侵权纠纷案件时，是否遇到过这样的情形，原告起诉被告侵犯自己的专利A，被告拥有专利B，且按照自己的专利B从事生产、制造、销售等经营活动，专利A的申请日期早于专利B，在原告起诉后，一审判决中认定被告侵权成立，但二审中被告用原告的专利A作为对比文件对自己的专利B进行无效，得到专利维持的决定，并以此作为上诉的理由，那么在二审法官会如何判定呢？

一 专利侵权

在确定外观设计是否相同或近似时，应当以外观设计专利产品一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响（或影响较小）的材料、内部结构等特征，应当不予考虑，从而判断涉嫌侵权的产品和涉案外观专利是否相同或近似。

在涉及外观设计的近似性判断时还应当考虑被诉侵权行为发生时涉案产品涉及空间的大小，对设计空间较大的，可以认定一般消费者通常不容易注意到的不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，可以认定一般消费者通常更容易注意到的不同设计之间的较小区别，设计空间的大小，需要结合被控侵权行为发生日之前的专利文件、公开出版物、会展展示物、宣传图册等进行认定。

二 专利无效和侵权认定

在钟某某和深圳某公司外观设计专利侵权纠纷一案中[1]，一审法院认定被告侵犯了原告的外观设计专利权，但在二审中，被告提交了第46485号无效决定请求书，在该份无效请求决定书中，被告利用原告的专利，对自己的专利提起无效，且被告制造的涉案产品也是按照自己专利进行生产的，在得到专利维持的无效审查决定书后，用此无效审查决定书作为自己不侵权的证据，该案二审法官没有进行公开的审理，而是让我方进行撤诉，撤回一审起诉。

在该案中出现了法院审理和专利复审委审查决定不一致的情况，主要原因在于两者的审查角度不一样，法院在进行侵权判断时，遵循的是“整体观察，综合判断”，而专利复审委则是从创造性的角度出发，这也导致两者之间的结果存在一定误差，但此种情况下是否就意味着被告生产的产品一定不侵权呢？当然不是，是否侵权需要引入现有设计，确定外观设计专利的授权性设计特征，结合被诉侵权产品的借鉴性设计特征和规避性设计特征进行综合比对（但实际工作中，法院大多会采用专利复审委的意见，认定被告不构成侵权）。

三 引入现有设计和授权性设计特征的确定

外观设计专利申请时，需要在简要说明中，写清产品的设计要点，该设计要点即为申请人认为外观设计与现有设计的区别点，也就是授权性设计特征，但由于外观设计专利不进行实质审查，因此专利文件中记载的设计要点仅仅是申请人自己认为的设计要点，在实际的案例中大量存在设计要点与现有设计雷同的现象，如果在侵权判定中不引入现有设计，仅仅将被控侵权产品和外观设计专利进行简单的侵权比对，那么事实上将无法将外观设计专利区别于现有设计的授权性设计特征、惯常设计等因素考虑到侵权判定中，导致授权性设计特征应相对于其他设计特征对整体视觉效果更具有影响的法律规定形同虚设。此种情况下，当外观设计专利产品的设计空间较小，也即一般消费者通常更容易注意到的不同设计之间的较小区别时，在进行侵权对比时，将极易导致外观设计的近似性判断出现误差，从而错误的扩大了外观设计专利的保护范围，导致对外观设计专利权的保护力度远远大于专利权人设计贡献的现象发生。

在认定授权性设计特征时，需要将外观设计专利的评价报告、专利复审委员会的复审决定、无效决定、专利申请日之前的专利文件、公开出版物、宣传图册等作为现有设计引入，确定外观设计专利的授权性设计特征，并以此作为侵权对比的重要参考因素。

四 借鉴性设计特征和规避性设计特征的确定

引入现有设计，确定外观设计的授权性设计特征后，在侵权比对的过程中，如果被控侵权产品包含外观设计专利部分授权性设计特征时，可将被控侵权产品外观中借鉴了专利授权性设计特征的部分称之为借鉴性设计特征，而将被控侵权产品外观中区别于专利的外观设计特征部分称之为规避性设计特征，此种情况下的侵权判断应当综合考虑外观设计专利的授权性设计特征、被控侵权产品的借鉴性设计特征和被控侵权产品的规避性设计特征进行综合判断。

具体而言，当：1、被控侵权产品的借鉴性设计特征全部包括外观设计专利的授权性设计特征，而规避性设计特征对整体视觉效果影响不大时，应当认定被控侵权产品与外观设计专利构成近似；2、被控侵权产品的借鉴性设计特征包括一部分外观设计专利的授权性设计特征，而规避性设计特征对整体视觉效果影响较大大时，应当认定被控侵权产品与外观设计专利不构成近似；3、被控侵权产品的包括大部分外观设计专利的授权性设计特征，同时被控侵权产品的规避性设计特征对整体视觉效果影响比较大时，需要考虑借鉴性设计特征和规避性设计特征对整体视觉效果产生贡献的大小，当借鉴性设计特征对整体视觉效果贡献更大时，可以认定被控侵权产品与外观设计专利构成近似，当规避性设计特征对整体视觉效果贡献更大时，可以认定被控侵权产品与外观设计专利不构成近似。

五 判例依据

在好孩子儿童用品有限公司（以下间称好孩子公司）与上海英伦宝贝儿童用品有限公司（以下简称英伦宝贝公司）、昆山威凯儿童用品有限公司（以下简称昆山威凯公司）外观设计专利侵权纠纷一案中[2]，一审认定侵权成立，判决被告英伦宝贝公司、昆山威凯公司赔偿原告好孩子公司经济损失及为维权支出的合理费用人民币200万元。

英伦宝贝公司、昆山威凯公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉，并提出了一份无效宣告请求书，即案外人对苏州威凯公司外观设计专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交涉案专利作为对比设计。专利复审委员会于2015年10月30日作出第27377号《无效宣告请求审查决定书》，维持苏州威凯公司专利权有效。主要理由为苏州威凯公司专利与对比设计除了基本结构相同外，两者在车轮数量、轮毂形状、支架设计、置物篮形状和位置、遮阳罩设计等方面均存在明显区别，上述区别点对整体视觉效果产生了显著影响，因此二者具有明显区别。经一审法院当庭比对且经各方当事人确认，被控侵权产品外观设计与苏州威凯公司201030509309.6号外观设计专利图片一致。

此外，苏州威凯公司于2012年6月7日，针对涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了200430049681.8号外观设计专利作为对比设计。专利复审委员会于2013年1月4日作出第19851号《无效宣告请求审查决定书》，维持涉案外观设计专利权有效。主要理由为涉案专利与对比设计在车架的整体形状、前轮支架和推把杆的位置关系、后支撑杆的位置和形状、扶手和脚踏板的位置，前轮支架的形状、前轮的数量、物品存放篮的形状等存在较大差异，上述区别使二者儿童推车的整体形状存在较大差异，二者不相同也不近似。

该案诉讼过程中，江苏高院引入上述两份无效宣告请求审查决定，通过对审查决定中专利复审委员会所认定的现有设计与涉案专利的区别、涉案专利与苏州威凯公司专利的区别加以分析，归纳出涉案专利授权性设计特征、被控侵权产品借鉴性设计特征以及规避性设计特征，以此作为确定涉案专利合理保护范围的重要参考，并最终作出侵权判定的结论。

（一）关于涉案专利授权性设计特征的确定

在第19851号无效宣告请求审查决定中，专利复审委员会认为，涉案专利与在先设计相比，区别在于：（1）车架的基本形状不同，从车前面看，涉案专利为流线型类U字形，在先设计为对称的类“√”型，从侧面看，类A字形的具体形状不同；（2）涉案专利的前轮支架与推把杆呈类平行线错开设置，在先设计的支撑杆为一体成型的一个杆；（3）涉案专利的后支撑杆为向后拱起的弧形，其下端连接于后轮支架的中部，在先设计的支撑杆为直杆状，下端连接于后轮支架的近后端部；（4）涉案专利扶手和地面基本平行，在先设计的扶手相对地面向上倾斜；（5）涉案专利的脚踏板位于靠近前轮的位置，在先设计的脚踏板位于存放篮前上方；（6）涉案专利的前轮支架前部向下延伸再左右横向延伸再向下延伸后，左右两端分别装有两个前轮，在先设计前轮支架前部向前下方向延伸，再横向延伸，左右两端分别只装有一个前轮；（7）涉案专利的存放篮从侧面看呈三角形，周围呈透明状，在先设计的存放篮从侧面看为平行四边形，且不透明；（8）涉案专利遮阳蓬侧面一部分为扇形透明纱状，在先设计的遮阳蓬为不透明布；（9）涉案专利为推车手柄，在先设计为横向杆。

根据第19851号无效宣告请求审查决定，专利复审委员会认为，涉案专利与在先设计的上述区别使儿童推车的整体结构、形状存在较大差异。而且，以上区别点位于产品显著位置，且属于童车类产品为一般消费者所重点关注的部位。车架的形状决定了童车的基本形状和构造，车架形状相对于其他部位而言，对于整体视觉效果具有更显著的影响。因此，涉案专利与在先设计既不相同也不相近似，符合专利法第23条的规定。据此，专利复审委员会决定维持涉案专利权有效。

根据专利复审委员会的上述结论，江苏高院认为，涉案专利之所以被维持有效，也是基于其与现有设计之间在上述整体形状或局部存在的区别设计，如：车架的整体形状、前轮支架和推把杆的位置关系、后支撑杆的位置和形状、扶手和脚踏板的位置，前轮支架的形状、前轮的数量、物品存放篮的形状。据此，江苏高院归纳涉案专利授权设计特征有：（1）从车前面看，车架为流线型的U字；（2）支架前部向下延伸再左右横向延伸再向下延伸后，左右两端分别装有两个前轮；（3）扶手与地面基本平行；（4）推车手柄；（5）前轮支架与推把杆呈类平行线错开设置；（6）后支撑杆为向后拱起的弧形，其下端连接于后轮支架的中部。以上授权性设计特征，将在确定涉案专利权的保护范围时予以特别关注。

（二）关于被控侵权产品借鉴性设计特征的确定

在确定涉案专利上述授权性设计特征的基础上，江苏高院进一步确定被控侵权产品中包含以下借鉴性设计特征：（1）从车前面看，车架为流线型的U字，整体上车身较宽较圆、车头较窄较尖，呈现类似于船体的造型设计；（2）扶手与地面基本平行；（3）脚踏板位于靠近前轮的位置；（4）推车手柄。

被控侵权产品存在的4处借鉴性设计特征中，容易被观察到的有三处：（1）从车前面看，车架为流线型的U字，整体上车身较宽较圆、车头较窄较尖，呈现类似于船体的造型设计；（2）扶手与地面基本平行；（3）推车手柄。

（三）关于被控侵权产品规避性设计特征的确定

在第27377号无效宣告请求审查决定中，专利复审委员会认为，苏州威凯公司专利与涉案专利之间的区别在于：（1）苏州威凯公司专利前轮为一个组合轮，后轮为两个单轮，整体构成了三轮推车的结构；涉案专利前轮为两个组合轮，后轮为两个单轮，整体构成了四轮车的结构。（2）苏州威凯公司专利的轮毂为三条筋；涉案专利的轮毂为五条筋。（3）苏州威凯公司专利的置物篮为长方体，紧贴座椅的正下方；涉案专利的置物篮为楔形，置于车轮支架上。（4）从推车正面看，苏州威凯公司专利的两推杆架之间在前轮上方设有一横梁；涉案专利的两推杆架在前轮上方形成弧形。（5）苏州威凯公司专利的遮阳罩两侧设有细长条状网眼；涉案专利的遮阳罩两侧设有扇形网眼。

根据上述比对结果，专利复审委员会认为，苏州威凯公司专利与涉案专利至少存在上述五点区别，使得二者在车轮数量、轮毂形状、车架设计、置物篮形状和位置、遮阳罩设计等方面均存在明显区别，对整体视觉效果产生了显著影响，符合专利法第23条第2款的规定。据此，专利复审委员会决定维持苏州威凯公司专利权有效。

江苏高院认为，根据第27377号无效宣告请求审查决定，苏州威凯公司专利与涉案专利在外观上的主要区别有：（1）前轮为一个组合轮，后轮为两个单轮，整体构成了三轮推车的结构；（2）轮毂为三条筋；（3）置物篮为长方体，紧贴座椅的正下方；（4）推车正面看，两推杆架之间在前轮上方设有一横梁；（5）遮阳罩两侧设有细长条状网眼。因苏州威凯公司专利与被控侵权产品外观相同，在上述27377号无效宣告请求审查决定中认定的苏州威凯公司专利与涉案专利之间的区别点，就是被控侵权产品与涉案专利之间的区别点，故被控侵权产品具有的规避性设计特征就是上述5处区别设计特征。

（四）关于侵权比对

江苏高院认为，被控侵权产品的借鉴性设计特征较之于规避性设计特征对产品整体视觉效果更具显著影响，具体理由如下：

首先，车架的形状决定了童车的基本形状和结构，车架形状相对于其他部位而言，对整体视觉效果更具有显著影响。涉案专利的车架整体类似于船型结构，弧度优美自然，给消费者一种母亲怀抱婴儿的安全感，故该借鉴性设计特征形成了被控侵权产品的整体视觉效果，消费者对被控侵权产品的视觉印象主要由该借鉴性设计特征所决定。其次，扶手和手柄位于推车上部，在推车的正常使用过程中容易被直接观察到，手柄属于消费者使用推车时必须接触的部位，扶手则属于婴儿坐在推车中经常需要接触起到稳定作用的部位，会倍受消费者的关注。因此被控侵权产品的这三处借鉴性设计特征所具有的稳定、舒适的视觉感受会对消费者选择儿童推车时产生重要影响。

相比之下，被控侵权产品的规避性设计特征所在位置不容易观察到，对整体视觉效果不产生显著影响。首先，车轮位于推车的底部，车轮的区别仅在左视图中清晰可见，在主视图、后视图、右视图、俯视图中均不明显，属于普通消费者在购买儿童推车时不容易注意的位置。相对于船型结构，三轮还是四轮结构在侵权比对中处于次要位置。其次，连杆位于车身侧面或者下方，连杆的差异仅在立体图中可见，在其他视图中不可见或不明显。连杆的连接方式也不属于消费者购买推车时的主要考量因素。再次，被控侵权产品的其他规避性设计特征，如置物篮的形状和位置，轮毂筋的数量、遮阳罩网眼的形状等均属于外观设计上的微小变化，不是一般消费者关注的重点，不产生主要的视觉影响。

因此，被控侵权产品上的借鉴性设计特征较之规避性设计特征对被控侵权产品整体视觉效果更具有显著影响，被控侵权产品的规避性设计特征不能改变其与涉案专利在整体视觉效果上的相似性。虽然专利复审委员会维持苏州威凯公司专利权有效，但在其复审决定中未见将涉案专利对现有设计的贡献进行评价，即使其维持有效，但经综合评判，江苏高院对该决定不予采信，因此二审判决驳回上诉，维持原判。

六 结论

在侵权判定中，法院会参考专利复审委员会的无效审查决定，但无效审查决定并非是直接认定侵权与否的结论，具体是否侵权，应当依据外观设计侵权判定的现有法律规定、司法解释，根据无效审查决定所认定的涉案专利与现有设计、涉案专利与涉案侵权产品的专利之间存在的外观设计差异为判断基础，综合考虑涉案专利对现有设计的贡献度、被诉产品对涉案专利的借鉴和规避程度等因素，最终作出侵权与否的判定[3]。

注：

[1]（2020）粤03民初1202号

[2]（2015）苏知民终字第00281号

[3]（2015）苏知民终字第00264号