浅谈欧洲专利申请中修改超范围的审查： “逃不掉的陷阱”

一、欧洲专利公约第123条关于申请文件或授权文本修改的规定

欧洲专利公约第123条是关于欧洲专利申请或欧洲专利的修改的规定。第123条第1款规定了“欧洲专利申请或欧洲专利可以在欧洲专利局进行的程序中进行修改。无论如何，申请人都被给予至少一次机会来按照其意愿进行修改”，这一条款给予申请人或专利权人在审查或者异议程序中对申请文件或者授权后的专利文本进行修改，特别是可以按照其意愿进行修改的机会。
第123条第2款规定了“欧洲专利申请或者欧洲专利不能以如下方式进行修改：该修改包含了超出原始递交的申请的内容的主题”，这一条规定又对修改进行过了限制，即，不能超出原始递交的申请的内容。修改是否包含了超出原始递交的申请的内容的主题的判断标准是，本领域技术人员是否能够从原始递交的申请的内容直接且不含糊地得到修改后的主题。原始递交的申请的内容包含说明书、权利要求书以及附图公开的内容（在实践中，修改尽量能够在原始递交的申请中有相应的文字描述）。这一点与中国专利法以及中国专利实践关于修改的规定非常类似。
众所周知，在欧洲专利授权后的异议程序中，允许专利权人对专利文本进行进一步修改。相比中国无效程序中对修改的严格规定，欧洲专利异议程序中对权利要求的修改要宽松一些。例如不仅可以提交多个辅助请求从而递交多套修改的权利要求，而且对于权利要求本身的修改，还可以增加来自说明书中记载的特征。
除了要满足欧洲专利公约第123条第2款的规定（即，修改不能超范围）之外，欧洲专利公约第123条第3款还对授权专利的修改进行了进一步限制，规定了“欧洲专利不能以如下方式进行修改：该修改超出了所授予的保护范围”，即，修改后的权利要求的范围不能超出授权的权利要求的保护范围。换言之，通常只能对权利要求的范围进行缩限；而且，所授予的保护范围只能根据授权权利要求本身进行认定，不能借用说明书进行解释。
在欧洲专利的异议程序中，当异议请求人提出授权权利要求存在不符合第123条第2款的规定（存在超范围的特征）的异议理由时，专利权人不能通过（A）删除该特征或者（B）用其它特征代替该特征的方式来进行修改，原因是这两种修改都超出了所授予的保护范围。
具体地，删除超范围的特征会扩大修改后的权利要求的范围，这一点显而易见并且容易理解。另一方面，用其它特征代替超范围的特征会导致修改后的权利要求的范围改变，包含与原始授权权利要求重叠的保护范围以及不在原始授权权利要求的保护范围内的保护范围，而不在原始授权权利要求的保护范围内的保护范围超出了所授予的保护范围，不符合欧洲专利公约第123条第2款的规定。
 

A-删除超范围特征导致扩大保护范围

B-用另一特征替换超范围特征导致保护范围改变
因此，当授权的欧洲专利的独立权利要求存在超范围的特征并且只能通过删除该特征或者用其它特征代替的方式来克服超范围的问题时，会导致以下两难的情形，即，授权的权利要求不符合欧洲专利公约第123条第2款的规定，而为了满足欧洲专利公约第123条第2款的规定进行的修改又不符合欧洲专利公约第123条第3款的规定，即，落入了欧洲专利实践中所谓的“逃不掉的陷阱”，该欧洲专利只能被撤销。

二、案例说明

案例1-决定G0001/93

扩大上诉委员会的决定G0001/93涉及欧洲专利EP 8 422 1 （申请号EP 82306422.5），该欧洲专利的独立权利要求1涉及一种用于制造光学薄膜的方法，在授权的独立权利要求1中限定了特征“施加在所述膜上的应力以及所述溶剂的蒸发使得所形成的膜在表面上张紧并且基本没有条纹”，其中特征“基本没有条纹”是审查期间新增的特征。

请求人在异议请求中提出特征“基本没有条纹”超出了原始申请的内容，即超范围，该专利不符合欧洲专利公约第123条第2款的规定。
异议合议组接受了请求人的异议理由，宣告撤销该欧洲专利。
专利权人在上诉程序中在一个辅助请求中建议用特征“基本均匀的厚度”替换特征“基本没有条纹”。对此，技术上诉委员会认为用特征“基本均匀的厚度”替换特征“基本没有条纹”导致修改后的权利要求超出了授权权利要求1的保护范围，这种修改不符合欧洲专利公约第123条第3款的规定。
最后，扩大上诉委员会认可了异议请求人的观点并且在决定G0001/93中进一步明确了“如果授权的欧洲专利包含超出了原始申请的范围同时对专利的所授予的范围具有限制作用的主题，则该专利不能在不修改的情况下予以维持，而且也不能通过将该主题从权利要求书中移除的方式进行修改，原因是这种修改超出了所授予的保护范围，不符合欧洲专利公约第123条第3款的规定”。

案例2-关于欧洲专利EP 2741400的异议决定

授权的欧洲专利EP 2741400的权利要求1涉及一种电机转子，其中包含特征“永磁体具有垂直于转子的d轴线的弧形横截面”，并且该特征是审查部门发出授权意向通知书时主动建议将权利要求1限定的原始特征“永磁体具有垂直于转子的轴线的弧形横截面”修改成“永磁体具有垂直于转子的d轴线的弧形横截面”，并提供了带修改标记的授权建议文本。申请人对这一建议修改没有提出异议，使得该申请以审查部门建议的修改文本为基础被授权。
请求人在异议请求中提出原始申请仅仅记载了“垂直于转子的轴线的弧形横截面”，没有记载“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”，因此，授权的权利要求1超出了原始申请的内容，即，超范围，不符合欧洲专利公约第123条第2款的规定。
专利权人在异议程序中提出特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”是审查部门而非申请人进行的修改并且本领域技术人员能够直接且毫不含糊地确定该特征属于一个明显错误，在辅助请求中请求将特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”更正回原特征“垂直于转子的轴线的弧形横截面”。
经过审理后，异议部门于2020年12月14日发出异议决定，认定原始授权的权利要求1的特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”超范围，不符合不符合欧洲专利公约第123条第2款的规定；同时认为本领域技术人员在阅读权利要求1时不能100%的认定特征“垂直于转子的d轴线的弧形横截面”是一个明显错误。尽管该特征是审查部门建议的修改，但是已经被包含在授权的权利要求1中，将其更正为“垂直于转子的轴线的弧形横截面”超出了所授予的权利要求1的保护范围，不符合欧洲专利公约第123条第3款的规定，因此辅助请求的修改权利要求均不能接受，该欧洲专利被宣告撤销。

三、总结

如上所述，由于欧洲专利公约第123条第2款和第3款的同时存在，为了避免出现如前所述的“逃不掉的陷阱“，在欧洲专利申请的审查程序中，不能为了获得宽的保护范围而对独立权利要求进行一些明显超范围或者可能超范围的修改，否则，即便获得授权，在异议程序中授权的权利要求也很有可能落入“逃不掉的陷阱“，导致专利被撤销；另外，在授权时也需要对授权文本进行最后确认，确保授权的独立权利要求中不存在明显超范围或者可能超范围的修改。