比较法视角下的发明专利权期限补偿——兼评专利法第四十二条第二款

引言

2020年10月17日，国家主席签署第五十五号主席令，修改后的专利法将于2021年6月1日起施行。从2014年开始启动的专利法第四次修改，历时6年，终于尘埃落定。本次修改共涉及29处，其中涉及专利法实质性修改的条文共23条，另有适应性文字修改或调整的条文6条。本次修改有许多亮点，比如：

一、侵权行为的规制：增加专利侵权惩罚性赔偿，提高法定赔偿上限；完善专利侵权赔偿数额证据规则；完善专利行政保护制度；增加诚实信用原则和禁止权利滥用原则；完善外观设计专利保护。二、完善审查制度，提升专利质量：增加专利权期限补偿制度。三、促进专利实施：增加职务发明创造相关权利处置制度；增加专利开放许可制度。

可以说，本次专利法的修改是适应新形势下知识产权工作的一座重要的里程碑，每一项修改都有其重要而深远的影响，限于篇幅，本文抛砖引玉，仅就其中有关发明专利权期限补偿制度进行初步探讨。

新专利法第四十二条第二款规定即为发明专利权期限补偿条款。针对因国家知识产权局在发明专利授权审查过程中的不合理审查延迟，可基于专利权人的请求，给予专利权期限补偿。须特别注意的是，这里仅仅针对发明专利存在专利权期限补偿，对于实用新型专利和外观设计专利，并无类似规定。究其原因，实用新型和外观设计并无实质审查，发明专利权期限补偿可以有效地弥补发明专利权利人因专利授权审查的不合理延迟而造成的权利期限损失。

专利权期限补偿制度起源于美国。为修改关税及贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）进行的乌拉圭回合谈判中，达成了与贸易有关的知识产权协议(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)的过渡条款乌拉圭回合协议法（Uruguay Round Agreements Act）。为了服从乌拉圭回合协议法，1994年12月8日修改的美国专利法第154条引入专利权期限调整（Patent Term Adjustment, PTA）制度，后又经过几次修改。

应当说明的是，本文讨论的专利权期限补偿制度本质上与专利权期限调整制度具有类似的含义。

一、横向比较

1、美国PTA

美国专利法（Patent Laws）154条的（b）款（35 U.S.C. 154(b)）、专利法实施细则（Consolidated Patent Rules）1.702条（37 C.F.R. 1.702）规定了PTA制度。其法律根据是1999年施行的专利期限保证法案（Patent Term Guarantee Act of 1999），其中规定在专利申请、审查、授权等相关程序中，一旦出现某些非由于申请人原因造成的延迟，美国专利商标局须将拖延的天数补偿至专利期限中。

PTA主要包括以下三种情况：

一、A类延迟（A Delay）。美国专利商标局（USPTO）的迅速回应条款。即USPTO在审理专利申请过程中拖延造成的延迟。例如，审查员未在专利申请提交之后14个月之内做出某些行动（如提供审查意见等）；

二、B类延迟（B Delay）。即3年延迟规则，保证不超过3年的授权时限。如果专利申请没有在申请日起三年内得到授权，申请人将获得该延迟规则下的PTA天数；

三、C类延迟（C Delay）。即PTAB（Patent Trial and Appeal Board，专利审判与上诉委员会）延迟规则，是由于派生程序（Derivation proceedings，即申请人/发明人调查程序）、保密命令和上诉导致的延迟，C类延迟产生的原因是需要待PTAB作出判决或裁定才能使专利权归于稳定的状态。

37 C.F.R. 1.703对PTA计算进行了详细的说明，同时，USPTO还提供了相关的表格（如下表）供申请人计算PTA期限。同时也可以在USPTO的Public Pair网站上(http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair)输入申请号（Application Number）后都可以提供详细的PTA、ABC及申请人延迟、以及日期计算的起算和终止时间查询。

对于PTA，美国法律也进行了限制，美国发明人保护法案中(American Inventors Protection Act of 1999，AIPA)对 PTA计算方式作了几点限制。35 U.S.C. 154(b)条规定，申请人未尽合理努力（reasonable efforts）来完成申请审查的时间应从PTA中减去。

在Supernus Pharmaceuticals, Inc.诉Iancu案中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）判决PTA时间段不得减去专利权人提交继续审查（RCE）、信息批露（IDS）和欧专局异议通知（Notice of Opposition）之间的时间。CAFC认同专利权人主张的“于尚未收到欧专局异议申请的期间内、申请人无法对提出IDS做出任何努力”，因此不应该把此期间归咎于“申请人延迟（applicant delay）”，故不该自PTA中扣除。

根据法院的判决，2019年10月，美国专利商标局对PTA规则进行了修订，根据修订后的规则，“未能作出合理的努力完成专利申请”进行了新的解释。但仍然包括延期答复OA的期限；应申请人的请求中止诉讼；延迟颁发专利（Deferral of issuance of a patent）；放弃申请或延迟支付领证费（issue fee）；未及时提交撤回放弃或恢复权利的申请（withdraw the holding of abandonment or to revive an application）；提交有遗漏（omission）的答复等等（见37 C.F.R. 1.704）。可见以上情形都是申请人主观上未尽合理的努力或有意拖延审查的进程。

在37 C.F.R. 1.703-704对PTA的计算方法作出了详细的规定，其计算的公式为（A类延迟+B类延迟+C类延迟-重叠部分）-申请人延迟。

美国的PTA制度对于保障专利权人权益，提高美国专利商标局的审查效率发挥了重要作用。

2、其他国家和地区

1987年，日本专利法开始设立专利权期限补偿制度，1999年得以修订。日本专利补偿期限起算于专利登记日和临床试验开始日中较后的日期，终止于获得“日本卫生、劳动和福利局”的行政许可之日，总补偿期限不得超过5年。日本最新的规定自2020年3月10日后，申请的延长期限不能超出以下计算的最长延期期限：最长延期期限=参考日与专利登记日之间的时间段减去扣除期限。扣除期限包括由于必须执行程序的延期而所需的时间段，以及针对驳回决定进行上诉产生的时间段。在日本，申请人必须提交登记“期限补偿”申请，登记“期限补偿”申请须在专利登记日起3个月内提交，即使存在可延长期限，但如果没有提交期限补偿申请，专利期限是不能延长的。

欧洲于1992年设立专利补偿期限制度，并主要沿用了美国的做法。1999年，欧洲法院在判例中裁定，可以申请专利补偿期限的产品不限于申请人已经获得上市行政许可的产品。这个裁定极大地扩张了专利权期限补偿申请的产品范围。

其它许多国家也借鉴了美国首创的专利权期限补偿制度。1998年以色列新专利法规定，对于医疗（Medical）产品、方法、器械，为了寻求本国或者外国上市行政许可而耽误的专利寿命，可以寻求期限补偿。

我国台湾地区，1994年的“专利法”也创立了农药及医药相关专利权保护期的延长制度。

但以上国家和地区更多的涉及到的是第二十四条第三款的新药行政许可审查期限补偿，不再展开论述。

3、国际条约

（1）TPP

《跨太平洋伙伴关系协定》(Trans-Pacific Partnership Agreement，以下简称“TPP协定”)本是亚洲和太平洋地区经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation，以下简称“APEC”)成员国中的新西兰、新加坡、智利和文莱四国签署的一项区域自由贸易协定(Regional Trade Agreements，简称“RTAs”)，经过12国的多年谈判，形成的TPP协定最终文本于2015年10月5日达成，并于2016年2月4日签署。2017年1月23日，特朗普在白宫签署行政命令，标志美国正式退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

TPP协定第18.46条规定了因专利局的延迟而调整专利保护期。

1.每一缔约方应尽最大努力及时有效地处理专利申请，以避免不合理或不必要的延迟。

2.一缔约方可为专利申请人提供申请加速审查其专利申请的程序。

3．如一缔约方不合理地延迟授予专利，该缔约方应提供途径，并应专利所有人的请求，调整专利权的期限以补偿该延迟。

4.就本条而言，不合理的延迟至少应包括自在该缔约方领土内提交申请之日起超过5年或自请求审查申请之日起超过3年（以较后的日期为准）仍未授予专利。在确定此延迟时，一缔约方可将专利授权机关处理或审查专利申请过程之外的时间、不直接归因于专利授权机关的时间以及归因于专利申请人的时间排除在外。

同时规定了，缔约方可将“处理”解释为初始行政处理程序和授权时的行政处理程序。缔约方可将“不直接归因于授权机关的迟延”视为授权机关无法控制的迟延。

TPP协定关于专利保护期限的规定，是在TRIPs的基础上对专利保护的进一步强化。根据TRIPs第33条的规定，专利保护期限不应在自其申请之日起20年期满前终止，且第62条第2款要求各成员方应保证其授权程序能够使权利人在合理的期间内获得专利权。

（2）中美经贸协议

2020年1月15日（美国东部时间），刘鹤副总理和美国总统特朗普在白宫签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》（下称协议）。这份协议将知识产权规定在第一章，可见知识产权在中美的争议中乃至在未来世界竞争中占据了极其重要的地位。

第一章第四节第1.12条规定了专利有效期的延长（Effective Patent Term Extension）。

二、（一）中国在专利权人的请求下，应延长专利的有效期，以补偿在专利授权过程中并非由申请人引起的不合理延迟。就本条规定而言，不合理延迟应至少包含，自在中国提交申请之日起4年内或要求审查申请后3年内未被授予专利权，以较晚日期为准。

协议中明确了“并非由申请人引起的不合理延迟”的最低限度。

二、纵向比较

目前，国内存在的延长专利保护或者准保护期限的制度主要包括临时保护、优先审查和预审。临时保护制度主要是为了解决公开到授权期间的准保护，优先审查和预审制度主要是为了解决提前授权的问题，以实质延长保护期。

1、临时保护

现专利法第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这就是临时保护，临时保护期间，其他单位或者个人实施专利方案的行为，不是侵犯专利权的行为，但是会对专利权人可能获得的专利利益的一种不利影响，对专利权人造成利益损失，因此有必要对专利权人给予相应的补偿，即专利法所规定的“适当的费用”。

对于适当的费用，首先，不应当将其与侵犯专利权的侵权赔偿相等同。其次，适当的费用应当是专利权人和实施人利益的平衡。最终来看，其数额应当不能与侵权损害赔偿相当。

同时，正如最高院发布的指导案例20号所揭示的，权利人主张专利的临时保护是非常困难的。利用发明专利临时保护期制度来主张自己的权利可谓是重重受限，不仅能够主张的合理费用的数额远低于专利权人主张的侵权赔偿数额，而且专利权人能主张发明专利临时保护期合理费用的情形也非常有限。所以发明专利临时保护期制度确实存在无法与专利权保护相“媲美”。

2、优先审查和预审

通常情况下，发明专利申请大约需要2-4年甚至更长时间才能被授权。

2017年颁布实施的《专利优先审查管理办法》（以下简称办法）大大扩展了优先审查的适用范围。根据办法，优先审查适用于6种情形，包括产业领域、政策引领、产业特点等。提出专利优先审查请求的优势非常明显，其极大地加速了专利申请的审查进程。发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案。

优先审查应当在提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查条件时提出。

预审服务是指保护中心为备案的申请主体提供专利申请预先审查服务，国家知识产权局对通过保护中心预审的专利申请加快审查，缩短专利申请授权周期。

通过保护中心递交的专利申请，在预先审查阶段需要进行分类领域审查、申请文件形式审查、明显实质性缺陷审查以及其他文件形式审查，并进行检索，判断其授权前景。因此，通过预先审查并加快的案件，其授权周期会大大缩短。发明专利的授权周期缩短为6个月左右，大大缩短了核心技术和产品获得专利保护的时间周期。

预审需要将申请文件提交到保护中心，通过审查后专利申请进入快速审查通道。

三、我国专利权期限补偿制度

1、解读新专利法第四十二条第二款

根据《涉外民事关系法律适用法》第四十八条的规定，知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。由于国际上普遍承认知识产权的地域性原则和各国独立保护原则，《涉外法律适用法司法解释》第四条也做了保留性规定“但知识产权领域的国际条约已经转化或者需要转化为国内法律的除外”。

本次修订的新专利法第四十二条第二款即为对协议的法律移植，其与中美经贸协议第1.12条的对比见于下表。

二者在语句上叙述略有不同，协议中的表述为“非由申请人引起的不合理延迟”，新专利法的的表述为“就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”虽然二者用词不同，但都是排除由申请人引起的不合理延迟，在此意义上说，新专利法已经达到协议的最低要求。

此外，将新专利法与35 U.S.C. 154(b)相比较，除了美国特有程序造成的不合理延迟，35 U.S.C. 154(b)及37 C.F.R. 1.704中规定列举了比较详细的不合理延迟包含的情形。对于非申请人造成的不合理延迟，在35 U.S.C. 154(b)中法条保证专利期限，无需额外请求调整。而根据协议和新专利法的规定，都需要专利权人主动提出请求。

检索2020年10月20日授权公告的发明专利，一共为3888件，最早的申请日为2007年，申请日集中分布在2017-2019年。其中，申请时长超过四年尚未审查结案的专利申请数量约为700件。

根据现行审查指南的规定，除专利法及其实施细则另有规定外，实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。同时规定应当在申请三年内提交实质审查，实质审查费的缴纳期限是自申请日(有优先权的自优先权日)起三年内。

如果以上所有专利申请在申请一年内提交实质审查请求，则大约有18%的专利申请可以获得新专利法第四十二条第二款条款的补偿；如果以上所有专利在自申请日起三年期满时提交实质审查请求，则大约有3%的专利可以获得新专利法第四十二条第二款条款的补偿。因此，可以推断实际上可以享受到期限补偿的专利应该位于3%-18%之间。实务中，大部分发明专利申请都会在一年内申请实质审查，因此这一数值会更加接近于18%，但即使全部选择一年内请求实审，享受期限补偿的比例也不是很高。国家知识产权局的审查已经处于比较高效的水平，今年，国知局发布2020-2021年贯彻落实《关于强化知识产权保护的意见》推进计划（简称计划），计划中明确提出：持续提升专利审查能力，高价值专利审查周期压减到16个月，发明专利审查周期压减到20个月以内。因此可以预期，大部分专利都能在请求实审后三年后授权，新专利法第四十二条第二款的影响有限。

事实上，在科技发展日新月异的今天，专利维护至法定有效期届满（申请日起20年）的比例不高，尤其在我国，国内发明专利维持时间平均为6.3年，因此在补偿申请人之外，该制度更主要的意义或许在于推动缩短审查周期。相信对于申请人来说，相对于在十几年后延长的保护期，早几个月至几年获得专利权保护（比如上节介绍的几种方式），将会带来更高的收益。当然，对于高价值专利或者核心专利，尤其是新药专利，其保护期的延长仍具有重要意义。

2、“双报”与期限补偿

专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

也就是说，在同时满足“同一申请人”、“同一申请日”以及“同样的发明创造”三同条件前提下，既申请实用新型专利又申请发明专利的这种情况通常被称为“双报”。

笔者在工作中发现，近年来，已经有越来越多的申请人采取“双报”的方式进行专利申请。“双报”之所以能够得到申请人的青睐，主要是因为其具有如下益处：

（1）实用新型专利申请在提交后只经过初步审查，实用新型专利申请的审查周期短，授权快，而且其在授权之后在维权方便，因此采取“双报”的方式进行申请可以帮助申请人快速取得专利权以保障其权利行使。

（2）虽然实用新型专利申请授权快，但其保护期限仅为10年，相对较短。如果申请人同时想获得较长时间的专利保护，此时采取“双报”的申请方式就能够很好地解决“早保护”和“长保护”之间的矛盾。

（3）多选择多层次的专利保护方式。先获得的实用新型可以迅速占领市场。之后如果发现产品生命力很强可以选择只保留发明专利权；但如果专利产品生命周期较短，可以选择保留实用新型，以避免不必要的支出。同时，在实践中，如果申请人不想放弃实用新型专利权，同时又想获得发明专利权，还可以对发明专利申请进行修改，以使其要保护的权利要求在保护范围上与已授权的实用新型专利的权利要求的保护范围区别开，从而避免重复授权，获得更大范围的多层次保护。

据国知局专利局实用新型审查趋势报告显示，同日申请实用新型授权后，发明申请4年后再进入实质审查程序，或者实用新型授权后增加一段时间犹豫期，决定是否需要转换类型为发明。

在新专利法条件下，如果发明申请4年后再进入实质审查，那么这样的迟延是否属于“由申请人引起的不合理延迟”也值得立法部门和专利行政部门思考。尤其是在专利法及实施细则明确规定了申请人可以选择“申报”的方式申请专利，这属于法律赋予申请人的选择权，如果归于“由申请人引起的不合理延迟”似乎不妥；但如果不将其归于“由申请人引起的不合理延迟”，将可能造成许多专利获得期限补偿的“收益”，事实上“双报”成功后，“同一”方案可以获得比现在更长的保护期。比如：申请时请求实审，六个月后实用新型获权，四年后开始实质审查，实质审查周期为20个月，在获得专利权期限补偿的情形下，专利获得保护的期限为20年-6个月+20个月=21年2个月。这样的话，那么国知局推行的“双报”延迟实质审查制度是否还有意义呢？

因此，如何平衡申请人利益和公众利益，合理适应新专利法的修改，这也是亟待立法部门及专利行政部门的解决的问题。

3、其他问题

（1）如何请求期限补偿

新专利法规定了期限补偿制度，但是并未规定如何请求，具体的规定有望在实施细则和审查指南中予以明确。日本的做法值得参照，即“期限补偿”申请须在专利登记日起3个月内提交。接到请求，国家知识产权局可在专利公告日确定后到专利公告日之间的时间段通知专利权人，所确定补偿的专利有效期长度。

（2）何为“不合理延迟”

“不合理延迟”的含义需要进一步确定，是否也可以参考美国或者其他国家的做法。比如，授予专利权可能要经过专利驳回复审、驳回复审行政诉讼等程序，这些过程所用时间是否属于“不合理延迟”？此外，存在的其他程序——比如专利权属纠纷引起的审查中止等是否能够列入“不合理延迟”也有待明确。

（3）救济制度

专利权人对国家知识产权局确定补偿的专利有效期长度不服的，如何进行救济，是否可以参考授权本身的制度设计，即请求国家知识产权局行政复议（类似于驳回复审），对国家知识产权局行政复议结果不满意的，可提起行政诉讼（及上诉），同时，复议和诉讼的进程应当不影响专利授权公告，如此似乎比较合理。

（4）协调第二款和第三款规定

就药品发明专利而言，其有权同时适用专利保护期调整和专利保护期补偿的情况下，两类补偿的关系如何，是否可能存在重叠的期限，如何调整两者的关系，同样亦应予以明确。

其他不明确的条款在借鉴美国比较成熟的PTA制度的同时，也需要根据我国专利制度和基本国情进行调整，完成PTA的本土化发展，适合我国知识产权事业的发展，是今后一段时间的目标，我们也拭目以待，期待专利制度更加完善。

如何为专利选取更合适的申请策略和保护策略，也需要申请人及知识产权从业者进一步探讨。

参考资料

（2011）民提字第259号民事判决书

Patent Laws

Patent Rules 2020

张璐璐，TPP协定中的专利保护期限研究

商务部，中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议

全国人民代表大会常务委员会，关于修改《中华人民共和国专利法》的决定

郭小茜，浅析专利同日申请基本概念及常见问题

国家知识产权局，2019年中国专利调查报告

实用新型审查部，实用新型审查趋势