如何辨明“技术问题”？ ——以两案审查意见答复为例

《专利法》第二条第二款对发明专利申请可授予专利权的客体做出了一般性定义，即：“专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案[1]。”这是发明专利申请获得授权需满足的基本条件。

审查实践中，在涉及发明专利申请被认为不符合《专利法》第二条第二款的规定的审查意见中，审查员通常会指出：该申请所要解决的不是技术问题、未采用技术手段，（或者，虽然采用了技术手段，但是技术手段是公知的），也未取得技术效果，从而不符合《专利法》第二条第二款的规定。
由于《专利审查指南》中对“技术问题”没有定义，因而何为“技术问题”，在审查实践中常常成为争议焦点。鉴于此，本文对涉及该类审查意见的答复策略进行归纳总结，以供业内相关人士参考。

 

争议要点分析  

前文提到的这类审查意见所针对的发明专利申请，通常与计算机程序有或多或少的关系。
《专利审查指南》第二部分第九章中具体指明了何种涉及计算机程序的技术方案属于专利保护的客体，其中提到：“如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案，属于专利保护的客体[2]。”
答复此类审查意见，通常可以参考《专利审查指南》第二部分第九章中的相关规定。自2020年2月1日起实施的最新版《专利审查指南》，在第二部分第九章第6.1.2 节指出：对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于《专利法》第二条第二款所述的技术方案。
由于此类审查意见所针对的专利申请，也常常涉及算法特征或商业方法特征。申请人或代理人在答复时可指出，虽然其中包含了商业方法特征，但是权利要求整体上采用了技术手段、解决了技术问题，并取得了技术效果。
概括地说，针对涉及《专利法》第二条第二款的审查意见，通常从三要素（技术问题、技术手段、技术效果）这个角度来答复，即分别论述本申请解决的是什么技术问题、采用了哪些技术手段、取得了什么技术效果。其中，如何判定一个问题是否属于技术问题，往往是审查员与申请人争议的焦点。
实际上，技术问题的判断，不能孤立地进行。举个例子：在疫情期间，很多公司员工在家远程办公。在此情况下，如何提高远程办公效率？这个问题是否成为技术问题？仅仅从这个问题本身出发难以做出判断，还需要结合所采用的技术手段。比如，如果公司采取了改善服务器配置、增加网络带宽、动态分配网络资源等措施，提高远程办公的效率，显然利用了网络技术，属于技术手段。相应地，其所解决的问题就是技术问题。但如果公司仅仅发通知号召大家专心工作、少看微博微信、争取增加有效工作时间，这显然不能被理解为技术手段。相应地，其所解决的问题就不能视为技术问题。可见，判断一个问题是否属于技术问题，不能仅仅从问题本身进行判断，而应当将问题与所采用的技术手段相结合进行判断，才能得出比较客观的结果。
《专利审查指南》中指出，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。此外，《专利审查指南》操作规程中提到，只要采用技术手段解决的问题都是技术问题。由此可见，判断一个方案是否属于《专利法》第二条第二款所述的技术方案，关键在于是否采用了技术手段。通过技术手段解决的都是技术问题，技术手段必然产生技术效果。下文将结合具体案例进行说明。

 

案例分析

（一）案例一

该案权利要求1如下：

“1、一种数据处理方法，所述方法包括：

将滤波器应用于包括选自输入样本值的输入序列的样本值的输入样本集，以便生成相应的输出样本值，所述输出样本值具有关于所述输入样本集的输出样本值位置，所述滤波器具有最大输出范围；

从所述输入样本集中环绕所述输出样本值位置的两个或者更多个输入样本值的输入组得出允许的输出值范围；

检测所述滤波器的输出是否超出所述允许的输出值范围，如果是，则限制所述滤波器的所述输出使之处于所述允许的输出值范围内。”

1.审查意见
权利要求1要求保护一种数据处理方法，其尽管包括技术特征滤波器，但该权利要求的方案实际解决的是如何限定该滤波器的输出，其解决的问题仅仅是获得一个数值计算结果，也没有具体计算结果在具体技术领域的技术性的运用，仅仅是获得一个执行结果，因而不是技术问题。此外，本发明解决该问题时，所采用的手段是通过对现有滤波器进行限制其输出范围，其实质仍然是计算一个数值，即其采用的手段是按照人为的计数规定来进行数据输出，并非技术手段，所获得的效果仅仅是获得一个限制后的输出数据值，也非技术效果。因而，由于该权利要求1所解决的问题、采用的手段以及获得的效果都是非技术性的，因此不符合《专利法》第二条第二款的规定。
2.申请人答辩
申请人将权利要求1主题修改为“使用处理器进行图像数据处理的方法”，将权利要求1中的“样本值”修改为“源像素样本值”，从而明确限定了权利要求1的技术方案在具体技术领域的应用。具体陈述意见（要点）如下：
首先，本发明涉及图像处理技术，针对的是技术问题。如本申请背景技术中所描述的：“当使用公知的内插方法时，某些类型的图像可能导致图像伪影的产生，…，使用正弦滤波器生成内插的像素可能导致输出图像中出现振铃形式的图像伪影。”本发明寻求减轻并缓和上述问题。正是由于现有技术存在缺陷，所以需要技术上的改进。对于本领域技术人员而言，其知识和能力不足以提出本发明这种数据处理方法，以解决上述技术问题。要得出本发明的这种新的方法，需要克服技术上的难点。如本申请说明书所描述的：“为减少或者抑制输出图像中的振铃，本发明的实施方式检测滤波器的输出是否超出允许的输出值范围。”可见，本发明所解决的显然是技术问题，而非“仅仅是获得一个数值计算结果”。
其次，从本发明要解决的技术问题出发，权利要求1限定了解决该技术问题的技术手段。本发明中如何限定滤波器的输出，恰恰是针对滤波器对图像处理过程中所存在的技术问题（例如振铃）而提出的。发明人通过对滤波器特征进行研究，发现了其各个抽头位置对于输出像素的影响。权利要求1中明确限定了将滤波器应用于输入样本集，确定滤波器允许的输出范围，检测所述滤波器的输出，对滤波器的输出进行限制。显然，仅仅通过人为的规定而不克服技术上的难点（例如随意限定滤波器的输出），并不能解决上述技术问题。
第三，本发明通过上述技术手段，能够减少输出图像中的振铃伪影，即获得了符合自然规律的技术效果。
审查员接受了上述意见陈述，并最终授予了专利权。
从上述案件审查过程可以看出，争议虽然在于“技术问题”，但解决争议的关键却在于对于整个方案实质内容的理解。申请人通过明确权利要求主题并指明权利要求中与之相应的手段与消除图像中振铃的关系，最终辨明了相关的技术问题。
（二）案例二
该案权利要求1如下：

“1.一种移动销售活动平台，用于向移动设备传送消息，所述平台包括：

图形用户界面，链接至计划模块和执行模块；

移动服务管理器，包括应用服务器，所述应用服务器包含一组用于在所述平台和所述移动设备之间交换消息的子程序；

所述计划模块，包括：定义模块，用于设定预算和目标；以及设计模块，用于使用多个模板设计所述活动；

所述执行模块，包括：设计工具，用于根据由所述模板组成的活动设计来设计可执行活动；以及操作工具，用于使所述可执行活动通过移动服务执行；

报告模块，包括：跟踪模块，用于跟踪活动动作、活动实行目标以及品牌实行目标中的至少一个，其中，所述品牌是所述活动的特征；以及状态机，用于执行所述可执行活动的每个动作，

其中，所述移动服务管理器为所述的每个模块提供基础结构。”
1.审查意见
本申请说明书背景技术部分记载了：开发致力于移动设备的广告活动的过程是昂贵的，并且常常很难从成本效益分析角度进行评估。因此，存在对与移动设备销售和广告相关的新方法的需求。在本领域中，使用计算机和通信技术所建立的能够与移动设备交互的平台和具有基本设计功能的图形用户界面，已经是该领域所常用的技术手段，因而实现一种能够与移动设备交互且具有图形用户界面的平台的技术方案己经存在，它属于本领域公知常识。因此，该申请实际所要解决的问题是如何规范一系列针对移动设备的广告设计活动的各个流程，这显然是广告设计的管理规范问题，属于管理范畴，而非技术问题。因此，权利要求1 的解决方案不构成《专利法》第二条第二款规定的技术方案。
2.申请人答辩
申请人答复一通时，在权利要求1中增加了技术特征“所述平台还包括：个性化引擎，所述个性化引擎的核心在于来源于统计模型的算法编码”。
首先，申请人不认同该申请权利要求1实际要解决的问题是广告设计的管理规范问题。申请人认为，本发明针对的是现有的广告业务不能自动生成、效率低、成本高的问题。正是由于现有技术上的不足，客观上促使本发明技术方案的应运而生，因此本发明所要解决的是技术问题。
其次，权利要求1中新增加的特征显然包含更多的技术要素。说明书记载：“外部系统输入数据以在个性化引擎的节点上进行处理，以避免实时系统响应吞吐量的下降。”可见，个性化引擎明显属于技术特征。此外，即使可以认为具有基本设计功能的图形用户界面是该领域常用技术手段，然而权利要求1中限定的具体功能的图形用户界面却并非该领域常用技术手段，而且权利要求1中限定的多个模块所实现的功能不曾被现有技术所披露，也不是该领域常用技术手段。本发明的平台可利用软件和硬件的结合来实现，以解决与将移动设备用作广告接收装置相关联的许多现存问题。上述技术特征与现有技术中所采用的技术手段是不同的，构成了新的技术方案，实现了符合自然规律的技术效果。
3.驳回决定
审查员不接受上述意见陈述，在二通后，驳回了该申请，并坚持认为：该方案所涉及的移动通信和计算机技术均是现有技术中已经存在的方案，该案所要解决提高广告业务效率、降低成本的方式，只是通过规范和改进广告设计的活动的流程，这显然是非技术性的；新加入的"个性化引擎"虽然具有技术特征，但它也已经是搜索引擎领域所广泛应用地已经存在的技术方案；本案所采用的手段实际就是一种人为的定义，而非技术性的。
4.复审请求
申请人提出复审请求，指出：

权利要求1的方案尽管可以很好地适用于广告和销售领域，但这一应用并不影响其作为一种数据处理方法的本质。如说明书中所述，一些数据处理中，需要为用户保存历史记录，这使得存储需求呈指数级增长，引起存储空间的紧张或存储成本的增加。本发明通过对收集的数据进行数据挖掘、筛选，并针对相关数据进行计算，无需保存可能导致存储数据库指数级增长的项目的历史记录。这一方面实现了在可接受的时间内足够快地返回结果的技术效果，另一方面也无需巨大的数据存储空间。因此，权利要求1针对的是技术问题（存储空间需求量大），采用的是技术手段（数据的筛选及相关数据的保持）、取得了技术效果（节省了存储空间，也能足够快地返回结果），符合《专利法》第二条第二款的规定。
复审委认为，权利要求1的方案包括了多个技术手段，解决了在移动设备上广告等数据信息不能自动生成和定制的技术问题，实现了自动向移动用户提供合适的数据信息的技术效果，符合《专利法》第二条第二款的相关规定，因此撤销了驳回决定。
该案中，两级审查的差异在于：实质审查中将若干技术特征认定为公知手段，在剔除这些特征的基础上，认定权利要求解决的问题只是广告设计活动的编排；而复审中没有考虑公知手段，因而认定为自动生成和定制的技术问题。这类案件在客体判断中往往比较主观，在创造性判断中可能更容易辨明。

 

总结

通过上述案例可以看出，针对涉及《专利法》第二条第二款的审查意见，申请人主要可围绕技术问题、技术手段以及技术效果进行答复，即：首先，基于说明书的记载，指出本发明所解决的是什么技术问题。其次，指出本领域技术人员为解决该问题面临技术上的障碍，需要技术上的创新，为此，本发明采用了技术手段。此时需要详细论述本发明记载的技术特征如何体现本发明技术上的创新、如何利用自然规律解决技术问题。最后，通过采用上述技术手段，取得的是符合自然规律的技术效果。其中，关键点在于论述本发明所针对的问题面临技术上的难点，解决该问题不能通过人为规定，而需要做出符合自然规律的技术上的创新。

 

参考文献

1．国家知识产权局，《专利审查指南（2010）》，北京，知识产权出版社，2010年，专利法第二条（P543）。

2．国家知识产权局，《专利审查指南（2010）》，北京，知识产权出版社，2010年，第二部分第九章（P260）。