英国最高法院UP案、康文森案SEP纠纷上诉裁决评析：管辖争议、全球许可与禁令救济

2020年8月26日英国最高法院发布了Unwired Planet与华为（以下简称：UP v.华为案）以及华为、中兴与Conversant标准必要专利纠纷案（以下简称：康文森英国案）的上诉裁决。[1]英国最高法院在该裁决中总结了许可谈判的相关行业实践，回顾了两案的法律程序，并分析了案件的五个主要问题，其中涉及管辖争议、全球许可、禁令救济及其对CJEU华为 v. 中兴案规则以及FRAND承诺的解释。

在标准具有全球性，标准实施者的市场通常横跨多个国家，专利又具有地域性的大背景下，SEP纠纷通常呈现多个国家平行诉讼的局面，在此局面下，全球各个国家在管辖权上存在博弈（比如禁诉令的问题），当事人在管辖问题上亦存在争议。英国最高法院8月26日发布此裁决，我国最高人民法院知识产权法庭（以下简称：最高法知产法庭）已于8月21日驳回了康文森对其与中兴标准必要专利许可纠纷案（以下简称：中兴-康文森中国案）管辖权异议的上诉。
本文将对该英国裁决涉及的SEP领域的重要问题给出简要分析，并结合最高法知产法庭的裁定分析管辖权问题。

1.案件背景

UP v.华为案
UP及其关联公司分别注册于爱尔兰和美国，属于典型的非专利实施主体（NPE）。2013年UP从爱立信那里获得一个包含276件专利或专利申请的专利包，专利包中的专利族覆盖全球42个国家，其中的29件专利是英国专利或专利申请，先前爱立信曾将相关专利许可给华为，许可期限截止于2012年。
2014年3月10日，UP在英国起诉华为、三星、谷歌，指控其专利侵权并寻求禁令，同时UP也在德国发起平行诉讼，2015年和2016年谷歌和三星先后与UP达成和解。在2015年到2016年期间英国法院就涉案英国专利的有效性以及是否构成侵权进行认定，英国法院认定其中2件专利有效并且属于必要专利，其中的另外2件被认定为无效，其他专利的认定被搁置。同时，华为也在中国对UP持有的涉案英国专利的中国同族专利及其他专利提出无效宣告。
2017年4月，英国高等法院的Birss法官为UP和华为裁决了一个全球性的许可条款，如果华为不接受此许可，则会被颁发禁令。英国高等法院认为全球许可是符合FRAND的许可，而华为只愿意接受针对英国专利的许可，华为因此上诉至英国最高法院。
华为、中兴-康文森英国案
康文森是一家注册于卢森堡的专利许可公司（NPE），2011年康文森从诺基亚那里获得了一个包含2000件专利或专利申请的专利包，该专利包覆盖全球40个国家，其中包含28个必要性专利族。
2017年7月，康文森在英国起诉华为和中兴专利侵权，请求法院认定其提出的全球许可要约符合FRAND，如果法院认为不符合FRAND，请求法院裁定FRAND条款，并寻求禁令。
华为和中兴认为英国法院对康文森域外专利的有效性不具备管辖权，也违背了国际私法上的方便法院原则。2018年4月16日，英国法院驳回了华为和中兴关于司法管辖权的异议，华为和中兴对有关管辖权的裁决提起上诉，2019年1月30上诉法院驳回该上诉。
同时，华为和中兴在中国对康文森的专利提出无效宣告，并在中国提起诉讼，请求判定康文森中国专利的FRAND许可费率。康文森也在德国起诉华为和中兴。
此次上诉裁决中，英国最高法院合并审理两案，驳回了华为和中兴的上诉，认为英国法院具有管辖权，支持英国法院裁决全球许可费率。

2.英国最高法院裁决：五个问题

在该裁决书中英国最高法院开宗明义的在裁决书的第一部分归纳了上诉裁决涉及的关于全球通信市场的五个重要问题，即：
问题1：英国法院是否具有司法管辖权，以及在没有双方当事人同意的情况下行使如下权力是否合适？a) 颁发禁令以制止对英国专利的侵权行为，该专利是通信设备国际标准的必要部分，该通信设备在全球范围内推广、销售并使用，除非专利实施者加入某个包含多国专利包的全球许可，以及b) 决定该全球许可的许可费率及其他争议事项；
问题2：英国是否是裁决相关事项的合适受诉地？
问题3：SEP持有者是否必须无歧视地向实施者提供要约？
问题4：基于SEP专利持有者未能遵守CJEU在Huawei v. ZTE案中确立的规则，违反了EU竞争法，法院是否应该拒绝向其颁发禁令？
问题5：在何种情况下英国法院颁发禁止性禁令或者判决损害赔偿是合适的？
如上，英国最高法院的问题1和问题2涉及司法管辖权以及由方便法院原则引申出来的合理受诉地问题（也是司法管辖权问题），问题3涉及对FRAND承诺下无歧视的解释，问题4涉及其对CJEU在Huawei v. ZTE案规则的解释，问题5涉及SEP侵权救济中禁令（衡平法救济）和损害赔偿（普通法救济）的权衡，下文将逐一进行评析。

3.关于司法管辖权

（一）英国最高法院的裁决及理由
司法管辖权问题关乎案件司法程序的基本正当性，是华为、中兴向英国最高法院上诉的核心争议点，英国法院是否具备管辖权？英国法院可否颁发禁令，可否裁定全球许可条款及其他事项？与其他法院相比，英国法院是否是更加合适的受诉地？
对于上述问题：英国最高法院认为英国法院对上述事项具备司法管辖权并且已经行使了该管辖权，中国是否具备管辖权以及是否会行使这一管辖权尚且属于一种推测的可能性（speculative possibility[2]），英国法院与中国法院相比是更加合适的受诉法院。
1、基于标准组织IPR政策的国际效力和合同性，英国法院具备管辖权的正当性
英国最高法院承认，某个国家的专利的有效性问题以及侵权与否的判断，应该由授予该专利的国家的法院来裁决。但是，ETSI的IPR政策具备国际效力，IPR政策下的合同性安排（the contractual arrangements）[3]给予了英国法院司法管辖权，英国法院有权裁定专利包许可条款，即使该专利包包含了域外专利。
华为认为ETSI的IPR政策仅仅允许英国法院裁决相关英国SEP的许可条款，而且也仅仅限定于已经被英国法院认定为有效并且构成侵权的SEP。
英国最高法院反对这一观点，其认为华为的观点与IPR政策背道而驰并没有充分考虑更广泛的内容。这一观点过分强调反对专利劫持中对实施者的保护，未能考虑到反向平衡，确保专利持有者从专利反向劫持中获得保护，而且也未能考虑SEP专利许可的外部环境（让当事人在专利包所覆盖的每个国家都去提起相关的法定程序，去查明专利的有效性、必要性以及是否侵权，是不可行的）。
华为认为IPR政策禁止SEP持有人向某个国家的法院寻求禁令，法院颁发禁令的可能性是IPR政策寻求的某种平衡的必要部分，这种可能性刺激实施者参与谈判并接受FRAND条款。华为认为，作为商业谈判的一部分，经营者自愿达成的许可条款，与被法院强加于经营者的许可条款之间存在明显的区别。
英国最高法院反对这一观点，其认为IPR政策允许法院裁决某个要约许可条款是否FRAND，而且法院在做这些裁决的时候，应该注意并且借鉴真实世界的商业实践。
2、许可条款裁决与专利有效性、侵权与否的判断有本质区别，属于法院的可裁决事项
华为认为英国法院没有司法管辖权，不能裁决域外专利的许可条款。英国最高法院则认为，在现有的诉讼中，下级法院并没有尝试着去裁判域外专利的有效性或者侵权与否，这样做确实会超越其司法管辖权。下级法院只是在关注专利包许可的行业实践，将ETSI的IPR政策解释为促进专利许可，如果实施者怀疑专利包中某些重要专利的有效性及侵权与否，他可以保留挑战这些专利的权利，如果他挑战成功，其可以在专利许可中主张减少相应的许可费支出。而且英国最高法院还认为，法官在UP案中的做法与域外诸多法院的做法是一致的，在适当的情况下，法院可以裁决全球性的FRAND许可条款。
3、与中国法院相比，英国法院是更加合适的受诉地
本案中，华为和中兴认为英国法院违背了国际私法上的方便法院原则，其认为中国法院是更加合适的解决其与康文森专利纠纷的受诉地。
华为认为英国只占其世界销售份额的很小一部分，华为的制造在中国，主要市场也在中国，64%的销售份额都是在中国或者其他国家不包含康文森专利的国家，专利许可费取决于中国专利的有效性和构成侵权与否，更进一步的，华为指出中国市场占了56%，其他国家占了19%，这些国家不涉及康文森的专利，英国只占了1%的销售份额，康文森在英国的诉求取决于其在中国的专利。同样的，中兴也是在中国制造，在2017年其上半年60%的营业收入来自中国，只有0.07%的营业额来自英国。
因此，华为和中兴将英国诉讼的相关问题归结为是要解决中国专利的有效性以及侵权与否的判断上，中国专利在康文森主张的SEP全球许可中具有核心的重要价值，管辖权应该在中国法院。
然而，英国最高法院同意英国高等法院的观点，其认为，中国法院目前还不具备裁判全球性FRAND许可条款的管辖权，至少，在缺乏所有当事人的同意的情况下中国没有管辖权。即便是有这样的一致同意，中国法院是否会行使这一管辖权也只是一种推测。与之相反的是，即使在缺乏相关主体同意的情况下，英国法院认为其具备管辖权，而且英国法院已经在UP案中行使了这一管辖权。相关的裁决（UP案）已经为康文森案指明了方向。更进一步地，考虑到中国法院是否管辖只是一种推测可能性，在相关主体同意的情形下，中国法院可能会行使管辖权，但是在此案中，康文森已经拒绝同意中国法院裁决许可条款，这一点没有异议。
（二）最高法知产法庭对中兴-康文森中国案管辖问题的裁决
中兴-康文森中国案中最高法知产法庭确认的事实与英国最高法院基本一致，在国际管辖权的问题上，最高法知产法庭分析了两个问题：
问题1：中国法院对本案是否具有管辖权？
问题2：与英国法院相比，中国法院是否是更适宜的法院？
由于相关裁定书是中文，本文在此处仅简要归纳法院的相关观点并予以评述：
关于问题1，最高法知产法庭认为，康文森属于在中国境内没有住所和代表机构的外国企业，中国是否具有管辖权取决于该纠纷与中国是否存在适当联系。最高法知产法庭分析了SEP纠纷的特点，认为：首先，从SEP许可纠纷的发生原因来看，FRAND承诺并不意味着合同已经成立，许可双方还需进行包含诸多环节的协商谈判才能达成许可，在此过程中任何一个环节无法达成一致均可能产生SEP许可纠纷。其次，SEP纠纷的核心在于请求法院裁决许可条件或者内容，有的时候需要法院判断专利的必要性和有效性。再次，SEP许可纠纷既有专利侵权纠纷的特点也具备合同纠纷的某些特点，属于一种特殊的纠纷类型。最后，对于SEP纠纷国际管辖，作为该案许可标的的SEP实施地在中国，中国具备管辖权。
关于问题2，最高法知产法庭认为，国外正在进行的平行诉讼不影响中国法院对案件的管辖权，由于中兴是中国法人，主要的争议事实发生在中国，中国法院在认定事实和适用法律上并不存在重大困难，此外，本案涉及中国SEP的许可问题，中兴对于涉案专利的必要性、有效性均提出质疑，英国法院并不比中国法院方便，中兴公司60%的营收来自中国，英国的占比不足0.1%，中兴支付SEP许可费主要是基于其在中国境内对康文森专利的实施。因此，涉案SEP纠纷明显与中国具有更加密切的联系，中国法院审理更为便利。
（三）英美法院强势立场下的SEP纠纷国际管辖权规则
如上所述，与英国法院倾向于扩大解释标准组织的IPR政策，认为其具备合同性、全球性进而认为其具备管辖权相比，最高法知产法庭倾向于认为FRAND承诺并不意味着合同已经成立，这与我国法院先前关于FRAND承诺性质的观点基本一致。基于笔者先前对于SEP禁诉令的研究，在美国法语境下，美国法院认为FRAND属于利益第三人合同，其也倾向于认为合同针对的主体具有全球性、涉及的专利许可具备全球性，一方当事人在美国起诉，美国法院就首先拥有了管辖权。
对于专利的有效性和侵权与否的判断，英国最高法院完全承认这属于相关专利授予国的国家法院的管辖范围，尊重专利的地域性，美国法院在相关问题上的立场也基本一致，在美国法院对于禁诉令的规则中，美国法院也认为基于专利地域性，专利有效性和侵权与否属于行使专利权的事项，美国法院不可解决。最高法知产法庭也着重强调了中国法院对于专利必要性、有效性有管辖权并且相比于英国属于更加便利的法院。
对于方便法院原则，英国最高法院完全忽视了华为和中兴关于市场份额和制造地的论述，此部分内容出现在英国最高法院对前期诉讼程序的回顾当中，在其对于问题1和问题2的阐述中并没有给出任何考虑。其将中国法院的管辖权解释为是一种需要双方当事人同意的推测可能性，这一观点的得出是基于证人证言，而具体的证人证言内容也未在裁决书中予以说明。
本文推测这一观点的得出可能是基于广东高院《标准必要专利指引》第16条[4]，但是，英国最高法院对此点的考查完全忽略了该条规则对于不同意裁决全球费率的异议的审查，在该条规则下，如果一方的异议经法院审查认为不合理的，中国法院也可依另一方当事人的请求对该地域范围内的许可使用费作出裁决。
英国最高法院在裁决书中认为，英国法院裁决全球许可费条款具备合理性，其认为让当事人在专利包所覆盖的每个国家都去提起相关的法定程序，去查明专利的有效性、必要性以及是否侵权，是不可行的。但是，其同时也认为，实施者可以保留挑战专利有效性和侵权与否的权利，如果其挑战成功，对应专利的许可费率可以减除。在此情形下，实施者一方面被裁决并被要求加入一个的全球性许可条款（不加入会被执行禁令），以更加高效的达成许可，另一方还需要保留挑战专利的有效性、必要性、侵权与否的权利，以减除对应许可费获得“更加”FRAND的许可费率。这本身就存在一定的矛盾之处，也无疑对专利实施者提出了更高的要求，实施者处于被动的境地并且需要花费更大的成本的精力去寻求FRAND许可。
综上，英美法院在SEP纠纷的国际管辖问题上相对强势，英国法院更是在全球许可条款的裁决上对专利实施者施加了更高的要求。最高法知产法庭在中兴-康文森中国案中考虑了SEP许可纠纷的特点、中兴的营收来源和主要专利实施地，对于中国法院具备管辖权的认定具备合理性。在英美法院强势认定管辖权并裁决全球许可费率的情形下，中国的专利实施者可能需要同时争取中国法院的管辖权并请求裁决全球许可费率，SEP平行诉讼中的博弈将由管辖权之争进一步演变为各国法院全球许可费条款上的裁决之争。

4.关于无歧视

问题3：SEP持有者是否必须无歧视的向实施者提供要约？
英国最高法院的裁决及理由
华为认为FRAND承诺下的非歧视是硬性的“hard-edaged”，类似情形（的实施者）必须被类似地对待，不同情形需要不同对待。像UP这样的SEP持有者需要对所有的被许可人提供相同或类似的条款，除非其能够证明存在客观的差别对待的原因。UP应该向华为提供一个其先前已经给出的如三星一样优惠的全球许可费率。
英国最高法院认为非歧视是一般性的“general”而非硬性的，UP并未违反FRAND承诺下的非歧视。ETSI的IPR政策需要SEP持有者，如UP，在公平、合理、无歧视的条款和条件下许可专利，这不是三项不同的义务，而是一个整体性的单一义务。非歧视作为承诺的一部分，在于某个给定的语境下，形成焦点并缩小范围，以判定许可是否是公平、合理的。非歧视表明，要约中的条款和条件，作为一个公平的市场价格，对于所有的市场参与者来说是可以获得的，其应当反映专利包的市场价值，而不是去判断某个特定市场参与者的特点，SEP持有人并不需要向类似的所有被许可人提供对等的最优惠许可条款。换句话说，存在某个所有人都可以获得的许可价格清单。
评析
英国最高法院在此问题上，倾向于弱化非歧视对于专利持有人的刚性要求，但是其同时也认为非歧视的许可条件需要具备公平的市场价格，反映专利包的市场价值，对所有市场参与者均可获得。至于专利持有人是否需要对类似的被许可人提供对等的优惠，英国最高法院认为不需要，然而，最优惠许可条款是否会反过来影响市场价格的公平性、是否能够真正反映专利包的市场价值，其并未进一步考虑。本文认为，不影响价格公平性并且能够反映专利市场价值的最优惠许可条款，可能需要该条款基于双方当事人之间极其特殊的利益或合作关系，否则对于相同或类似情形的实施者以最优惠许可条款为由进行无端的差别对待，即使认为公平、合理、无歧视属于整体性单一义务，也很难证明其是FRAND的。

5.关于Huawei v ZTE案规则的解释

问题4：基于专利持有者未能遵守CJEU在Huawei v ZTE案中确立的规则，违反了EU竞争法，法院是否应该拒绝向其颁发禁令？
英国最高法院的裁决及理由
华为认为UP寻求禁令的行为属于滥用市场支配地位，违反了102条款。因为，UP未能遵守CJEU在Huawei v ZTE案中的指引，其并未在提起禁令之诉之前提供FRAND许可要约，UP的救济仅应当被限定在损害赔偿方面。
英国最高法院考查了102条款、Huawei v ZTE案，本案的事实以及初审法官和上诉法院的决定。其认为，在没有发出通知或者预先与被控侵权人磋商的情形下寻求禁止性禁令的行为会违反102条款。但是，通知和磋商的性质取决于不同案件的具体情况：没有任何的强制要求表明需要遵循Huawei v ZTE案中拟定的规则。就事实而言，重要的是UP已经表明其愿意在任何法院已经裁决的FRAND许可条款下向华为给出许可，而华为仅仅是准备获得一个自己确定范围的许可（即英国许可）。因此，UP的行为并不算滥用。
英国最高法院解释CJEU的裁决，认为CJEU确立的框架，其目的在于同时保护SEP持有者以及善意技术使用者的利益，为SEP持有者提供一个其可以精确遵循的路径，保证其可以寻求禁令又不至于违反102条款，另一方面提供了一系列判断每个主体是否善意这一重要问题的参考因素。基于这样的解释，英国最高法院认为CJEU确立的规则具有充分的灵活性，以满足各个案件之间、各个法院之间出现的不可避免的种种变化。
英国最高法院认为，华为已经被给予充分的通知，其可以正确评估双方的谈判过程。并没有强制性要求表明，UP需要提供一个最终会被法院认定为符合FRAND的要约。
评析
英国最高法院在对Huawei v ZTE案规则的解释上重点强调，该规则框架具有充分的灵活性，并未施加强制性要求，只是给予专利持有人、专利实施者一些参考和指引，其他法院审理相关案件需要依据个案情况灵活处理。在UP愿意接受法院裁决的许可条款的情况下，华为仍然坚持只获得英国许可，UP的行为不算滥用。同时，英国最高法院认为，专利持有人并不需要提供一个最终会被法院认定为符合FRAND的要约。
基于华为并不认可英国法院全球许可费条款的裁决，其拒绝加入该条款也在情理之中，而拒绝加入一个自身并不认可的许可本身又将会被法院认定为Huawei v ZTE案规则下的非善意，专利持有者不构成滥用，专利实施者要被颁发禁令。这再一次体现了英国法院的司法强势之处，被裁决全球许可费条款的实施者需要评估英国法院裁决费率是否在其接受范围之内，如果不愿接受，其处境将非常被动。

6.衡平法救济和普通法救济

问题5：在什么情况下英国法院颁发禁止性禁令或者判决损害赔偿是合适的？
英国最高法院的裁决及理由
华为认为即使其侵犯了UP和康文森的SEP专利，法院也不应当支持禁令，对法院来说更加合适和成比例的救济是基于被侵权的英国专利的合理许可费率裁判侵权损害赔偿。
英国最高法院依旧驳回了华为的观点，其认为法院应该使用侵权损害赔偿裁决来代替禁令是没有任何基础的。并不存在UP或康文森会利用禁令威胁去索要过高费用或者滥用杠杆的风险，因为除非其已经给出了一个法院已经认可满足FRAND条款的SEP许可，否则他们无法行使他们的权利。
此外，损害赔偿裁决并不能完全替代禁令。法院引用华为的证人证言，认为在全球范围内发起诉讼程序，一个专利接一个专利，一个法院接着一个法院，其成本极其高昂。法院认为在这种情形下，如果法院只提供侵权损害赔偿救济（金钱救济），实施者会一直继续其侵权行为，直到其挨个专利、挨个法院的提起相关法律程序被迫缴纳许可费之时。禁令是一种更加高效的救济手段，但也并不意味着法院会放任专利持有者滥用其权利。
评析
英国最高法院在此处倾向于认为在法院已经认可了某个FRAND许可的情况下，并不存在UP或康文森会利用禁令威胁去索要过高费用或者滥用杠杆的风险，相反，如果不颁发禁令，实施者会一直拖延。如本文前述部分所述，基于英国法院在司法管辖、全球许可条款裁决上的强势，被英国法院裁决全球许可费率的专利实施者将处于非常被动的境地，可以预见，继德国之后英国也将成为SEP专利持有者优选的诉讼地。

7.总结

整体而言，英国最高法院在UP案以及华为、中兴-康文森英国案当中的裁决是对专利持有人的利好，基于英国最高法院倾向于宽泛和弱化解释专利持有人的义务，继德国之后，英国也将成为SEP专利持有人优选的诉讼地。同时，基于英国法院在司法管辖权以及全球许可费条款裁决问题上的强势立场，被裁决全球许可费条款的专利实施者将处于被动境地。相关实施者需要在英国法院对全球许可条款的裁决中尽量争取获得更加利于己方的结果，也或者需要在更加有利于己方并且具有管辖权的法院展开平行诉讼，请求该法院裁决相应的全球许可费条款。
SEP领域的规则尚处于不断地发展变化之中，全球范围内每一个典型案例的出现，都为该领域规则的演变和发展提供了素材，可以预见后期可能会出现针对相同（相近）当事人主体，全球各个法院裁决的全球许可费条款之间的冲突和协调问题，笔者将持续观察。
作者注：文章涉及的任何内容不代表任何正式法律意见或建议，仅供业界交流讨论。

注释：

[1] JUDGMENT

Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another (Appellants); Huawei Technologies Co Ltd and another (Appellants) v Conversant Wireless Licensing SÀRL (Respondent); ZTE Corporation and another (Appellants) v Conversant Wireless Licensing SÀRL (Respondent) [2020] UKSC 37 On appeal from [2018] EWCA Civ 2344 and [2019] EWCA Civ 38

[2] 本文倾向于认为英国最高法院在书面裁决文书中并非倾向于批判中国的管辖权规则，取speculative“推测的”含义而非“投机的”含义，结合裁决书文本，本文认为英国最高法院的逻辑在于认为，中国管辖与否尚且属于一种推测可能性，英国法院已经明确表明其具备管辖权并且已经行使该管辖权，英国属于更合适的受诉法院。

[3] PRESS SUMMARY

Unwired Planet International Ltd and another (Respondents) v Huawei Technologies (UK) Co

Ltd and another (Appellants)

Huawei Technologies Co Ltd and another (Appellants) v Conversant Wireless Licensing SÀRL

(Respondent); ZTE Corporation and another (Appellants) v Conversant Wireless Licensing

SÀRL (Respondent)

[2020] UKSC 37

On appeal from [2018] EWCA Civ 2344 and [2019] EWCA Civ 38

[4] 16. 【裁定范围】标准必要专利权人或实施者一方请求裁判的有关标准必要专利的许可地域范围超出裁决地法域范围，另一方在诉讼程序中未明确提出异议或其提出的异议经审查不合理的，可就该许可地域范围内的许可使用费作出裁判。

【说明】

本条系对标准必要专利许可使用费率的裁定范围的规定。基于尊重司法主权和国际司法礼让，人民法院审理标准必要专利许可使用费纠纷确定的许可范围原则上限于裁决地法域范围内。但是，如果权利人和实施者均同意人民法院就域外或全球范围内的许可确定使用费的，可以作出裁决。另外，如果一方的异议经法院审查认为不合理的，人民法院也可依另一方当事人的请求对该地域范围内的许可使用费作出裁决。