浅谈OEM/ODM生产模式中专利产品制造者的认定

随着社会化大生产及全球化的推进，OEM/ODM生产模式在国内已经被广泛采用。OEM为“Original Equipment Manufactures” 的缩写，直译为原始设备制造商，是指定作方利用其自身技术负责设计和开发新产品，通过合同订购的方式委托生产厂商使用自己品牌或商标生产产品，并根据约定支付加工费或将所订产品买断的生产模式。而ODM为“Original Design Manufactures”的缩写，直译为原始设计制造商，是指生产厂商受定作方委托，运用其自身生产技术或产品设计，使用定作方的商标生产产品的生产模式。

在专利侵权纠纷案件中，原告通常会以被控侵权产品包装、产品说明书等上标注姓名或名称、商标或其它标识的个人或企业为被告并且指控其为产品的制造者。但在OEM/ODM生产模式中，在产品包装、产品说明书等上标注姓名或名称、商标或其它标识的个人或企业通常为定作方而非事实的生产厂商，能否将该定作方直接认定为专利法意义上的制造者，专利法和相关司法解释尚未作出明确规定，并且各法院也尚未形成统一的作法。

在《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》（法释[2002]22号）中，最高人民法院指出，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。但是，该批复针对的是在出现产品质量责任时如何确定产品制造者或生产者的问题，在专利侵权纠纷案件中不应直接适用。

目前司法实践中存在以下几种作法。

1、产品包装、产品说明书上标注商标、姓名或名称等的个人或企业为产品的制造者，OEM/ODM合同不能免除定作方的责任或OEM/ODM合同仅在合同内部有效。

在厦门灿坤实业股份有限公司与上海大金科技有限公司等侵害外观设计专利权纠纷一案[1]中，苏州市中级人民法院一审认为，根据该OEM生产合同的相关约定，月立公司受大金公司委托生产加工并标注大金公司品牌的大金阪本电熨斗，即月立公司系贴牌生产，大金公司系委托方，大金公司在对外销售月立公司贴牌生产的电熨斗产品时，在产品包装、说明书、质保卡上标注的厂家信息均指向“大金公司”，标注的型号DJ-1208亦为大金阪本型号，消费者购买该产品时所获得的有关该产品的信息只有大金公司，故大金公司尽管自身并未直接生产，但大金公司的行为依法应视为生产制造行为。江苏省高级人民法院二审亦认为，大金公司与第三人月立公司的OEM生产合同不能免除大金公司的责任，被控侵权产品在产品包装、说明书、质保卡及产品上标注的厂家信息均指向“大金公司”，标注的型号DJ-1208为大金版本型号，大金公司应认定为涉案被控电熨斗产品的生产制造商。

在图们惠人电子有限公司与上海建括实业有限公司等侵害发明专利权纠纷一案[2]中，北京知识产权法院和北京市高级人民法院均认为，涉案产品的外包装箱、内包装箱、说明书及产品所附标签和合格证上均显示有“上海建括实业有限公司”字样；外包装箱和内包装箱上还印有建括公司的地址、电话、传真、网址和邮编等信息，且外包装箱使用带有建括商标和名称的胶带封存，内包装箱上标注有建括的拼音“JIANKUO”和“上海建括实业有限公司”字样，销售发票亦由建括公司开具，且涉案产品及其包装箱上并未标注其他公司名称，此外，建括公司提交的《中国国家强制性产品认证证书》亦显示建括公司为涉案产品的生产者（制造商），而第三人沃玛公司仅仅是接受建括公司的委托，加工涉案产品的生产企业，双方之间就知识产权相关问题的约定仅在合同内部有效，不能对抗第三人，建括公司应为涉案被控侵权产品的生产者。

2、在主观上体现了定作方的生产意思表示且客观上通过委托的生产厂商完成了生产行为的，即应认定定作方是被控侵权产品的制造者。

在李祥福与厦门尔升山贸易有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案[3]中，福州市中级人民法院一审认为，首先，厦门尔升山公司是一家贸易公司，企业公示信息显示的主要经营范围是零售、批发，其并不具备生产主体资质；其次，被诉产品的吊牌上虽标有“厦门尔升山贸易有限公司”字样，但并未标注被告是该产品的生产（制造）商；最后，厦门尔升山公司在审理中提交了产品订购合同、进仓单、增值税专用发票、转账凭证等证据，从形成时间、内容上能够相互印证，且与被控侵权产品相互对应，该买卖行为亦符合相关交易习惯，可以认定被诉产品来源于案外人厦门威登工贸有限公司的事实，故认定，被告厦门尔升山公司是被诉产品的销售者而非制造者。

但福建省高级人民法院二审认为，被诉侵权产品系由厦门尔升山公司委托案外人厦门威登工贸有限公司生产，被诉侵权产品上印制有厦门尔升山公司拥有的注册商标，产品吊牌上亦只载有厦门尔升山公司的相关信息，虽然厦门尔升山公司与加工企业之间的合同约定产品外观由加工企业提供，但被诉产品的外观是由厦门尔升山公司根据加工企业提供的样式选定的，据此，厦门尔升山公司虽不具备生产主体资质，但其对外进行定牌委托加工，并选定产品外观，主观上体现了生产的意思表示，客观上通过委托的加工企业完成生产行为，厦门尔升山公司与厦门威登工贸有限公司的内部约定不影响根据外部表现形式来认定行为的本质属性，故可以认定厦门尔升山公司在本案中实施了生产被诉侵权产品的行为。

3、在产品上标示的姓名、名称、商标等标识仅初步证明相应的企业或者个人是产品制造者，但允许所述企业或个人提供证据予以推翻。

在广州市强生信达贸易有限公司与上海出亚实业有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案[4]中，上海市高级人民法院认为，根据最高人民法院法释〔2002〕22号批复，在确立相关案件诉讼主体时，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均可被列为相应案件的当事人，产品上标示了姓名、名称、商标等标识即可初步认为相应的企业或者个人是相关产品的制造者，在案件起诉时就可以将相应的企业或者个人列为当事人，但在案件作出实体判决时，不能仅依据产品上标示的姓名、名称、商标等标识确认产品的制造者，而要根据各方当事人提供的全案证据进行认定。本案中，仅凭被控侵权产品上的“MICO及图”商标，可以得出被控侵权产品是上海出亚公司制造的初步结论，但该初步结论被上海出亚公司提供的其与厦门泊川公司的采购合同、增值税发票、银行结算业务申请书以及厦门泊川公司的专利证书、专利许可实施合同等证据推翻了，根据上海出亚公司提供的该些证据应当认定上海出亚公司是被控侵权产品的销售者而非制造者。

4、如果定作方要求生产厂商根据其提供的方案制造产品，或者产品的形成中体现了定作方的技术要求，即定作方在产品的形成中发挥了实质性作用，则可认为定作方是产品的制造者。

在敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司等侵害发明专利权纠纷一案[5]中，最高人民法院认为，专利法第十一条规定的“制造专利产品”，对于发明或者实用新型来说，是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。上述理解综合考虑了“制造”一词本身的含义和专利法第十一条的立法目的。在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。本案中，被诉侵权产品是和宏公司在原有模具基础上改模刻字交由惠州和宏公司生产，被诉侵权产品的技术方案完全来源于和宏公司，飞利浦公司没有向惠州和宏公司就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，飞利浦公司不是专利法意义上的制造者。

在成都骏合乐途智能科技有限公司与宁波行金太贸易有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案[6]中，宁波市中级人民法院和浙江省高级人民法院均认为，专利法意义上的制造专利产品，对于外观设计而言，是指做出或者形成覆盖专利权利要求保护范围的产品。行金太公司提交的销售授权书、产品来源说明、俞春达的专利证书和专利权评价报告、送货单、银行转账凭证及证人俞春达的证言可以形成完整的证据链，证明被诉侵权产品系由俞春达经营的明通电器厂制造，产品的设计也来自于该厂，行金太公司未向该厂就被诉侵权产品的制造提供设计方案或设计要求，行金太公司与明通电器厂之间是贴牌加工的加工承揽法律关系，明通电器厂作为加工方为定作方行金太公司加工使用特定商标的商品的生产模式。在现有证据表明且行金太公司和案外人俞春达均确认明通电器厂为被诉侵权产品实际制造者的情况下，行金太公司作为商标持有人，仅起到标示该商品提供者的作用，行金太公司的经营范围也不包括产品制造，不应认定为专利法意义上的制造者。

在中山市纳宝电器科技有限公司与北京左茗右器商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案[7]中，广州知识产权法院一审认为，左茗右器公司销售、许诺销售了落入纳宝公司专利保护范围的产品，证据确凿，关于制造行为，左茗右器公司抗辩专利产品为其委托铭发电器厂贴牌生产，结合专利产品上的信息，包括产品本身标注信息和外包装上、说明书的信息，尤其专利产品部件上标注“铭发茶器”、“铭发”，足以采信左茗右器公司与铭发电器厂共同制造了专利产品。但广东省高级人民法院二审认为，《专利法》第十一条第二款规定的制造，是指复制、仿造出与外观设计专利相同或者近似的工业产品的行为。该行为的本质特征是变无为有，即行为主体使用工业原料，通过技术手段，制造出本不存在的产品的行为。指定技术方案，支付相应对价，委托他人制造的行为，可以认定为共同制造行为。本案中，案外人铭发电器厂依照其获得授权的外观专利制造出专利产品后销售给被上诉人左茗右器公司，左茗右器公司贴上自己的商标后进行销售。左茗右器公司实施的行为并非实现被诉侵权产品从无到有的过程，也没有为制造者铭发电器厂提供技术方案，因此左茗右器公司的行为不属于专利法意义上的制造行为。

由此可见，在专利侵权纠纷案件中，各法院对于OEM/ODM生产模式中定作方是否为涉案产品制造者的认定条件尚未形成统一的标准。笔者认为，在OEM/ODM生产模式中，要将定作方认定为专利法意义上的制造者，应满足定作方向生产厂商提供了技术或设计方案，或者被控侵权产品中体现了定作方的技术或设计要求这一前提条件。正如最高人民法院在敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司等侵害发明专利权纠纷一案中所指出的，在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。

同时，笔者还认为，对于定作方未向生产厂商提供技术或设计方案而仅提出技术或设计要求的，还应进一步考虑前技术或设计要求对涉案产品侵犯涉案专利权是否存在实质性作用。

首先，专利法第十一条规定的制造，对于发明和实用新型专利权而言，是指做出或者形成具有与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的产品；对于外观设计专利权而言，是指做出或者形成采用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计的产品。

制造行为产出或形成的对象是专利产品，因此制造行为必然发生在专利产品做出或形成之前，包括例如提供技术图纸设计或产品配方、提出技术要求、实际投产等，对专利产品进行包装、贴牌销售等后续行为均与产出或形成专利产品无关，不属于制造行为。在OEM/ODM生产模式下，如果定作方仅是在生产厂商已经制造出的产品上标注姓名、名称、商标等标识，生产厂商的制造行为必然独立于定作方，生产厂商制造产品的行为产生的法律责任自然也不应归属于定作方，不能因为被控侵权产品上标注有定作方的姓名或名称、商标等就直接认定定作方为专利法意义上的制造者并进而要求其承担法律责任，否则有违公平且与事实不符。

其次，如果定作方向生产厂商提供了技术或设计方案，则生产厂商的制造行为必然受定作方的控制并且产出或形成的产品也完全体现了定作方的意志，在这种情况下，可以认为定作方参与了产品制造，构成专利法意义上的制造者。

再次，在定作方未向生产厂商提供技术或设计方案而仅提出技术或设计要求并且被控侵权产品上体现了定作方的技术或设计要求时，不应轻易地将定作方认定为专利法意义上的制造者，而还应考虑定作方提出的技术或设计要求对于产品所采用的技术方案或设计落入涉案专利保护范围是否存在实质性作用。例如，如果定作方仅是向生产厂商提出了技术效果上的相关要求，而产品的开发或设计等均由生产厂商独立完成，在存在多种可选技术方案能够实现前述技术效果而生产厂商却采用落入涉案专利保护范围的技术方案的情况下，不能认为定作方的技术要求对于产品落入专利保护范围具有实质性作用，由此也不能当然地将定作方认定为专利产品的制造者。

注释

1.（2009）苏民三终字第0236号 

2.（2017）京民终435号

3.（2018）闽民终1369号

4.（2013）沪高民三（知）终字第10号

5.（2012）民申字第197号

6.（2019）浙民终1510号

7.（2017）粤民终1392号