创造性审查意见应对策略

我国《专利法》第二十二条第一款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”《专利法实施细则》第五十三条第一款第(三)项规定，申请不符合《专利法》第二十二条，是发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形之一；第六十五条第二款规定，被授予专利的发明创造不符合《专利法》第二十二条，是无效宣告请求的理由之一。可见，发明专利申请的权利要求不具备创造性，可导致申请最终被驳回；发明专利的权利要求不具备创造性，可导致该权利要求被无效。发明专利申请具备创造性是授权的必要条件；发明专利具备创造性是维持其有效性的必要条件。

因此，在发明专利申请的实质审查阶段、复审阶段及无效阶段中，权利要求是否具备创造性是常见的争论焦点。

本文将结合一个案例，分析和讨论申请人和代理人在实质审查阶段的创造性审查意见应对策略，希望能对发明专利申请的撰写、实质审查阶段创造性审查意见的答复提供参考。

案情介绍

该案例（下称本申请）为一件进入中国国家阶段的PCT发明专利申请，其中，该PCT公开语言为英文，申请人的国别为美国。本申请技术上涉及一种音频数据的编码和解码。本申请的权利要求的表述，术语含义明确，结构严谨，特征环环相扣。在实质审查阶段，审查员针对本申请发出总计三次的涉及创造性的审查意见通知书。代理人始终为申请人提供了针对创造性审查意见的答辩建议。申请人在核查答辩建议后，均认同代理人的建议。最终，通过代理人的努力，在未针对创造性审查意见对权利要求作出修改的情况下，本申请获得了授权。

本申请的第一次审查意见通知书引用了两篇对比文件，都涉及音频数据的编码和解码，其技术领域和本申请相同。在评述权利要求1的创造性时，审查员使用了对比文件1结合对比文件2及本领域公知常识；在后续的创造性审查意见中，审查员未增加新的对比文件。

分析与讨论

（一）关于公知常识

在本申请的审查历史中，审查员明确认定了权利要求中属于公知常识的特征。虽然经分析，代理人确定该认定存在缺陷，但是在答复审查意见时，代理人并未采取对该公知常识认定提出质疑的策略。这是因为被认定属于公知常识的特征，并不是申请人关注的核心技术手段。不对审查员明确认定的公知常识进行质疑，可以降低申请被驳回的风险，也有助于把更多精力放在更有效、更有力量、更有把握的争辩方式上，从而有利于申请获得授权。需要说明的是：如果通知书中的公知常识认定虽然存在缺陷，但可以通过后续通知书在不增加对比文件的情况下通过调整表述来克服，那么对代理人而言，最好不要针对这样的缺陷和审查员进行答辩，以提高处理效率。

从目前的审查实践看，很多创造性案件的审查意见中，公知常识的认定并不恰当，甚至出现了审查员将发明人反复强调、声明的解决所提出技术问题的核心技术手段当作公知常识的情况，且极少提供公知常识证据。申请人或代理人在后续答复审查意见时，如果仅仅主要争辩公知常识，而审查意见在形式上又无问题时，申请被驳回的可能性很高。鉴于这种情况，申请人或代理人在答复创造性审查意见通知书时，其着力点最好不要放在争辩公知常识上，以避免被驳回。驳回将延长审查程序，并且复审程序中撤销驳回的可能性也很低。因此，在答复创造性审查意见时，单纯争辩区别技术特征不是公知常识，并非良好选择。

上述现象也引申出一个新的结论：如果审查员在评创造性时，使用的是一篇对比文件结合公知常识，且将申请人认定的发明点当作公知常识，则这种审查意见相对是较难答复的。对待这样的审查意见，通常的答复策略都需要以对权利要求添加特征为前提。所添加的特征，最好能够使得权利要求的方案与对比文件的方案更加明确地区分开来，和/或使得对比文件的教导明显构成对得到本申请方案的阻碍或相反的教导。添加这样的特征后，审查员如果坚持否定权利要求的创造性，将会出现通知书中审查意见在逻辑上、合理性上出现明显的漏洞，从而使所得到的权利要求的技术方案无创造性的结论难以使人信服。

例如，在对比文件给出了相反教导的情况下，如果审查员还认为本领域技术人员基于对比文件“容易想到”区别技术特征，或者认为得到权利要求的技术方案是“显而易见的”，这在因果逻辑上显然是不成立的。进一步的，申请人或代理人在撰写申请时，应构思多个核心技术点，并且这些核心技术点之间应该存在紧密的技术关联，从而为创造性答辩留出多个修改选项，且便于层层递进地进行修改。在对比文件未公开中下层级的特征的情况下，审查员如果还认为本申请中与该未公开中下层级的特征相关联的上层级特征是容易想到的，这显然是不合理的。因此，上述撰写策略能够提高申请最终被授权的概率。

当然，争辩公知常识的好处在于可以更好地保证申请人的利益；如果争辩成功，申请也可以获得大的保护范围。

因此，总体上，申请人或代理人应基于申请人的预期、驳回可能性，以确定是否对于公知常识的认定进行争辩。

（二）关于技术

在答复本申请的审查意见通知书中，代理人采取的策略是：剖析技术，寻找审查意见中技术认定上的破绽、推理上的破绽；点明问题，积极沟通，洞悉审查员的真实观点，使审查员认识到通知书中的分析、认定在技术上缺乏合理性。上述策略的优势体现在：由于技术是客观的、富有逻辑性的，上述策略更容易使审查员认识到及接受特征对比有误、事实认定错误、推理不合逻辑的质疑。而且，一旦在创造性评述中，审查意见出现上述问题，根据《专利审查指南》的相关规定（驳回条件包括“申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷”），审查员一般不能立即驳回。和公知常识质疑相比，审查员因为无法给出在技术上合理的反驳理由，并且审查员出错在先，所以，审查员更容易接受特征对比有误、事实认定错误、推理不合逻辑的质疑，从而促使审查员产生授权倾向。在发现对比文件确实对本申请权利要求的技术方案缺乏启示后，审查员会倾向于授权，尤其是在多次通知书之后。从这一点上讲，为了获得授权而在第一次审查意见通知书中充分答辩通常是一种难以奏效的做法，尤其是在未充分了解审查员的真实观点的情况下。在争辩的用词上，申请人或代理人应使用提问方式，不宜直接给出结论断定审查意见错误。

具体而言，对于本案，其技术剖析具有一定的难度。本申请是从英文翻译而来，由于中西方思维习惯、表述习惯的差异，申请文件可读性较低，理解起来存在一定的障碍；再加上存在诸多专业术语，需要先期花费较多时间理解技术。不过，任何专利申请的每个技术手段必然是为了一定的技术目的而存在，并且各效果之间通常都存在因果关系。因此，基于效果、因果关系而理解技术方案是一种行之有效的手段。即使申请文件行文发生跳跃、忽略或隐藏了一些技术节点，必要时也可采取“大胆假设，小心验证”的方式对申请进行剖析。

进一步而言，申请文件可读性较低，对审查员的理解也会构成一定的障碍，尤其是在任务重、检索噪音大的情况下。对于确实对现有技术有贡献的专利申请，较低的可读性对于提高实质审查阶段授权概率是有利的，尤其是在可读性低是由于表述严谨而造成的情况下。

本申请在答复审查意见通知书时，一个关键的争辩点是如何理解核心技术手段中的一个术语的含义。而本申请在撰写时，对该术语已有清楚的定义和解释，并且权利要求也体现了该定义。可见，在撰写申请文件时，对于核心技术手段中的术语，给出清楚的定义和解释是至关重要的。应注意的是，这里所谓将术语定义清楚，是指使审查员能够理解，而非服务于细分领域的专业技术人员。从这一点上讲，申请文件由专利代理人而非细分领域的专业技术人员撰写是非常必要的。

对于本申请，审查员在第一次审查意见通知书中关于权利要求1不具备创造性的评述是中规中矩的、模式化的，其对于区别技术特征使用了“容易想到”的表述。这种表述通常是答辩意见的突破口。这是因为“容易想到”需要结合对比文件公开的内容、本领域普通技术人员的基于本领域普通技术知识的合理的简单逻辑以进行推理；但是通常，对比文件的教导会阻碍本领域技术人员得到区别技术特征。对于本申请，代理人通过技术剖析，发现对比文件2实际上就会对得到“容易想到的区别技术”产生阻碍作用，审查员的推理在此出现了跳跃。在答复第一次审查意见通知书时，代理人并不清楚审查员对哪个概念的理解存在问题、推理中隐含使用了哪个普通技术知识。因此，代理人对通知书中的“容易想到”提出质疑，请求审查员给出进一步的解释。

另外，代理人还发现通知书中特征对比存在认定错误。该认定错误是由于审查员忽略的该特征的直接限定短语导致的。质疑特征对比，是答辩审查意见的又一个突破口。在论证权利要求创造性时，审查员不仅可能未对权利要求的方案进行整体考虑，而且还可能在对特征对进行比时，忽视前导限定词，导致未对特指进行整体考虑。因此，在答辩意见中，代理人对该特征对比从技术上进行质疑。第二次审查意见中，虽然审查员的分析更为详细，但其整体上的结论依然存在问题，且无法通过审查意见判断具体审查员何处的理解存在误会，导致其认为“容易想到”。于是，代理人顺着审查员的思路，进一步解释了技术，以提问方式提出了质疑。需要指出的是，从第二次审查意见通知书可以看出，审查员并未将本申请的发明点认定为“公知常识”或“容易想到”，这对本申请最终能够顺利授权是重要的。在第三次审查意见通知书中，审查员给出了更细致的说理，并进行了举例说明，由此，审查员的真实观点中的错误点也得以明确。针对该错误点，代理人有针对性地对本申请、对比文件的技术方案进行了分析，从技术原理角度指出通知书中对术语的理解存在错误、特征对比不合理、对比文件结合后的方案和本申请完全不同，、比文件对得到本申请的方案缺乏启示。由于代理人通过举例方式对权利要求的技术方案进行了易于理解且直观的描述，并对被误解的术语进行了辨析，审查员意识到了问题，从而认可了权利要求的创造性。

通过复盘本申请的答辩过程可知，申请文件有较高的技术含量和较高的复杂程度，方案本身在理解上存在一定的难度，导致审查员在未充分理解本发明的情况下发出了试探性的否定权利要求创造性的第一次审查意见通知书，以及之后的第二次、第三次审查意见通知书。最终本申请得以授权，代理人与审查员的积极沟通，代理人对本申请、对比文件及通知书的仔细研读，以及代理人提出的合理质疑，都起到了重要作用。在这个过程中，采用以技术为中心、合理质疑的答辩策略起到了至关重要的积极作用。

最后，需要补充说明的是，如果本案审查员采用一篇对比文件结合公知常识否定创造性，这种情况通常是较难处理的，尤其是在审查员将说明书中强调的核心技术手段认定为公知常识时。本申请能够成功授权，一方面是由于本申请的方案确实包括对现有技术有贡献的具有一定复杂程度的核心技术手段，另一方面是由于审查员误解对比文件2，并试图用本身起阻碍作用的对比文件2证明本申请的核心技术手段基于现有技术是容易得到的。

结论

申请人或代理人在实质审查阶段中答复有关创造性审查意见的审查意见通知书时，为了保证争辩成功、有效，应充分理解技术、吃透概念、把握特征间的联系，从技术角度质疑审查意见中的事实认定、推理逻辑、特征对应关系。尤其应注意的是，申请人或代理人可以基于技术原理，将特征对比、“容易想到”作为答辩意见的突破点；如有可能，应避免就被明确认定为公知常识的特征进行争辩。对待将发明点认定为公知常识的审查意见，需要谨慎处理，防止因处理不当导致申请被迅速驳回。