浅析《商标法》第十九条第四款的适用考量因素

1、问题的提出
2、关于认定的主体范围

3、关于认定的时间点

4、关于追溯的时间

5、总 结

6、指导意义

引 言

《商标法》第十九条第四款“代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。

此法条的初衷是为了规制商标代理机构利用自身的便利条件进行恶意抢注、囤积商标的行为，对商标代理机构的权利进行了限制，即：商标代理机构仅可以在4506群组的“知识产权代理”、“商标代理”相关服务上申请商标注册，在除此之外的其他商品或服务上均不得申请注册商标。

问题的提出

该条款的原本适用范围较为有限；但随着国内知识产权保护意识的增强和营商主体跨行业行为的日益活跃，该法条的适用也出现了很多新情况。有的企业被无辜中枪，比如某科技公司在经营范围中勾选了“商标代理服务”而导致其正常商业需要的商标因为该条款而无法注册，也有为了省事购买了其他主体的商标、后因为该条款遭遇商标驳回或者无效宣告而“竹篮打水一场空”；也有的企业“明知山有虎、偏向虎山行”，比如某代理机构通过亲戚、子公司等名义申请商标，意图“借壳”规避该条款。

笔者在商标代理过程中，也遭遇到多个该条款的情形。为了明确该条款在实务中关于主体范围、认定时间、追溯时间等的适用因素，笔者结合近期的判例，在此进行梳理和总结。

关于认定的主体范围

首先，应该明确的是，《商标法》第十九条第四款规制的主体范围是“商标代理机构”。那么何为“商标代理机构”呢？

根据《商标法实施条例》第八十三条：商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。

第八十四条第一款：商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。

此外，商标局于2015年1月1日作出的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》[1]，其中包括：“在审查时，我局依据商标代理机构备案数据库判断商标注册申请人是否为商标代理机构。如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效。”

2019年北高院在《商标确权授权行政案件审理指南》中更进一步明确“代理机构”的范围，即：

14.1 【商标代理机构的认定】：已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。

 

14.2 【商标代理业务的认定】：接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜，包括代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉，提供商标法律咨询、担任商标法律顾问、代理其他有关商标事务等，属于商标代理业务。
由此可见，所谓“商标代理机构”，一般包括三种情形：

1、 在商标局数据库进行商标代理机构备案的服务机构和律师事务所；

 

2、未在商标局备案、但公司登记的经营范围中包括“商标代理服务”的主体；

 

3、虽未备案、登记，但实际从事商标代理业务的主体。

实务中，第1、3种情形基本没有争议；而第2种情形因为主体并没有实际从事“商标代理”服务，商标局和法院在实践中是如何进行掌握的呢？ 笔者结合几个典型案例，谈谈上述情形2： 在第16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告[2]案中，知产法院经审理后认为：争议商标最初由成都离岸商务服务中心提出注册申请，根据其营业执照显示，其注册申请时的经营范围包括“知识产权代理服务”业务，“知识产权代理服务”包括了专利、商标、版权、集成电路布图设计等代理服务，故其属于商标法第十九条及商标法实施条例第八十四条第一款所规定的“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”。。。是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件。 在第14073131号“古北水镇”商标无效宣告请求再审[3]案中，最高人民法院经审理认为：小壕公司（即：再审申请人）在诉争商标申请注册时，其营业执照经营范围包含“商标转让与代理服务”，故属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”，是商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”。。。。。。此外，是否在商标局备案并非认定商标代理机构的必要条件。 在“VVILD”商标驳回复审案[4]中，知产法院认为：原告营业执照中经营范围包含“知识产权代理”服务，是“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”，属于《商标法》第十九条第四款所规定的“商标代理机构”。 根据目前多个公开的判决表明，商标局和法院基本达成了统一且严格的判定标准，即，上述情形2 属于“商标代理机构”。 此外，随着《商标法》打击恶意抢注、囤积商标的力度不断加大，笔者还注意到一些新的发展，即，商标代理机构有意通过其亲戚、子公司等关联主体申请注册除代理服务之外的其他商标，那么此种“借壳申请”的行为，是否应该受第十九条第四款的约束呢？ 答案是肯定的。

 

在第13971828号“友阿”商标无效宣告案[5]中，北京高院经审理后认为：无论商标代理机构是基于何种目的，只要在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。 诉争商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，以达到规避法律之目的，故本院视贺定高的行为为商标代理机构的行为，并据此认定诉争商标的注册违反商标法第十九条第四款之规定。 在第10719314号"鉴郎醇"商标(简称诉争商标)无效宣告[6]中，北京知产法院审理后认为：原告本身虽非备案的商标代理机构，但鉴于其与前述备案的商标代理机构之间的密切关联，其大量注册除代理服务之外的其他商标的行为亦应受到商标法第十九条第四款的约束。否则可能出现商标代理机构通过关联公司囤积商标，以规避商标法第十九条第四款规定的情形。
实践中，也有代理机构主张“商标代持行为”，即代理机构和客户约定，由代理机构作为商标的名义持有人，并代为行使办理商标申请、变更、续展等手续的权利。而客户作为商标的实际持有人，对商标享有实际的持有权利及处分权利，并有权获得因商标许可、转让等产生的收益；代理机构对该商标权益不享有处置权(包括但不限于商标转让、许可、质押、注销)。 而法院对此的观点非常明确：无论商标代理机构是基于何种原因或出于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。 [7]
综上，在认定《商标法》第十九条第四款规定的“商标代理机构”时，并不仅仅从名义上进行表面的判断，除了已经在商标局备案的“代理机构”，还包括登记的经营范围包括“商标代理”、“知识产权代理”、“商标转让与代理服务”等的情形，而且会同时综合考量亲属关系、控股关系等，与申请人恶意窜通的关联公司或个人的行为也属于第十九条第四款规制的“商标代理机构”的行为。 对于上述“代理机构借壳进行商标申请”的情形，因为具有很大的隐蔽性，相应地，它造成的后果也较为严重，应引起大家和商标局、法院的警觉。

关于认定的时间点

那么，违反第十九条第四款的时间点是如何认定的呢？是商标申请提出时？还是商标核准注册时？如果复审过程中将“商标代理服务”从经营范围删除或者将该商标转让给第三方或者具有真实使用意图的公司，是否能够克服基于该条款的驳回？ 笔者在此结合案例，对实践中商标局、法院的考量进行一一分析。 在(2018)京73行初11936号关于第16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告[8]案中，知产法院明确表明：对于商标申请注册主体是否为商标代理机构的审查，应以商标注册申请日为准，否则将使商标法第十九条第四款防止商标代理机构恶意抢注、维护商标注册秩序的立法目的落空。   在“全职高手及图”商标驳回复审[9]案中，北高院经审理后认为：判断是否为商标代理机构，应以诉争商标申请时玄霆公司的经营状态为准。 在“VVILD”商标驳回复审案[10]中，知产法院认为：原告后续变更经营范围的事实，不影响其申请注册诉争商标时属于商标代理机构的认定。 在前述第14073131号“古北水镇”商标无效宣告请求再审[11]案中，最高人民法院也认为：小壕公司（即：再审申请人）后续变更经营范围的事实，不影响其申请注册诉争商标时属于商标代理机构的认定。 可见目前商标局、法院基本采用了统一判定标准，即，对于商标申请注册主体是否为商标代理机构的审查，应以商标注册申请日为准；后续变更经营范围的事实，不影响其申请注册诉争商标时属于商标代理机构的认定。 那么将该商标转让给具有真实使用意图的第三方主体、或者真正的商标权利人，是否可以解除“代理机构”的认定呢？ 在“BELIEVE IN LOVE”商标驳回复审案[12]中，知产法院经审理后认为：虽然商标法并不禁止申请人在申请注册过程中将商标转让予非商标代理机构的法律主体，但上述商标转让行为不能成为诉争商标申请注册未违反商标法第十九条第四款规定的理由，否则很可能出现以商标转让为名、以规避商标法第十九条第四款规定为实的不诚信行为。 无独有偶，在第28719586号“米德尔顿公学”驳回复审案[13]中，米德尔顿公学有限公司从其合作伙伴，即原商标申请人上海雅力信息科技有限公司手中受让了第28719586号“米德尔顿公学”商标，但因为原申请人上海雅力信息科技有限公司营业执照中经营范围包含“知识产权代理”服务，是“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”，属于《商标法》第十九条第四款所规定的“商标代理机构”；虽然米德尔顿公学有限公司提交了双方合作办学的报道等证据，但法院仍然认定诉争商标后续转让给原告的事实，不影响诉争商标申请注册时原申请人上海雅力信息科技有限公司属于商标代理机构的认定。原告提交的证据不足以证明诉争商标应予注册。

 

笔者认为，法院之所以作出上述判决结果的最重要考量在于，如果允许申请人在后的状态变化对认定是否满足“商标代理机构”的认定产生实质性影响，极易导致申请人轻易规避第十九条第四款，也会导致该条款之适用因申请人的行为而难以确定，从而使其丧失制度价值。 有意思的是，笔者注意到，上述“BELIEVE IN LOVE”商标的受让人为“美国蒂芙尼公司”，此公司后来还申请注册了完全相同的另一枚“BELIEVE IN LOVE”，因为该公司本身没有涉及第十九条第四款“代理机构”的认定情形，其新申请的“BELIEVE IN LOVE”商标目前已经顺利核准注册。而米德尔顿公学有限公司在后申请的另一枚相同“米德尔顿公学”商标，也已经顺利核准注册。

关于追溯的时间

虽然违反了第十九条第四款的规定，但是商标已经获准注册，是不是就此万事大吉高枕无忧了呢？ 根据《商标法》第三十三条：对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。 第四十四条：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。   第四十七条：依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。   可见，对于违反《商标法》第十九条第四款的商标申请，任何主体都可以提出异议、无效宣告申请，且没有主体的限制、没有无效提出时间的限制。此外，商标一旦被予以无效，其商标权自始无效。 对于部分申请日在2014年5月1日商标法之前，但核准注册日在2014年5月1日之后的商标，也受到该条款的规制。[14]

总 结

《商标法》第十九条第四款是2014年商标法新增的条款，立法理由在于当时商标注册活动中出现了商标代理机构利用专业知识恶意抢先注册他人商标、兜售牟利等混乱现象，立法者希望通过对商标代理机构做出限制性规定，以维护正常的商标管理注册秩序。 根据目前的审查审理实践，商标申请人是否属于“商标代理机构”的认定，包括在商标局备案、在经营范围中包括“商标代理”相关服务、或者虽未备案、登记、但实际从事商标代理业务的主体；且认定应以其诉争商标申请注册时的状态为准。商标申请人在注册申请日之后的状态变化对其申请注册诉争商标之时是否满足“商标代理机构”的要件不产生实质性影响。 目前商标局和法院对于《第十九条》第四款一般采用严格标准，笔者认为有其具有积极的意义，否则会使该条款易于因商标申请人的状态变化而被规避，从而使该条款丧失其制度价值。

指导意义
厘清《商标法》第十九条第四款的适用，对于营商主体、代理机构、维权主体都有很重要的意义。 对于有商标申请需求的企业而言，在申请商标之前，无论是企业法务，还是商标代理机构的代理人、律师，都要对于商标申请人的企业经营范围进行审慎核查，如果申请人的营业范围包括“知识产权代理”、“商标代理”等相关服务，就需要在商标申请提交之前进行企业经营范围的删减。 对于有商标购买需求的企业，在商标买卖磋商之初，就要对于原商标申请人提交商标申请时的状态进行审核。而在遇到购买的商标因为《商标法》第十九条第四款被驳回、被异议、被提起无效时，在进行复审、异议答辩、无效答辩的同时，尽快以自己的名义进行后备申请注册，也是个非常有效的解救办法。 对于有维权需求的商标权利人，则可以利用《商标法》第十九条第四款的严格标准，充分调查确认对方商标申请时的申请人或者其关联企业的经营范围，如果符合第十九条第四款的情形，可以将该条款作为维权的利器。 对于某些代理机构而言，不要心存侥幸、意图利用自身的业务优势获取不正当的经济利益。在大数据时代，信息更加公开透明，任何的不正当行为都变得有迹可循、有源可溯，诚实守信才是个体发展、行业蓬勃前进的基础。 对于热心帮助客户匿名购买商标的代理机构，也需要特别注意此条款。实践中，有些代理机构为了帮助委托人在购买商标过程中获得价格上的优势，会采用匿名的方式进行购买，甚至通过先转让给商标代理机构或者其关联公司、再转给真实客户的策略。而根据《商标法》第十九条第四款、《商标法实施条例》第八十七条规定，如果受让方是前述能够认定为“商标代理机构”的情形，那么转让程序将被商标局不予受理，如此必将造成客户权益的损害。

 

注释：

[1] 参见商标局网站：http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201501/t20150104_233020.html

[2](2018)京73行初11936号关于第16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告一审判决

[3](2018)最高法行申1518号关于第14073131号“古北水镇”商标无效宣告请求再审行政裁定

[4](2020)京73行初4609号关于第36743784号“VVILD”商标驳回复审一审判决

[5](2018)京行终5989号关于第13971828号“友阿”商标无效宣告案二审判决

[6](2017)京73行初4039号关于第10719314号"鉴郎醇"商标无效宣告一审判决

[7](2016)京73行初171号关于第13752530号“萬家燈火酒樓”商标驳回复审一审判决

[8](2018)京73行初11936号关于第16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告一审判决

[9] (2020)京行终2989号关于第29262972号“全职高手及图”商标驳回复审二审判决

[10] (2020)京73行初4609号关于第36743784号“VVILD”商标驳回复审一审判决

[11] (2018)最高法行申1518号关于第14073131号“古北水镇”商标无效宣告请求再审行政裁定

[12](2019)京73行初15021号第28286564号“BELIEVE IN LOVE”商标驳回复审一审判决

[13](2019)京73行初14935号关于第28719586号“米德尔顿公学”商标驳回复审一审判决

[14] (2018)京行终5617号关于第10278006号图形商标的无效宣告二审判决