如何判断商标是否以“其他不正当手段”取得注册？

在判断一件商标是否系以我国商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”取得注册时，应考量哪些因素？在小米卫浴有限公司（下称小米卫浴公司）及其原法定代表人王某某与小米科技有限责任公司（下称小米科技公司）围绕4件“MIUI”商标展开的商标权无效宣告请求行政纠纷案中，北京市高级人民法院日前作出的终审判决给出了答案。

北京市高级人民法院认为，小米卫浴公司与王某某在多个商品或服务类别上申请注册了大量商标，其中包括“小米”“XIAO MI”“MI”“小米之家”“米优”“七牧王”等众多与他人具有较高知名度商标相同或近似的商标，其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，违反了公序良俗原则，构成我国商标法第四十四条第一款所规定的情形。

据了解，小米卫浴公司于2014年4月3日注册成立，经营范围包括生产、加工、销售卫浴洁具配套产品、五金制品及配件、家具、陶瓷制品、日用品等。记者通过中国商标网查询了解到，早在该公司成立两年前，其原法定代表人王某某于2012年3月5日提交了第16493289号“MIUI”商标的注册申请，2016年6月7日被核准注册使用在灭火器、计步器等第9类商品上；2013年11月25日，王某某提交了第13595158号、第13595159号“MIUI”商标的注册申请，2015年2月28日分别被核准注册使用在家庭用陶瓷制品、垃圾桶等第21类商品与家具、竹木工艺品等第20类商品上；2014年4月14日，王某某提交了第14368244号“MIUI”商标的注册申请，2015年5月28日被核准注册使用在金属水管阀、普通金属艺术品等第6类商品上。后经核准，王某某将其提交注册申请的上述后3件“MIUI”商标转让予小米卫浴公司。

2018年1月中旬与2月初，小米科技公司针对上述4件“MIUI”商标（下统称涉案商标）向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）提出无效宣告请求，主张其在先注册的“MI及图”商标经过大量使用和宣传，已具有较高的知名度和影响力，已被相关公众所熟知，涉案商标摹仿其在先知名度较高的商标，扰乱了市场经济秩序，属于以“其他不正当手段”取得注册的情形，请求宣告4件涉案商标无效。

小米卫浴公司与王某某辩称，涉案商标的注册和使用基于诚实善意的经营目的，涉案商标应予维持。

针对小米科技公司就涉案商标提出的无效宣告请求，原商评委作出裁定认为，小米卫浴公司与王某某在多个类别的商品或服务上申请注册了数十件与小米科技公司在先具有较高知名度的商标相同或近似的商标，其行为已经超出了正常的经营使用需要，二者既未提供证据证明其有使用上述商标的真实意图，也未能提供申请注册上述商标的合理之处，其行为难谓正当，不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。综上，原商评委裁定对涉案商标予以无效宣告。

小米卫浴公司与王某某不服原商评委所作裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院经审理认为，小米卫浴公司与王某某的商标注册行为存在明显复制、摹仿、抢注他人具有一定知名度的商标的恶意，这种抢注行为侵犯了他人在先权益，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。据此，法院一审判决驳回小米卫浴公司与王某某的诉讼请求。

小米卫浴公司与王某某不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉称，由于自身经营产品的多样化，其在注册“MIUI”系列商标时紧紧围绕自身的经营范围，适当扩张商标核定使用商品的类别，具有一定合理性；小米科技公司的“MIUI”系列商标在移动终端、操作系统等产品上的知名度不能成为涉案商标“MIUI”获得注册的障碍，其并非通过不正当手段扰乱商标注册管理秩序；其对涉案商标进行了真实、大量的使用，已经与消费者建立起稳定的联系，形成了较高的市场知名度，如果涉案商标被宣告无效不仅会损害其市场利益，更会对消费者的合法利益造成损害。

北京市高级人民法院经审理认为，小米卫浴公司与王某某在多个商品或服务类别上申请注册了大量商标，其中除涉案商标外，还包括“小米”“XIAO MI”“MI”“小米之家”“米优”“七牧王”等众多与他人具有较高知名度商标相同或近似的商标，其行为已扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，违反了公序良俗原则，属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。据此，法院判决驳回上诉，维持一审判决。（王国浩）

行家点评

刘云佳  北京市律师事务所 律师：根据我国商标法第四十四条第一款规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求宣告该注册商标无效。上述条款中“其他不正当手段”，是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。该条款旨在维护商标注册和管理的良好秩序，敦促商标注册人遵守公序良俗以及诚实信用的原则，营造良好的商标市场环境。

具体到上述案件，小米卫浴公司主体名下有多件“小米”“XIAO MI”“MI”“小米之家”“米优”“七牧王”等商标，这些商标分别与他人在先具有较高知名度商标相同或近似，小米卫浴公司及其原法定代表人王某某的上述行为明显扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，违反了公序良俗原则，构成我国商标法第四十四条第一款规定所指以“其他不正当手段”取得注册的情形。

与此同时，涉案商标核定使用的灭火器、枕头、保险柜、餐具等商品明显与小米卫浴公司主要经营的卫浴产品存在一定差距，虽然我国商标法并未明确规定商标申请需限定在营业执照所载明的经营范围内，但在第四条中规定“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，对明显超出申请人生产经营活动所需的商标注册申请行为加以规制。