EPO最新观点：仅通过实质生物学方法获得的植物不具有可专利性

2020年5月14日，欧洲专利局扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal，EBA）通过G3/19案第六次对欧洲专利公约（European Patent Convention，EPC）第53条b款的解释问题发表意见。[2]EBA认为，仅通过实质生物学方法获得的植物不具有可专利性。该结论推翻了EBA自己在2015年G2/12和G2/13案中的观点。由于该案涉及到EPC第53条b款中利用实质生物学方法获得的植物能否获得专利的问题，G3/19的裁决结果引发了广泛的讨论。本文将系统介绍EBA在过去二十多年间对EPC 第53条b款进行解释的系列案件，厘清欧洲专利局（European Patent Office，EPO）对实质生物学方法生产的植物可专利性问题的态度。

一、G 1/98: 针对特定植物品种的转基因技术不能获得专利保护

EPC第53条b款规定，“动植物品种或者生产植物、动物的实质生物学方法不能授予专利；该条款不适用于微生物学方法及其产物。”[3] 欧盟通过植物品种权而非专利权保护育种者权利。而在植物品种之外的发明，在符合EPC规定的情况下可以获得欧洲专利。在1999年的G 1/98（Novartis）案中，[4]EBA首次对EPC第53条b款作出解释。

G1/98是欧洲专利局确认转基因植物能否获得欧洲专利的关键案例。EBA认为，权利要求未指向特定植物品种的专利申请（即使其可能涵盖植物品种）不属于EPC第53条b款所规定的可专利性例外的情形；特定植物品种无论采取何种方式生产，EPC第53条b款前半段排除专利性的规定对该植物品种均可适用。因此，包含通过基因重组技术引入原种植物基因的植物品种，仍然不可授予专利。然而，EBA并没有对EPC 第64条2款的适用可能对植物品种给予事实上的专利保护这一问题作出回应。[5] 该案的裁决只涉及植物品种的专利性问题，EBA对于生产植物的实质生物学方法，以及通过该方法获得的植物的可专利性问题的观点体现在后续的西红柿和西兰花系列案件中。

二、G2/07和G1/08：实质生物学方法并不排除技术手段的介入

在G2/07（西兰花I）[6]和G1/08（西红柿I）[7]中，由于涉案专利申请分别要求对西兰花和西红柿的杂交和选育方法授予专利保护，EPO基于EPC第53条b的规定，驳回了涉案专利申请。技术上诉委员会（Technical Boards of Appeal，TBA）在针对两申请驳回上诉案件的审理中认为，EPC第53条b款所规定的“实质生物学方法”需要进行解释。因此，案件被移送到EBA做进一步裁决。[8]

EBA在进行了长达三年半的审理后，在2010年对两案做出了裁决。在Strasbourg专利公约（Strasbourg Patent Convention）[9]的初步文本中“纯粹生物学方法（Purely Biological Processes）”被排除在可专利范围之外。而在随后的讨论中，“纯粹生物学方法”却被替换为“实质生物学方法（Essentially Biological Processes）。”[10]对此，EBA认为这种替换的动因在于立法者认为生物学方法的专利性排除应该延伸到包括本质上属于生物学的方法，即使这种方法包含了次要的技术特征，在繁育过程中使用技术设备的事实并不足以使得这种方法获得可专利性。

因此，EBA在上述案件中的观点为：包含植物基因组的有性杂交以及随后的植物选育步骤、或者包含上述步骤的植物生产方法，属于实质生物学方法而不能授予专利；作为生产植物的杂交和选育方法即使包含了技术步骤，也不能当然认为该方法不属于EPC第53条b款所规定的可专利性例外情形；只有在有性杂交和选育的步骤中包含了额外的技术步骤，该步骤本身引入性状至植物基因组、或者修改了所生产植物的基因组性状，使得引入和修改的性状并非为所挑选进行杂交的植物基因混合的结果时，这种方法可以授予专利。

EBA的裁决区分了生物学方法（包括实质生物学方法）和生物技术方法。对于具有技术本质（Technical Nature）的植物生产方法可以获得专利授权，区分的关键在于技术手段的介入所产生的实际后果。

三、G2/12和G2/13：实质生物学方法生产的植物可以获得专利

基于扩大上诉委员会所作的裁决，西红柿案和花椰菜案专利权人向EPO重新提交了权利请求，请求书中虽然不包含植物的生产方法，但却要求保护通过实质生物学方法所获得的植物和植物材料。该案在经过TBA审理后再次回到EBA，要求EBA对涉案的“以方法限定的产品”的权利要求是否落入EPC第53条b款规定的可专利性例外的范围。换言之，EBA需要回答的问题是通过实质生物学方法所获得的植物和植物材料是否可以获得专利保护。在前文提到的G 1/98 中，EBA 认为审查生产植物的方法的可专利性并不需要考虑EPC 第64条3款的规定，尽管该规定可能间接导致植物品种获得专利保护。在G 2/12（西兰花II）[11]和 G 2/13(西红柿II)中[12]，通过实质生物学方法获得的植物能否授予专利属于授权问题，EBA需要对该问题进行阐明。

经过审理，EBA于2015年对两案作出裁决。EBA运用了不同的解释规则讨论“实质生物学方法”的可专利性排除是否应该延伸到该方法所生产的植物和植物材料。EBA认为，从语法解释的角度出发，“生产植物的实质生物学方法”真实含义需要进一步分析；从体系分析的角度来看，该条款不应该从宽解释；而目的解释的方法并不能明确该条款是否应该从宽解释。EBA在后续的讨论中还运用了动态解释方法（Dynamic Interpretation），并认为在EPC 签订时，立法者排除实质生物学方法可专利性的意图十分明显。但从EPC生效后的发展来看，植物育种技术的发展并没有促使立法者修改该规定，从而将可专利性的例外从实质生物学方法延伸到该方法生产的植物。EBA考虑到将可专利性的例外限于实质生物学方法本身并不会冲击现有法律规定。因此，EBA在G2/12和G2/13中认为，EPC 第 53 条b款排除生产植物的实质生物学方法的可专利性不会对通过该方法获得的植物和植物材料的可专利性产生负面影响。简言之，通过实质生物学方法生产的植物和植物材料可以获得专利保护。

四、T 1063/18：遵循G2/12和G2/13的裁决

针对EBA在G2/12和G2/13中的观点，欧盟委员会于2016年在‘有关生物技术发明的法律保护指令中某些条款的意见’中指出，[13]《生物技术发明保护指令》的立法意图是将通过实质生物学方法获得的动植物产品排除在可专利性之外。需要厘清的是，EPC成员国由欧盟成员国和其它非欧盟国家组成（土耳其、挪威、瑞士等）。EPC也并不属于欧盟法律，欧盟委员会的观点对于EPC条款的理解并没有当然的约束力。《生物技术发明保护指令》属于欧盟立法，该指令第4条1款b项的表述与EPC第53条b的表述基本一致。因此，欧盟委员会只能通过上述方式表明立场。根据EPC成立的EPO也是独立于欧盟的机构，原则上EPO并不接受欧盟委员会的指导。但迫于各方压力，EPO行政理事会（Administrative Council）于2017年对EPC实施条例（Implementing Regulations）第28条进行了修订。[14]EPC实施细则第28条2款规定：“根据EPC第53条b款，对于仅通过实质上的生物学方法获得的动物或植物不授予欧洲专利。[15]

当瑞士先正达公司（Syngenta ）将一项名为“营养价值更高的新甜椒植物及其果实”的专利申请提交到EPO时，对于EPC 第53条b款的解释再次引发了争议。EPO审查部门认为该专利申请因违反EPC 第53条b款以及《欧洲专利实施细则》第28条第2款的规定而拒绝授予其专利。在T 1063/18 中，[16]TBA在回顾了EBA在G 2/12 和 G 2/13中的观点后，认为从EBA的回答中并不能推断出EPC实施细则第28条2款规定的内容。因此，TBA认为EPO行政理事会新增的EPC实施细则第 28条2款与EPC第53条b款相冲突。TBA援引欧洲专利公约第164条2款的规定，[17] 认为公约条款的规定应该具有优先适用性，对于公约条款的解释也应优先于实施条例的规定。因此，TBA认为对于EPC第53条b款的理解应该依据EBA的解释，EPO行政理事会对EPC第56条b款的解释不具备效力。

五、G3/19：仅通过实质生物学方法获得的植物不具有可专利性

T 1063/18 的结果引发了对EPC第53条b款解释的新一轮讨论。为了统一和稳定适用EPC条款，EPO主席将有关EPC第164条2款的解释和EPC实施条例第28条2款的效力评估问题提交给EBA进行裁决。[18]根据EPC第112条1款b项，EPO主席提交了以下问题：

“1.考虑到EPC第164条第2款的规定，EPC第53条的含义和范围能否根据实施细则的规定进行阐释，而不用受到上诉委员会或者扩大上诉委员会对该条款的在先解释的限制？

2.如果对于问题1的回答是肯定的，由于EPC第53条b款既未明确排除也未明确认可通过实质生物学方法生产植物和动物的专利性，根据EPC实施细则第28条2款，排除仅通过实质生物学方法获得的植物和动物的可专利性是否符合EPC第53条b款的规定？”

EBA首先肯定其应该就欧洲专利局主席所提出的问题发表意见。EPC第112条1款b项规定，[19]当两个上诉委员会对某一法律问题作出不一样决定时，欧洲专利局主席可以将相关的法律要点提交给EBA进行裁决。EBA认为，该条款的目的在于防止抽象的法律问题被提交进行解释。而在该案中，欧洲专利局主席的目的在于确保欧洲专利体系内法律适用的统一性和确定性，该情形与立法者在规定EPC第112条1款b项的考量具有相当性。因此，欧洲专利局主席有权在上诉委员会的裁决不一致时要求EBA进行法律解释，同样也可以在相似的情形下，比如在本案中，在TBA的裁决和EPO行政管理委员理事会对条款的解释不一致时，要求EBA对涉及的法律问题予以阐明。

对于欧洲专利局主席提交的问题，EBA认为需要讨论EPO行政理事会是否有权在上诉委员会对欧洲专利公约的条款作出解释后，EPC实施细则的修订是否会影响EPC第53条b款的解释。此外，在EBA和EPO行政理事会对该条款的解释不一致的情况下，对EPC第 53条b款应该如何理解。EBA重新表述了欧洲专利局主席提交的问题：在EBA对EPC第53条b款关于生产植物和动物的实质生物学方法的可专利性例外的范围作出解释之后，考虑到该案之后的发展，这种解释是否会对仅通过实质生物学方法，或者以实质生物学方法限定的植物、植物材料的可专利性产生负面影响。EBA的重新表述将该案的核心问题导向了G2/12和G2/13后，其是否有必要对这一问题重新作出解释。

在该案的审理期间，欧盟委员会、部分欧盟成员国政府和育种者组织向EBA提交了意见。上述政府和组织认为EBA在G 2/12中对于第53条b款的解释与立法者的意图相左，建议任何通过实质生物学方法获得的动植物的专利性均应该排除。然而，专利律师以及专利律师协会则认为EPC第53条b款的字面表述只明确排除了植物品种、动物品种和实质生物学方法的可专利性。因此，在此之外的其它发明，包括通过实质生物学方法所获得的动植物，其专利性并没有被排除。

EBA认为，由于EPO独立于欧盟，因此欧盟法律对其并没有约束力。欧盟委员会对于《生物技术发明保护指令》第4条的解释也当然不在其考虑范围之内。尽管约四分之一的EPC成员国已经通过修改国内立法将通过自然方法生产的产品的专利性予以排除，但这并不代表EPC成员国对修改EPC第53条b款达成一致意见。EBA依据动态解释规则，认为条款的解释并非一成不变，EPC第53条b款的具体含义应该结合实际的发展而进行新的解释。EBA对G2/12和G2/13的意见公布后，EPO行政理事会在EPO实施细则第28条引入第二款使得EBA在G2/12中所依赖的法律和事实基础都发生了改变，继续对该条款进行限制解释将与立法者的目的冲突。因此，EBA放弃了其在G2/12中对EPC第53条b款的解释，转而主张实质生物学方法可专利性的排除应该延伸到仅通过该方法所获得的植物。

通过对EPO主席所提交问题的重新表述，EBA实际上回避了讨论第28条2款内容是否合适的问题。然而，G3/19裁决结果本身对于欧洲育种者而言可能是一个好消息。欧洲种子行业组织Euroseeds已经对该结果表示欢迎。[20]种子无专利组织（No Patents on Seeds）也支持EBA的最新观点，同时也表达了对包括拜尔公司在内的生物科技巨头在下一步可能采取动作的担忧。[21]

六、结语

对于EPC第53条b款的解释在过去二十多年间一直是EPC的热点问题，欧洲育种者和科技巨头们也一直该问题上角力。EBA在G3/19中的观点能否定分止争，立法者是否会对EPC第53条b款进行修订都还是未知数。但该案似乎让EPO行政理事会得以规避法定程序实现对EPC条款内容的实质性修订。同时，EBA否定自己在G2/12中的观点也可能使EBA在先裁决的稳定性受到挑战。尽管EBA的对EPC第53条b款的系列观点为给条款的适用带来了一定的稳定性，但动态解释方法无疑使得对于该条款的理解在未来更具不确定性。

注释

[1]作者简介：王纯，北京中银（深圳）律师事务所.

[2]Decision of the Enlarged Board of Appeal, G 0003/19.

[3]Art.53(b) EPC: “plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;”.

[4]Decision of the Enlarged Board of Appeal, G 0001/98.

[5]EPC 第64条2款规定，方法专利的保护可以延伸到专利所获得产品。因此，该款的适用可能使方法专利的保护范围延伸到特定的植物品种。EBA认为该条款属于对专利保护范围的规定，不属于专利授权问题，因此并没有直接回应这一问题。Art.63 (2) EPC: “If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.”.

[6]Decision of the Enlarged Board of Appeal, G 0002/07.

[7]Decision of the Enlarged Board of Appeal, G 0001/08.

[8]欧洲专利局上诉委员会包括扩大上诉委员会、技术上诉委员会、法律上诉委员会和纪律上诉委员会。其中扩大上诉委员会根据欧洲专利公约行使两项职权：确保欧洲专利公约的统一实施以及对上诉委员会的决定实施有限的司法审查。确保公约的统一施行是扩大上诉委员会的首要任务，主要通过对其它上诉委员会或欧洲专利局主席所提交的根本性法律问题发表意见的方式实现。技术上诉委员会的职责是审理针对欧洲专利局专利审查部门对专利申请所作决定的上诉案件，对于法律问题则需要提交到扩大上诉委员会裁决。About the Boards of Appeal <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal.html>.

[9]Strasbourg专利公约于1963年签署，在1980年正式生效。公约对于统一欧洲国家专利立法发挥了重要作用，并且对欧洲专利公约产生了重要影响.

[10] Decision of the Enlarged Board of Appeal, G 0002/12.

[11] Decision of the Enlarged Board of Appeal, G 0002/13.

[12] Commission Notice on certain articles of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of biotechnological inventions(2016/C 411/03)<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XC1108(01)>.

[13] Decision of the Administrative Council of 29 June 2017 amending Rules 27 and 28 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D6/17<https://www.epo.org/lawpractice/legaltexts/officialjournal/2017/07/a56.html>.

[14] Rule 28 (2): “Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.”.

[15] Decision of Technical Board of Appeal, T 1063/18.

[16] Art.164(2) EPC: “In case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.”.

[17] Notice from the European Patent Office dated 9 April 2019 concerning the staying of proceedings due to the referral G 3/19 to the Enlarged Board of Appeal by the President of the European Patent Office<https://www.epo.org/lawpractice/legaltexts/officialjournal/2019/04/a34.html>.

[18] Art.112(1)(b) EPC: “the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.”.

[19] Euroseeds welcomes limitation of patentability by European Patent Office，https://www.euroseeds.eu/news/euroseeds-welcomes-limitation-of-patentability-by-european-patent-office/

[20] European Patent Office gives green light to prohibit patents on plants and animals，https://www.no-patents-on-seeds.org/en/node/638.